Con Sentenza n. 14578, del 14/04/2025, la Corte di Cassazione, V sez. pen. ha affermato il principio in forza del quale integra il reato di cui all’art. 473 cod. pen. anche la riproduzione della tipologia, della forma e delle dimensioni di un prodotto appartenente a un marchio “rinomato”, ove pure tale marchio non venga riprodotto nel prodotto medesimo.
Secondo la prospettazione accusatoria la commercializzazione di borse, pur senza indicazione del relativo marchio all’interno, aventi le caratteristiche dei marchi di alta moda (Balenciaga, Hermes, Stella McCartney, Celine e Yves Saint Laurent), avrebbe configurato il reato di contraffazione.
La Corte ha precisato che l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo, sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio.
Seppur quindi la difesa avesse eccepito la non tutelabilità del marchio c.d. tridimensionale - citando l’art. 7, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1001 a mente del quale sono esclusi dalla registrazione “i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto” e, analogamente, l’art. 9 del D.Lgs. n. 30 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 secondo cui: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto” - considerata la celebrità dei marchi delle borse che sarebbero state oggetto di contraffazione, la Corte ha richiamato i principi relativi ai c.d. marchi celebri e alla tutela c.d. rafforzata di cui essi godono.
Nell’ipotesi di un marchio famoso, infatti, anche ove manchi il rischio di confusione, il pubblico può trasferire sul prodotto o sul servizio dell’imitatore una parte delle valenze particolarmente positive che riconosce al marchio originale. Pertanto, tali segni godono di una tutela più ampia. L’ampiezza della tutela trova fondamento nel riconoscere al marchio non solo la classica funzione distintiva ma anche la funzione economica, attrattiva e comunicazionale, con lo scopo di tutelare, da un lato, il titolare del marchio, a fronte degli investimenti effettuati e contro l’indebito vantaggio che può essere ottenuto tramite lo sfruttamento da parte di terzi non autorizzati della celebrità del marchio copiato. L’agganciamento parassitario all’immagine del marchio celebre imitato induce, quindi, il pubblico ad operare un collegamento psicologico anche inconscio tra due segni, permettendo al contraffattore di acquisire indebitamente uno spazio specifico sul mercato che altrimenti non avrebbe occupato.
Deve essere dunque affermato il principio in forza del quale “integra il reato di cui all’art. 473 cod. pen. anche la riproduzione della tipologia, della forma e delle dimensioni di un prodotto appartenente a un marchio “rinomato”, ove pure tale marchio non venga riprodotto nel prodotto medesimo, a condizione che si accerti che la suddetta riproduzione abbia caratteristiche idonee a trasferire sul prodotto oggetto dell'imitazione il potere di individuazione dell'originale”, occorrendo approfondire di volta in volta se i prodotti in questione abbiano delle caratteristiche peculiari tali, non solo nella forma, ma anche, ad esempio, nei colori, nelle rifiniture e nei materiali utilizzati, da poterli univocamente ed in concreto ricondurre a quelle proprie dei marchi che sarebbero stati da essi rappresentati, anche senza l'indicazione del marchio medesimo.
Avv. Ginevra Proia e Dott.ssa Lucrezia Uva
