Avv. Alessandro La Rosa
Con decisione emessa nella causa C-371/18 in data 20 gennaio 2020, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla possibilità che un marchio che rivendichi prodotti e servizi ampi, come nel caso di “software per computer” possa o meno essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
In particolare, la decisione trae inizialmente origine dalla controversia radicata da Sky per l’asserita contraffazione di quattro suoi marchi da parte della società SkyKick, fornitrice di servizi cloud. Quest’ultima si opponeva alle eccezioni di contraffazione, chiedendo in via riconvenzionale che i marchi di Sky fossero dichiarati in tutto o in parte nulli non soltanto a fronte della mancanza di chiarezza e precisione nelle specificazioni di prodotti e servizi, ma anche in quanto le domande sarebbero state presentate in malafede. Secondo la difesa di SkyKick, infatti, i marchi di titolarità di Sky erano stati registrati in molteplici classi, tra cui rientravano anche prodotti e servizi propriamente estranei all’attività svolta dalla stessa.
In altri termini, sulla base delle argomentazioni di Skykick, Sky avrebbe quindi registrato tali marchi a mero scopo difensivo, ovverosia, al fine di precludere a terzi di registrare marchi uguali o simili, sebbene per beni o servizi diversi rispetto a quelli rientranti nell’attività svolta dalla concorrente, precludendo un eventuale e futuro ingresso nel mercato.
Il Giudice della High Court of Justice (England and Wales) investiva così la Corte di Giustizia delle seguenti questioni:
“1. Se un marchio dell’Unione europea o un marchio nazionale registrato in uno Stato membro possa essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto alcuni o tutti i termini nella specificazione dei prodotti e servizi non sono sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base dei predetti termini, la portata della protezione conferita dal marchio.
- In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un termine come “software per computer” sia troppo generico e designi prodotti troppo vari per essere compatibile con la funzione del marchio quale indicazione di origine, sicché tale termine non è sufficientemente chiaro e preciso per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base di tale termine, la portata della protezione conferita dal marchio.
- Se possa costituire malafede il mero fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza l’intenzione di farne uso in relazione ai prodotti o servizi specificati.
- In caso di risposta affermativa alla terza questione, se sia possibile concludere che il richiedente abbia presentato la domanda in parte in buona fede ed in parte in malafede se, e nei limiti in cui, esso aveva intenzione di utilizzare il marchio in relazione ad alcuni dei prodotti o servizi specificati, ma non intendeva utilizzare il marchio in relazione ad altri prodotti o servizi specificati […]”.
In relazione al primo quesito la Corte ha stabilito che un marchio nazionale o comunitario, registrato per un complesso di prodotti o servizi, designato con insufficiente chiarezza e precisione può essere protetto, in ogni caso, solo per i prodotti e i servizi per i quali è stato oggetto di un uso effettivo.
Peraltro, sulla base dell’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di marchi, l’articolo 3 della direttiva 89/104 (così come anche le disposizioni del Regolamento 40/49), fornisce un elenco dei motivi di nullità, tra i quali non figura la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione di un marchio nazionale.
Con riferimento, invece, alla questione avente ad oggetto la possibilità che una domanda di registrazione di marchio effettuata senza che il richiedente abbia per il futuro intenzione di utilizzarlo possa o meno essere considerata effettuata in mala fede, la Corte ha chiarito che una domanda di marchio depositata senza che si abbia alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e i servizi oggetto della stessa costituisce un atto di malafede. In altri termini, un marchio potrà essere dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda, il richiedente abbia agito in malafede, con ciò presupponendo la sussistenza di uno stato d’animo o di un intento disonesto, sebbene contestualizzato nell’ambito di un contesto commerciale.
Pertanto, la causa o il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 40/94 e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima Direttiva 89/104 si applicano tutte le volte in cui possa emergere –a seguito di indizi rilevanti e concordanti- che “il titolare di un marchio ha presentato la domanda di registrazione non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine”.
La Corte ha, pertanto, statuito che il richiedente di un marchio, alla data del deposito o dell’esame dello stesso, non è tenuto ad indicare, né a conoscere l’uso che farà del marchio richiesto, disponendo lo stesso di un termine quinquennale per procedere all’uso effettivo conforme alla funzione essenziale del suddetto marchio.
La Corte al riguardo stabilisce e precisa, pertanto, in termini molto chiari che “la malafede del richiedente un marchio non può quindi essere presunta sulla base della mera constatazione che, al momento del deposito della sua domanda di registrazione, tale richiedente non aveva un’attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati nella suddetta domanda”.
In relazione al quesito sul se a fronte della mancanza di intenzione di utilizzare un marchio conformemente alle sue funzioni essenziali riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della registrazione, la nullità di tale marchio si estenda unicamente a tali prodotti o servizi la Corte ha altresì stabilito che “quando il motivo di nullità riguarda soltanto taluni dei prodotti o servizi designati nella domanda di registrazione, il marchio deve essere dichiarato nullo solo per tali prodotti o servizi”.
Traducendo in termini operativi la decisione della Corte di Giustizia in commento, quest’ultima introduce importanti precisazioni che potranno avere un effetto riflesso sui futuri depositi di marchi.
Questi potranno certamente riguardare tutti i beni e i servizi ritenuti necessari e strategici dal depositante, ma sempre nei limiti del loro effettivo utilizzo quinquennale e sempre che gli stessi non siano effettuati in mala fede, ossia al mero scopo di limitare la registrazione di marchi simili o uguali (relativamente a beni o a servizi non direttamente riconducibili all’attività posta in essere dal richiedente al momento del deposito), onde evitare l’ingresso nel mercato di un potenziale concorrente.
