Questa vicenda, diciamocelo, sa di già visto. La classica storia del mondo reale che vuole imitare il metaverso e del metaverso che fa causa al mondo reale per violazione dei propri diritti in materia di copyright. Nell’agosto del 2022, Roblox Corporation – azienda statunitense leader nel settore del metaverso, colosso del mondo videoludico, conosciuta, soprattutto, per aver sviluppato la popolare piattaforma online dedicata ai videogiochi multiplayer – ha fatto causa al noto produttore di “tech-toys” WowWee, con sede a Hong Kong. L’accusa di Roblox nei confronti di WowWee si traduce nell’aver riprodotto la proprietà intellettuale relativa ai suoi avatar più noti per la realizzazione e la vendita di una linea di bambole fisiche, al fine di sfruttare la popolarità di Roblox sul mercato.
Cos’è Roblox
Roblox è, a detta di alcuni, il gioco per bambini più popolare degli Stati Uniti. Si tratta di un mondo digitale in cui gli utenti creano giochi ed esperienze virtuali e si connettono con altri utenti. Questi interagiscono sulla piattaforma utilizzando rappresentazioni virtuali di sé stessi note come “avatar”. Roblox offre agli utenti i) modelli di “Base Avatar”, personalizzabili attraverso l’aggiunta di acconciature, vestiti, accessori ed espressioni facciali; ii) modelli di “Classic Avatar”, con una configurazione standard e non modificabili.
I fatti
Nell'agosto del 2022, Roblox ha avviato una causa contro WowWee, che aveva iniziato a commercializzare una linea di bambole denominata “My Avastars”. A dire di Roblox, WowWee avrebbe intenzionalmente copiato avatar di sua creazione. In particolare, gli illeciti che il ricorrente ha addebitato all’altra parte si sarebbero concretizzati nella violazione del diritto d'autore, violazione del marchio, pubblicità ingannevole, violazione del trade dress e in profili di concorrenza sleale. La prova della condotta imitativa consisteva in un post rilevato sul profilo TikTok della vicepresidente del Brand Development & Creative Strategy del Gruppo WowWee, Sydney Wiseman; il post mostrava una bambola “My Avastars” basata sul prototipo degli avatar di Roblox. La stessa vicepresidente ammetteva, nel suo post, di essere stata “ispirata” mentre giocava a Roblox e personalizzava il suo avatar. La ricorrente ha poi sostenuto che WowWee avrebbe realizzato una campagna pubblicitaria online impropria, a causa dell’utilizzo di hashtag quali “#roblox" e "#newroblox" nonché di una promozione realizzata sulla stessa piattaforma di Roblox. Secondo Roblox, le bambole “My Avastars” commercializzate dal Gruppo WowWee sono figure umanoidi con teste cilindriche, mani a forma di “C”, corpi e gambe a forma di blocco, braccia quadrate o arrotondate e espressioni facciali da cartone animato, senza naso, proprio come gli avatar di Roblox.
La difesa di WowWee
Tra le argomentazioni a proprio favore, WowWee, ha fatto leva sul fatto che alcuni dei personaggi virtuali oggetto della controversia fossero stati creati da utenti terzi e non da Roblox e che non godessero della protezione del diritto d’autore. I “Base Avatar”, peraltro, non risultavano registrati né come marchi né come opere autorali. Per quanto riguarda i profili di confondibilità, WowWee ha sostenuto che le caratteristiche rivendicate dagli avatar di Roblox non fossero altamente distintive in quanto simili a quelle proprie dei modelli “Lego”. Sotto il profilo della violazione del trade dress, Roblox non sarebbe riuscita a dimostrare che il trade dress dei propri avatar fosse suscettibile di essere identificabile agli occhi del pubblico, avendo caratteristiche determinate ed uniche. Infine, sullo sfruttamento illecito del marchio, l'espressione “Roblox” contenuta nella proposta commerciale di WowWee – si è detto anche all’interno di hashtag - si qualifica come fair use; in ogni caso, l'uso di hashtag contenenti tale espressione non potrebbe comunque costituire una violazione del marchio.
La posizione del Tribunale
Il Tribunale federale della California ha accolto in parte le contestazioni avanzate da Roblox e respinto parzialmente le difese promosse da WowWee. In particolare, sulla confondibilità, sebbene il Tribunale non abbia escluso profili di similarità con altri giocattoli, ha cionondimeno rilevato caratteristiche distintive dei modelli offerti da Roblox (quali la possibilità di personalizzare il proprio avatar e la forma delle gambe); pertanto, ha ritenuto che Roblox avesse sufficientemente dimostrato la confondibilità tra i due modelli presenti sul mercato. Sulla violazione del trade dress – e soltanto per alcuni avatar – i Giudici hanno stabilito che gli ingenti investimenti, uso e promozione di questi ultimi da parte di Roblox avessero contribuito a far acquisire maggior distintività, secondo il principio del secondary meaning. Sulla violazione del marchio “Roblox”, i Giudici hanno stabilito che l’incorporazione del lemma negli hashtag e l’utilizzo dello stesso nelle campagne pubblicitarie online fossero sufficienti ad ingenerare confusione nel pubblico degli utenti. Il Tribunale ha respinto le richieste di risarcimento del ricorrente in relazione ad alcuni avatar poiché non erano stati registrati come marchi o opere autorali prima del giudizio; ha inoltre respinto le pretese risarcitorie in relazione ai “Base Avatar” dal momento che Roblox non ne avrebbe dimostrato in maniera adeguata la tutelabilità autorale: difatti, la registrazione e dunque la tutelabilità di opere derivate (avatar personalizzati e creati a partire da un “Base Avatar”) non sono suscettibili di coinvolgere anche il “Base Avatar” sottostante, per cui sarebbe, invero, necessaria un’ulteriore registrazione, distinta e specifica.
Considerazioni
Siamo dinanzi ad una fase iniziale della controversia; la decisione finale del caso dipenderà dalle prove che le parti riusciranno a presentare. Ad ogni modo, la vicenda di Roblox contro WowWee è un esempio della sfida legale che le società affrontano quando si tratta di proprietà intellettuale e sviluppo tecnologico e di come la giustizia cerca di trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti dei titolari e l’interesse pubblico alla creatività e all’innovazione.
