Con la sentenza del 2 giugno 2022 pronunciata nella causa C‑112/21 la Corte di Giustizia ha contribuito a fare chiarezza riguardo al rapporto esistente tra marchio registrato e diritti di proprietà industriale anteriori. Questi ultimi costituiscono infatti delle limitazioni ai diritti conferiti dalla registrazione del marchio, cioè rappresentano degli usi del marchio registrato che il suo titolare non può vietare. A tale riguardo, la Corte ha affermato in primo luogo che non è necessario che il diritto anteriore costituisca altresì un impedimento alla registrazione o una causa di nullità del marchio, essendo sufficiente dimostrare la sua anteriorità e l’uso puramente locale, e in secondo luogo che il conflitto tra diversi diritti anteriori deve essere risolto in base alla legislazione degli Stati nazionali.
I fatti di causa
La vicenda che ha portato alla pronuncia della CGUE ha visto coinvolte due società di trasporto locale aventi entrambe sede nei Paesi Bassi e appartenenti a membri della medesima famiglia.
In particolare, la società X a partire dagli anni Settanta utilizzava come nome commerciale (“trade name”) parte del cognome del proprio titolare, che nel 2008 veniva altresì registrato quale marchio d’impresa presso l’Ufficio marchi del Benelux.
Tuttavia, il medesimo cognome già a partire dal 1995 veniva utilizzato anche da un’altra società appartenente a membri della medesima famiglia, la Classic Coach, quale segno distintivo apposto sul retro dei propri autobus.
A fronte dell’utilizzo da parte della Classic Coach del medesimo segno utilizzato da X quale nome commerciale nonché marchio registrato, quest’ultima adiva il Tribunale dell’Aja per vedere accertata la contraffazione dei propri titoli di proprietà industriale e ottenere l’inibitoria del loro futuro utilizzo.
Le alterne vicende giudiziali dei primi due gradi, che hanno visto dapprima prevalere la società X e in secondo grado la Classic Coach, hanno portato al giudizio dinnanzi alla Corte Suprema dei Paesi Bassi, la quale ha ritenuto sussistesse un dubbio circa il significato di “diritto anteriore” ad un marchio registrato e circa la risoluzione del conflitto tra più diritti anteriori, deferendo perciò la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Le questioni sottoposte alla Corte di Giustizia
In particolare, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi circa l’interpretazione dell’art. 6, para. 2 della direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, il quale prevede che “Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto”.
Il giudice del rinvio ha quindi articolato due questioni, ritenute non chiare in base al testo legislativo:
- se il “diritto anteriore di portata locale” (nel caso di specie il segno distintivo utilizzato sugli autobus di Classic Coach) dovesse essere tale da impedire, in base alla legislazione del singolo Stato membro, l’uso del marchio registrato posteriore;
- se la titolarità di un diritto ancora precedente al diritto anteriore (nel caso di specie il nome commerciale di X, utilizzato a partire dagli anni Settanta) potesse legittimare il titolare del marchio registrato ad impedire l’utilizzo del diritto anteriore di Classic Coach.
La pronuncia della Corte di Giustizia
Con riferimento al primo quesito, la Corte di Giustizia ha innanzitutto rilevato che il diritto anteriore è una limitazione del marchio registrato e quindi rappresenta un uso consentito del marchio registrato che il titolare del marchio stesso non può impedire.
Alla luce di un’interpretazione uniforme all’intero territorio dell’Unione dell’art. 6(2) Direttiva 2008/95/CE, i requisiti che deve avere un diritto anteriore per poter costituire una limitazione di un marchio registrato sono dunque l’essere utilizzato nel commercio, l’anteriorità, l’uso puramente locale e l’essere riconosciuto quale privativa industriale dal diritto dello Stato membro in cui è fatto valere.
Secondo il giudizio della Corte, non vi sono ulteriori requisiti e in particolare non è necessario che tale diritto anteriore costituisca altresì un impedimento alla registrazione del marchio d’impresa o una causa di nullità della stessa.
Con riguardo al secondo quesito, la Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non disciplina i conflitti tra diritti di proprietà industriale diversi dal marchio registrato, ma unicamente i conflitti tra un diritto anteriore e un marchio registrato.
Pertanto, un diritto ancora precedente al diritto anteriore potrà impedirne l’utilizzo solamente se ciò è previsto dal diritto nazionale. A tale riguardo, già la Corte d’Appello dell’Aja nel secondo grado di giudizio aveva affermato che, in base al diritto locale, la società X non aveva più la facoltà di proibire l’utilizzo del segno della Classic Coach sui propri autobus, perché vi aveva prestato acquiescenza.
Ne discende che, nel caso di specie, il fatto che il titolare del marchio registrato vanti altresì un diritto di privativa ancora precedente (un nome commerciale) rispetto al diritto anteriore non assume rilievo rispetto alla possibilità dell’uso puramente locale di quest’ultimo, poiché tale segno precedente in base al diritto locale non aveva più alcuna efficacia impeditiva.
Conclusioni
Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia ha contribuito a chiarire dove si colloca il punto di equilibrio tra l’interesse del proprietario del marchio a preservare la funzione distintiva dello stesso e l’interesse degli altri operatori economici che, seppure in un ambito ristretto localmente, utilizzano efficacemente il medesimo segno per contraddistinguere i propri servizi e prodotti.
A tale riguardo, alla luce della pronuncia della Corte l’art. 6(2) della Direttiva 2008/95/CE va interpretato nel senso che, una volta riconosciuta l’esistenza di un valido diritto industriale in base al diritto nazionale applicabile, è sufficiente dimostrare la sua anteriorità rispetto al marchio registrato e l’ambito puramente locale del suo utilizzo perché quest’ultimo sia considerato lecito.
Degna di nota è inoltre l’indicazione riguardo alla risoluzione dei conflitti tra diritti anteriori diversi dai marchi registrati, che in base ai chiarimenti della Corte nella pronuncia in oggetto andranno risolti in base alle prescrizioni del diritto nazionale di volta in volta interessato.
Dott.ssa Caterina Bo
