Con la sentenza 18 dicembre 2025, causa C-168/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene su un tema di forte interesse per il settore moda: l’uso dei marchi patronimici dopo la cessione e il rischio di inganno del consumatore.
La controversia nasce in Francia e riguarda due marchi costituiti dal nome dello stilista Jean-Charles de Castelbajac, ceduti ad altra società (PMJC SAS) nell’ambito di una procedura fallimentare. Dopo la cessione, le parti concludevano un accordo, in cui lo stilista accettava di prestare la propria collaborazione per la società PMJC, contratto cessato il 31 dicembre 2015 e non più rinnovato. Successivamente, lo stilista ha continuato a operare nel settore attraverso altro soggetto giuridico, mentre la società acquirente dei marchi ha proseguito la commercializzazione di prodotti recanti il nome del creativo.
Il 21 giugno 2018, la PMJC agiva in giudizio nei confronti dello stilista per contraffazione dei marchi e per concorrenza sleale e parassitaria, adducendo che il creativo, esercitando attività professionali e artistiche tramite la propria società, poneva in essere atti di concorrenza sleale e violava i diritti di marchio della PMJC.
Lo stilista, dal canto suo, in via riconvenzionale, domandava la decadenza dei marchi di PMJC a causa dell’uso ingannevole che quest’ultima ne aveva fatto dal 2017 al 2019, in quanto, secondo lo stilista, erano stati utilizzati in modo da indurre il pubblico a credere che il designer fosse l’autore delle creazioni sulle quali i marchi erano stati apposti.
Secondo i giudici francesi, l’uso dei marchi intrapreso da PMJC risultava ingannevole (re: art. L. 714-6 (b) del Code de la Propriété Intellectuelle che applica l’art. 20 (b) della Direttiva UE 2015/2436), e conseguentemente ne dichiaravano la decadenza parziale.
A seguito del ricorso innanzi la Cour de cassation da parte di PMJC, la Suprema Corte francese disponeva il rinvio alla Corte di giustizia per determinare se la decisione impugnata fosse in linea con le direttive europee in materia di marchi, in particolare rispetto all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95, e all’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436.
L’intervento della Corte ha anzitutto chiarito che le direttive UE sui marchi (2008/95 e 2015/2436) non ostano alla decadenza di un marchio costituito dal nome di uno stilista quando, alla luce dell’uso concreto, il pubblico è indotto a credere – erroneamente – che il creatore partecipi ancora alla creazione dei prodotti.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza Emanuel (C-259/04), ma ne sviluppa in modo significativo le implicazioni, soprattutto con riferimento alla paternità stilistica quale possibile elemento idoneo a indurre in errore il pubblico.
La Corte ha precisato, infatti, che il semplice fatto che il creatore non sia più coinvolto non rende automaticamente ingannevole il marchio, ciò in quanto al consumatore medio, ragionevolmente ben informato, è noto che nel settore considerato è possibile che il nome del marchio possa sopravvivere al proprio fondatore, nel senso che non tutti i beni identificati da un marchio che contiene il nome di uno stilista siano necessariamente creati da quel creativo. Tuttavia, ciò non impedisce la decadenza del marchio in considerazione nel caso in cui l’uso in concreto crei un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno, anche con riferimento alla paternità stilistica delle creazioni.
Resta che, per giungere a tale conclusione, occorre procedere con una valutazione caso per caso in cui è opportuno che siano considerate tutte le circostanze rilevanti, quali (i) la comunicazione commerciale intrapresa; (ii) lo stile e il design dei prodotti; (iii) l’eventuale richiamo all’universo creativo personale del designer; (iv) in ogni caso, pratiche idonee a suggerire una continuità artistica inesistente.
Nel caso di specie, ad esempio, ha avuto particolare rilievo il fatto che sui prodotti di PMJC erano presenti elementi decorativi riconducibili all’universo creativo personale dello stilista, in violazione dei propri diritti d’autore. Ciò ha, quindi, rafforzato il rischio che il pubblico attribuisse erroneamente la paternità delle creazioni di PMJC al designer.
Ne consegue che per i titolari di marchi patronimici, tanto più qualora acquisiti nell’ambito di operazioni straordinarie, il nome del creatore resta un asset da essi senz’altro utilizzabile, ma lo sfruttamento di tali diritti di privativa non può trasformarsi in condotte anticoncorrenziali, quali, tra tutte, l’accaparramento ingannevole della clientela. Di conseguenza, occorre che ciascun player si adoperi a riservare particolare attenzione anche alle attività di marketing, storytelling e, in generale, di direzione creativa circa i prodotti immessi sul mercato al fine di evitare ogni eventuale informazione ingannevole e/o confusoria.
Il marchio non può prescindere dalla verità percepita dal consumatore; qualora vada a rappresentare una continuità creativa non più esistente, è evidente che va incontro ad un concreto ed inevitabile rischio di decadenza.
