La decisione della Quinta Commissione di Ricorso di EUIPO dello scorso 5 febbraio 2026 resa nel procedimento R 2126/2024-5 torna a far riflettere in materia di carattere distintivo dei marchi acquisito mediante l'uso (secondary meaning), con particolare riguardo al settore digitale. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale che aveva escluso il carattere distintivo del marchio “ILOVEPDF”, la ricorrente, su invito della Commissione, presentava elementi di prova per dimostrare il carattere distintivo, sulla base dei quali la Commissione ha avuto occasione di chiarire la portata dell’onere probatorio dei segni intrinsecamente deboli.
Dal rifiuto per carenza di distintività alla prova del secondary meaning
La domanda del marchio in questione, depositata nel 2019, è stata respinta in via definitiva per carenza di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b) RMUE. Sia l'EUIPO che il Tribunale dell'Unione Europea hanno confermato che il pubblico di riferimento percepirebbe il segno non come un indicatore di origine commerciale, ma come un messaggio promozionale ed elogiativo ("amo il PDF"), descrittivo della funzione dei servizi offerti.
Stabilita l'assenza di distintività ab initio, l'unica via per la registrazione era la dimostrazione del carattere distintivo acquisito tramite l'uso, ai sensi dell'art. 7, par. 3, RMUE. È su questo terreno che si inserisce la decisione in discorso.
L'onere probatorio
Un primo elemento di analisi riguarda la definizione dell'ambito territoriale della prova. Inizialmente, l’esame si era concentrato sui territori di sola lingua inglese (Irlanda e Malta). Tuttavia, in fase di ricorso, la Commissione ha esteso l'onere probatorio all'intera Unione Europea data la natura comune dell'espressione inglese “I LOVE” e la notorietà universale dell'acronimo “PDF”, la prova del secondary meaning.
Questa impostazione, supportata da consolidata giurisprudenza, chiarisce che, sebbene un rifiuto possa basarsi su un’analisi territoriale parziale, la successiva prova per superarlo deve essere completa e rigorosa, coprendo l’intera area in cui il marchio è privo di distintività. Ciò rappresenta un monito per i titolari di marchi descrittivi in lingue veicolari come l'inglese: la prova del secondary meaning non ammette scorciatoie territoriali.
La distinzione tra popolarità del servizio e percezione del marchio
Il secondo elemento di interesse riguarda l'analisi delle prove, dove la Commissione di ricorso traccia una netta linea di demarcazione tra la popolarità di un servizio on line e la percezione del nome come marchio.
La società richiedente aveva fornito prove di un elevato traffico web, un consistente numero di utenti e una importante valutazione economica del proprio dominio ilovepdf.com. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto tali prove non decisive, ritenendo che: “il fatto che ci siano utenti che visitano il sito Internet della richiedente non implica automaticamente e direttamente che tali utenti considerino il segno richiesto come un marchio per tali servizi”.
Si tratta di una distinzione fondamentale nell'era digitale. La popolarità, il traffico e persino il successo commerciale di un servizio on-line con un nome descrittivo dimostrano senz’altro l’utilità, ma non assolvono l'onere di provare che il pubblico abbia superato il significato primario del segno per attribuirgli una funzione distintiva.
La decisione si distingue anche per il rigore metodologico nell'analisi delle prove. L’indagine di mercato fornita dalla società richiedente ha tenuto conto dei soli dati temporalmente pertinenti (anteriori alla data di deposito), rivelando un “contrasto territoriale”: se in mercati come Spagna o Italia la notorietà del segno era elevata, in altri territori era quasi inesistente (es. Finlandia con lo 0,46%).
La decisione della Commissione di ricorso su “ILOVEPDF” consolida e affina i principi relativi alla prova del carattere distintivo acquisito, adattandoli alle specificità del mercato digitale. Le implicazioni che ne discendono sono perciò chiare:
- onere probatorio esteso: per marchi con significato descrittivo comprensibile in tutta l'UE, la prova del secondary meaning deve essere geograficamente onnicomprensiva.
- popolarità non è distintività: l'elevato traffico web o il numero di utenti di un servizio on-line non sono di per sé prova di carattere distintivo acquisito. È necessario dimostrare che il pubblico percepisce il segno come un marchio.
- prove dirette e mirate: le indagini di mercato restano la prova regina, ma devono essere metodologicamente solide, temporalmente pertinenti e geograficamente rappresentative.
In definitiva, questa decisione da atto di quanto occorre elevare l'asticella probatoria quando la domanda ha ad oggetto marchi intrinsecamente deboli a livello europeo, quindi a porre in essere una raccolta di prove più strategica e a una riflessione profonda sulla percezione che il pubblico ha dei segni in considerazione, nel tentativo di spingersi al di là del mero successo commerciale.
