Il Tribunale dell’Unione Europea con la sentenza del 21 gennaio 2026 (causa T-43/25) (“Sentenza”), è tornato a chiarire un principio già espresso: nel confronto tra marchi, ciò che rileva nel valutare la somiglianza ai fini del rischio di confusione è la rappresentazione del segno così come registrato o come appare nella domanda di registrazione, mentre i suoi eventuali utilizzi, in concreto o potenziali, secondo un diverso orientamento – ad esempio ruotati o speculari – non rilevano.
Il caso
La decisione trae origine dal ricorso proposto da Puma SE contro la pronuncia del Board of Appeal dell’EUIPO, che aveva rigettato l’opposizione per rischio di confusione ai sensi dell’art. 8(1)(b) del Regolamento UE 2017/1001, promossa dalla nota società tedesca avverso la domanda di registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti d’abbigliamento appartenenti alla Classe 25 dell’Accordo di Nizza depositata da parte di una società cinese.
Il citato articolo dispone che “In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: (…) b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”. In altre parole, ai fini dell’applicazione di tale articolo, la probabilità di confusione presuppone sia che i marchi in questione siano identici o simili sia che i beni o servizi che coprono siano identici o simili. Tali condizioni sono cumulative.
Nel caso di specie, il marchio della società cinese consisteva in una composizione geometrica rappresentante una striscia curva e un triangolo irregolare inserite in un rettangolo nero, simile – secondo Puma – a propri marchi utilizzati da tempo nel settore footwear e apparel di articoli sportivi.
Avanti al Board of Appeal, Puma fondava l’opposizione su tre propri marchi figurativi anteriori, costituiti da una o più strisce curve bianche inclinate in posizione opposta alle altre (per intenderci, capovolte), registrati anch’essi nella medesima Classe 25, con conseguente sussistenza di entrambe le condizioni citate dall’art. 8(1)(b), Regolamento UE 2017/1001.
Da qui, dunque, il rischio secondo Puma che, l’utilizzo del marchio da parte della società cinese sui propri capi di abbigliamento in posizione capovolta rispetto a quella della domanda registrazione – utilizzo dettato da ragioni pratiche di estetica e/o di necessità commerciale – potesse fare percepire il marchio al consumatore come simile a quello Puma e, dunque, potesse determinare un rischio di confusione.
Il Board of Appeal rilevava come la valutazione globale del rischio di confusione, relativamente alla somiglianza dei segni in questione, debba basarsi sull’impressione complessiva fornita dai segni, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti e che la percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione gioca un ruolo decisivo nella valutazione globale di tale rischio di confusione. A tal riguardo, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio nel suo insieme e non si dedica ad analizzare i suoi vari dettagli (§19 della Sentenza). Rilevava altresì come tra i marchi esistessero differenze chiare (§21 della Sentenza) e che, dunque, una delle condizioni necessarie per l’applicazione dell’articolo 8(1)(b) del Regolamento 2017/1001 non fosse stata soddisfatta.
Inoltre – e in particolare – rilevava che, per la valutazione globale del rischio di confusione, non è necessario tenere conto del modo in cui il segno distintivo viene utilizzato, poiché tale elemento non è uno dei fattori rilevanti.
La pronuncia del Tribunale UE
Il Tribunale UE confermava le considerazioni del Board of Appeal e, in particolare, rispetto al rapporto tra giudizio di confusione e utilizzazione del marchio, ribadiva che, quando si valuta l’identità o la somiglianza tra segni, questi devono essere confrontati nella forma in cui sono protetti, ossia come sono stati registrati o come compaiono nella domanda di registrazione; al contrario, l’uso dei marchi, effettivo o potenziale, con un orientamento diverso da quello registrato (ad esempio, come la possibile applicazione del marchio ruotato sul capo d’abbigliamento) è irrilevante nel confronto tra segni. Tale principio risponde, infatti, all’esigenza di evitare incertezze: l’orientamento dei segni, indicato nella domanda di registrazione, incide sull’ambito di protezione e il confronto tra gli stessi deve quindi rimanere ancorato a tale rappresentazione (§§ 34 e 35 della Sentenza).
Conclusioni
La sentenza T-43/25 si inserisce nel solco di un orientamento precedente, ma ribadisce un principio di grande impatto pratico. Per le imprese del settore moda e sportswear – ma non solo – dove la collocazione dei segni su capi e calzature può mutare, la pronuncia rappresenta, dunque, un richiamo importante a strutturare con attenzione la strategia di deposito, considerando che l’orientamento grafico può incidere sull’ambito di protezione.
Avv. Francesca Folla e Dott.ssa Emanuela Laganà
