Il Tribunale dell'UE e la Divisione di Annullamento dell'EUIPO sono tornati, nell'aprile e maggio di quest'anno, a pronunciarsi sulla registrazione in malafede dei marchi.
Nel primo caso (sentenza del 21.4.2021, procedimento T-663/19), il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato la decisione della Commissione di ricorso di procedere all'invalidazione parziale della registrazione di “MONOPOLY” come marchio dell'Unione Europea , sulla base di comportamenti in malafede della società richiedente.
Secondo il Tribunale, il ri-deposito della domanda di marchio, già registrato in precedenza, avrebbe impropriamente esteso il periodo di grazia di cinque anni per l'uso del marchio concesso ai titolari dei diritti in base alle norme europee (fattispecie nota come “ evergreening “).
Nel secondo caso (decisione del 18.5.2021, procedimento n. 39 873 C), la Divisione di Annullamento dell'EUIPO è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla questione in riferimento alla famosissima opera dell'artista Banksy “Ridi ora ma un giorno saremo al comando”, opera che raffigura una scimmia che indossa un pannello per panini, all'interno del quale si legge lo slogan che dà il titolo all'opera stessa.
A sostegno del proprio assunto è stata dedotta la malafede dell'artista, che avrebbe depositato il marchio senza una reale intenzione di disattivare per contraddistinguere i prodotti rivendicati (in funzione, cioè, “distintiva”, come prescrive la normativa europea).
I due casi presentano numerose affinità: la malafede si ravvisa laddove il titolare di un marchio UE abbia depositato domanda di registrazione senza alcuna intenzione di utilizzare il marchio comunitario, ma con l'intento o di ledere gli interessi di terzi, o di ottenere il riconoscimento di un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nelle tipiche funzioni di un marchio, come l'indicazione dell'origine dei prodotti.
Il Tribunale dell'UE, nel caso “Monopoly” esordiva ricordando i principi sottesi alla normativa in materia di tutela dei marchi d'impresa ed, in particolare, sottolineando che le “ norme sul marchio dell'Unione europea sono dirette, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell'Unione, nel quale ogni impresa deve essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi segni che consentono al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa ” (punto 32) e che, conseguentemente, la nullità assoluta del marchio per registrazione in malafede ricorre “laddove emergono da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell'Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, bensì con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine ” (punto 33).
È giustificato tutelare i marchi soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati, finendo altrimenti il marchio non utilizzato per ottenere un intralcio alla libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi (punto 50).
Avv. Priscilla Casoni
