In data 7 settembre 2021, il Tribunale Federale Svizzero ha dichiarato con sentenza che il marchio di forma tridimensionale registrato dalla società Nestlé SA per le capsule caffè Nespresso doveva considerarsi nullo poiché costituito esclusivamente da una forma tecnicamente necessaria a raggiungere un risultato tecnico.
Il contenzioso civile che precede la decisione del Tribunale Federale
La decisione del Tribunale Federale si inserisce nel contesto di un lungo e complesso contenzioso instauratosi tra la Nestlé SA (d’ora in avanti, Nestlé) ed una società svizzera concorrente, la Ethical Coffee SA (d’ora in avanti Ethical Coffee).
La Ethical Coffee aveva infatti lanciato sul mercato una capsula compatibile al sistema brevettato dalla Nestlé corrispondente alla nota macchina per il caffè “Nespresso”.
La Nestlé, dal suo canto, aveva previamente ottenuto la registrazione del marchio tridimensionale delle capsule Nespresso presso l’Ufficio Svizzero Marchi (Swiss Federal Institute of Intellectual Property) ed aveva, in un momento successivo, provveduto ad estenderne la tutela all’intera Unione Europea ed a livello internazionale.
Nel settembre 2011, Nestlé ha agito in giudizio, in un primo momento, in via d’urgenza, al fine di ottenere un ordine di cessazione di commercializzazione e distribuzione delle capsule Etichal Coffe, a motivo della violazione dei propri diritti di privativa industriale.
Dopo una lungo iter contezioso, il Tribunale Cantonale di Vaud ha respinto tale richiesta ed accolto domanda riconvenzionale della Etichal Coffe, dichiarando la nullità del marchio 3D della capsula Nespresso, nella misura in cui la forma rivendicata dal marchio era divenuta di pubblico dominio.
La Nestlé ha proposto appello ed ha chiesto al Tribunale Federale di rigettare tale decisione. Il Tribunale Federale ha accolto la richiesta e dichiarato nuovamente nullo il marchio 3D delle capsule Nespresso, seppure per motivi distinti, come di seguito specificati.
La sentenza del Tribunale Federale
Il Tribunale è giunto a tale conclusione dopo aver svolto una analisi comparativa con principi stabiliti a livello europeo relativamente alla nozione di “forma tecnicamente necessaria”, tenendo conto dei noti casi Lego C-48/09 e Philips C-299/99 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
In virtù di tali decisioni è stato stabilito che marchi costituiti esclusivamente dalla forma - o altra caratteristica - del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico devono ritenersi nulli. Lo scopo, infatti, è quello di evitare che un’impresa ottenga un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto.
Pertanto, sulla base di tali principi, ed a seguito dell’acquisizione di opportune perizie tecniche, il Tribunale Federale ha dichiarato nullo il marchio in questione poiché costituito dall’esclusiva rappresentazione di una forma necessaria a raggiungere un il risultato tecnico di compatibilità del prodotto – e dunque, delle capsule – con le macchine per il caffè “Nespresso”. Tali perizie avevano, infatti, dimostrato, che forme di capsule leggermente distinte rispetto a quelle sviluppate dalla Nestlé – utilizzate da quest’ultima come base per una domanda di registrazione di marchio d’impresa – presentavano difetti e svantaggi, i.g. minore resistenza allo schiacciamento, maggiore difficoltà nell’estrazione e complessità nel processo di fabbricazione.
Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Micol Sabatini
