Due marchi simili che convivono pacificamente per decenni possono smettere di essere confondibili. Con l’ordinanza n. 12783 del 5.5.2026 la Cassazione applica questo principio anche alle “famiglie di marchi” e chiarisce, tra l’altro, quale buona fede sia richiesta al titolare del segno posteriore.
La preclusione per coesistenza.
Il principio della c.d. “preclusione per coesistenza” è stato affermato Corte di giustizia del 22 settembre 2011, causa C-482/09, Budweiser. Secondo tale principio, il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico o simile quando i due segni sono stati usati simultaneamente, a lungo e in buona fede, senza pregiudicare la funzione essenziale del marchio d' impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi (cfr. anche https://www.previti.it/marchi-dimpresa-il-principio-della-preclusione-coesistenza).
Ne discende, quindi, l’effetto di «permetterne la coesistenza, precludendo la invalidazione di uno dei due in omaggio ad una situazione realizzatasi sul mercato». La preclusione deve tenersi distinta dalla “convalidazione” di cui all’art. 28 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), che presuppone la tolleranza consapevole, per cinque anni consecutivi, dell’uso di un marchio posteriore registrato.
La buona fede.
Importante, dunque, anche chiarire il concetto di “buona fede”. Muovendo dalla distinzione tra “buona fede in senso soggettivo” (ignoranza di ledere un diritto altrui) e “buona fede in senso oggettivo” (regola di condotta improntata a lealtà e correttezza), la Suprema Corte (Cass. Civ., ord. 12783/2026) ha chiarito che, in tale contesto, «la nozione di honest concurrent use, tradotta come uso simultaneo in buona fede, indica dunque, secondo la Corte di giustizia UE, un comportamento improntato a criteri di correttezza, in cui i titolari dei marchi perseguono autonomamente la propria strategia imprenditoriale, senza l’intento di inserirsi nella scia del concorrente sfruttando la somiglianza tra i segni».
In altre parole, «la nozione di buona fede rilevante nell’applicazione dell’istituto in discorso assume il connotato della correttezza nella condotta imprenditoriale, in tal modo coincidendo con il comportamento di uso del proprio marchio che non consista in una strategia commerciale sleale verso il titolare del segno identico o simile».
La famiglia di marchi.
Secondo la Cassazione, la “famiglia di marchi” (o “serie di marchi”) «sussiste quando più segni, accomunati da un elemento distintivo ricorrente (il c.d. gene familiare), vengono percepiti dal pubblico come riferibili a una medesima impresa».
L’ordinanza la descrive come una prassi diffusa, adottata dall’imprenditore «quale tecnica aziendale mirante a rafforzare i propri segni distintivi ed a fidelizzare più ampie categorie di consumatori».
Il principio affermato dalla Cassazione.
Ebbene, la Corte afferma che il principio della “preclusione del coesistenza” «non esclude affatto, ma anzi per coerenza include, l’applicazione del medesimo quando l’uso simultaneo riguardi il cuore del marchio, come riportato in una pluralità di marchi avvinti dalla situazione nota come “famiglia di marchi” o “marchi seriali”, tale da escludere il predetto rischio di confusione». In questi casi la convivenza poliennale può infatti «radicare la diffusa consapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati».
Le ricadute pratiche.
La pronuncia in commento interessa in modo particolare i settori nei quali un nucleo distintivo viene declinato su più canali o linee di prodotto. Per il titolare del segno anteriore, l’inerzia prolungata diventa un fattore di rischio autonomo, distinto dalla convalidazione di cui all’art. 28 c.p.i., perché la convivenza sul mercato può consolidare la capacità distintiva del concorrente fino a neutralizzare la tutela. Per chi deposita un nuovo segno della “serie”, invece, assume rilievo decisivo la documentazione della storia d’uso dell’intera “famiglia di marchi”.
