Il Tribunale di Bologna, sez. Impresa, con sentenza in data 10.6.2025, ha chiarito che l’utilizzo di un marchio da parte dell’ex licenziatario – anche in termini di permanenza online dello stesso – a seguito della cessazione dell’accordo di licenza, costituisce condotta illecita, «attesi l’uso in sé indebito del segno […] rilevante sia in chiave di tutela del marchio che contro la concorrenza sleale».
Cenni sul marchio.
Come noto, funzione precipua del marchio è quella distintiva: contraddistinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese concorrenti e, così, permettere al consumatore di identificare in modo immediato l’impresa che offre quel determinato prodotto e/o le specifiche caratteristiche di quest’ultimo.
L’art. 20 c.p.i. riconosce al titolare del marchio d’impresa registrato il diritto di fare uso esclusivo del segno e, conseguentemente, «di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni».
L’art. 20, dunque, esclude la possibilità per i terzi di utilizzare il marchio altrui, a meno che non vi sia il consenso del titolare del marchio stesso (“salvo proprio consenso”).
E così, l’art. 23 c.p.i. individua lo “strumento” attraverso il quale tale consenso può essere fornito, laddove prevede che “Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato […]”.
Dunque, l’utilizzo da parte di terzi del marchio risulta legittimo laddove vi sia un accordo di licenza tra il titolare e il terzo che lo consente. Ne consegue come, allo spirare del periodo di licenza, il terzo non potrà più effettuare alcun utilizzo del marchio.
Ma cosa accade se il (o, meglio, l’ex) licenziatario-terzo – che ha utilizzato/pubblicato online il marchio oggetto di licenza durante il periodo di vigenza della stessa – non rimuove la pubblicazione in cui viene utilizzato il marchio dopo lo spirare del periodo di licenza?
La pronuncia del Tribunale di Bologna.
Il Tribunale di Bologna, sez. Impresa, con sentenza in data 10.6.2025, ha chiarito che l’ex licenziatario che abbia utilizzato il marchio in costanza del periodo di licenza (nel caso di specie, mediante pubblicazione sui social network) e che non provvede a rimuovere le pubblicazioni ove il marchio è utilizzato a seguito dello spirare del periodo di licenza, tiene una condotta illecita, in termini di violazione del diritto di privativa altrui, «rilevante sia in chiave di tutela del marchio che contro la concorrenza sleale». Dunque, non solo i “nuovi” utilizzi del segno distintivo sono illeciti, ma anche la permanenza online di ciò che è stato pubblicato durante il periodo di licenza costituisce un uso indebito del marchio, laddove si protrae oltre il periodo di licenza stesso, in particolare, laddove il titolare del marchio abbia espresso (nel caso di specie, mediante diffida) la chiara volontà contraria alla permanenza dei contenuti ove il marchio viene utilizzato.
