A decisione del rinvio pregiudiziale promosso della Corte di Cassazione avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-132/25), il 23 aprile scorso la CGUE ha dichiarato l’art. 132, comma 4, del Codice della proprietà industriale incompatibile con l’art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement, nella parte in cui sottrae le misure cautelari anticipatorie all’obbligo di caducazione in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito. La sentenza europea impone un ripensamento della prassi nazionale che tende a “stabilizzare” l’inibitoria anticipatoria in assenza di un giudizio di merito.
Il procedimento principale
La vicenda che ha dato origine al rinvio pregiudiziale vedeva contrapposte due società operanti nel settore della ristorazione: la società Villa Ramazzini Srl, titolare di un marchio figurativo, e la società M.M. Ristorazione Srl, utilizzatrice del marchio, nei confronti della quale Villa Ramazzini otteneva, con ordinanza del Tribunale di Roma, provvedimenti cautelari inibitori a tutela dei propri diritti IP.
Secondo la M.M. Ristorazione l’ordinanza cautelare in parola doveva essere dichiarata inefficace ai sensi dell’articolo 132, comma 3, del CPI e dell’articolo 9, par. 5, della direttiva 2004/48 (Direttiva Enforcement), in quanto la Villa Ramazzini non aveva iniziato il giudizio di merito volto all’accertamento del proprio diritto. Tuttavia, il Tribunale di Roma, come anche confermato in appello, respingeva la domanda attorea, ritenendo che il provvedimento cautelare de quo avesse natura anticipatoria e che, dunque, fosse sottratto ex lege (art. 132, comma 4, CPI) alla perdita di efficacia per mancata tempestiva introduzione del giudizio.
Investita del ricorso della M.M. Ristorazione, la Corte di Cassazione sospendeva il procedimento con rinvio pregiudiziale alla CGUE ravvisando un possibile contrasto tra l’art. 132, comma 4, del CPI e l’art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement. Infatti, sebbene l’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48 statuisca che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo debbano essere revocate, o cessare di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove entro un termine ragionevole l’azione di merito, il nostrano articolo 132, comma 4, del CPI – in deroga alla regola generale richiamata dall’art. 132, comma 3 – dispone che i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del CPC e gli altri provvedimenti cautelari anticipatori sono sottratti alla perdita di efficacia se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio prescritto dal comma 2.
Profili argomentativi della CGUE
L’architettura argomentativa della CGUE si articola lungo tre direttrici: l’interpretazione conforme all’art. 50 TRIPS; l’ampiezza letterale dell'art. 9, par. 5 della Direttiva; il bilanciamento e la tutela del convenuto.
- Muovendo da un’analisi orientata alla gerarchia delle fonti, la Corte ricorda come l’accordo TRIPS vincoli l’Unione Europea, prevalendo sugli atti di diritto derivato dell’Unione (da interpretarsi conformemente ad esso) e osserva come la Direttiva 2004/48 vada, quindi, letta come strumento di attuazione di un obbligo pattizio internazionale, con la conseguenza che le scelte legislative nazionali non possono invocare l’autonomia procedurale per sottrarsi a un vincolo che precede il diritto derivato UE. Peraltro, l’art. 9 della Direttiva riflette il testo dell’art. 50 TRIPS, dal che la lettura dell’art. 9, par. 5, deve conformarsi all’art. 50, par. 6, TRIPS, che prevede la caducazione delle misure provvisorie su istanza del convenuto in difetto di instaurazione del giudizio di merito entro un termine ragionevole.
- Sotto il secondo profilo, la CGUE rileva come il perimetro dell’art. 9, par. 5, della Direttiva ricomprenda un ampio spettro di misure provvisorie senza escludere i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In altre parole, la Direttiva, come l’accordo TRIPS, non conosce tale distinzione categoriale e tutte le misure di cui all’art. 9, par. 1-2, sono soggette indistintamente alla caducazione per mancata instaurazione del giudizio di merito su istanza del convenuto.
- Infine, muovendo da una lettura combinata della Direttiva con la Carta di Nizza, la CGUE evidenzia come le misure cautelari debbano essere effettive e rapide, ma anche proporzionate, eque e non abusive e come l’obbligo di instaurare il merito entro un termine ragionevole sia una garanzia essenziale per evitare che provvedimenti provvisori si trasformino, di fatto, in decisioni definitive senza pieno contraddittorio. In tal senso, la possibilità per il convenuto di chiedere la revoca/cessazione del provvedimento in caso di mancato giudizio di merito è parte integrante dell’equilibrio di interessi disegnato dal Legislatore europeo e la circostanza che il principio di economia dei giudizi possa giustificare il mantenimento di provvedimenti anticipatori non seguiti dal merito va respinta.
La CGUE risponde alla questione sollevata nel senso che l’articolo 9, par. 5, della Direttiva osta all’applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l’attore non abbia promosso un’azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, par. 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti.
Quali opzioni e scenari?
La questione torna, dunque, avanti alla Corte di Cassazione, chiamata ora a confrontarsi con una sentenza che ha innegabilmente una portata dirompente. Infatti, in uno scenario nazionale che rappresentava quasi un unicum nel panorama europeo, garantendo una tutela cautelare anticipatoria “stabilizzata” in materia di proprietà industriale grazie al detto articolo 132, comma 4, CPI, il recente provvedimento impone sicuramente un ripensamento normativo-operativo e pone interrogativi sui procedimenti cautelari pendenti e non solo.
Sotto il primo profilo, in un’ottica di allineamento alla pronuncia UE, forse la risposta più consona potrebbe essere una riforma normativa mirata – con la soppressione del comma 4 nella parte relativa alle misure IP o magari con una riformulazione che faccia salva la deroga esclusivamente per ambiti estranei al perimetro della Direttiva Enforcement. Cionondimeno il provvedimento europeo impone medio tempore ai giudici italiani una cauta analisi operativa: dal 23 aprile scorso, i giudici italiani si troveranno a operare in uno scenario incerto per le misure ricadenti nell’ambito della Direttiva Enforcement. Cosa accadrà ai procedimenti cautelari già conclusi? E cosa accadrà a quelli pendenti?
Quanto alla seconda domanda, è possibile ritenere che la scelta di seguire il dettato dell’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48 sia maggiormente prudente. Rispetto ai cautelari conclusi, l’incertezza potrebbe aprire a un’ondata di istanze di declaratoria di inefficacia, mettendo sotto stress le sezioni specializzate in materia di impresa. Quanto invece ai procedimenti da instaurare, l’ottenimento di un provvedimento anticipatorio non può più essere considerato come soluzione tendenzialmente definitiva idonea a evitare il merito: dunque, occorre programmare il merito già in sede cautelare e si rafforza la possibilità di sollecitare la revoca o la cessazione degli effetti delle misure quando non venga instaurato il merito nei termini.
