Abituati alle sentenze della Corte di Giustizia europea susseguitesi negli ultimi dieci anni sulla responsabilità degli Internet Service Provider ex Direttiva 2000/31/CE e D.Lgs. n. 70/2003, il riconoscimento di una responsabilità piena e diretta di uno di questi soggetti – Amazon per l’appunto – per attività contraffattiva nell’uso di un segno uguale a un marchio europeo per gli stessi prodotti per i quali è stato registrato, in violazione del Reg. UE 2017/1001, a prescindere da valutazioni correlate alla Direttiva e al Decreto sopra menzionati, sembra costituire un unicum, degno di maggiori approfondimenti.
La sentenza della CGUE intervenuta il 22 dicembre 2022 nelle cause riunite C-148/21 e C-184/21 avente ad oggetto la contrapposizione degli interessi del noto produttore di scarpe Christian Louboutin ed il gigante degli online marketplace, Amazon, tende a guardare sotto una diversa ottica il regime di responsabilità potenzialmente imputabile a quest’ultimo, nel momento in cui questi presenti le offerte commerciali sue proprie e di venditori terzi indistintamente, apponendo il suo marchio sopra gli annunci, curando lo stoccaggio, il reso e la spedizione del prodotto anche per conto di terzi e dia all’utente normalmente informato e ragionevolmente attento l’impressione che vi sia un nesso tra i suoi servizi ed il segno asseritamente contraffatto: in questo caso Amazon non sarebbe più – o “solo” – responsabile per non aver rimosso l’annuncio di scarpe contraffatte, ma sarebbe lui stesso il contraffattore ex art. 9, para. 2, lett. a) Reg. UE 2017/1001 per aver fatto un uso non autorizzato del marchio figurativo riproducente la suola rossa registrato per le scarpe di Louboutin.
Il marchio oggetto di causa
Nel 2009 è stata presentata presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Benelux (“BOIP”) una domanda di registrazione di marchio figurativo consistente “nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)” per beni in classe 25 dell’Accordo di Nizza, calzature con tacco alto ad esclusione di quelle ortopediche. Il marchio venne registrato con numero 0874489, di titolarità della società notarile francese “Clermon et Associes”, ma concesso in licenza esclusiva alla società Christian Louboutin S.A.s. Tale marchio, superando diverse opposizioni, è stato altresì registrato come marchio europeo nel 2016.
Con sentenza del 12 giugno 2018 nella causa C-163/16, la CGUE aveva già avuto modo di esprimersi su un caso di contraffazione del marchio figurativo in discorso, poiché la società olandese Van Haren commercializzava scarpe col tacco alto e suola rossa ritenendo che tale marchio fosse costituito esclusivamente da una forma bidimensionale di colore rosso e che la registrazione fosse nulla perché contraria al divieto previsto all’art. 3, para. 1, lett. e), iii) della Direttiva 2008/95/CE, ovvero l’esclusione dalla registrazione di quei segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto. In tale occasione la Corte ha chiarito che il segno costituito da un colore precisato dal codice Pantone in una posizione specifica di un oggetto (la suola di una scarpa a tacco alto) potesse costituire un marchio di impresa, non essendo costituito esclusivamente dalla “forma”, in quanto segno suscettibile di mutare il contorno a seconda del modello di scarpa, pur godendo di rappresentazione grafica utile a distinguere i prodotti dell’impresa, ed infatti pienamente riconoscibile sul mercato.
Il caso de quo
Appurata la legittimità del marchio UE di Louboutin, quest’ultimo rilevava la presenza di svariati annunci commerciali sul marketplace Amazon di scarpe con tacco alto e suola rossa in presunta contraffazione del proprio marchio. In particolare lamentava che Amazon stesse svolgendo un ruolo attivo nella commercializzazione, quale assistente di venditori terzi, occupandosi dell’ottimizzazione dei loro annunci, della detenzione, spedizione e stoccaggio dei loro prodotti, non potendosi quindi inquadrare come semplice hosting provider neutro ex art. 14 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-commerce).
Ebbene, la Corte europea, indirizzata dalle questioni pregiudiziali dei giudici del rinvio di Lussemburgo e Bruxelles, ha ritenuto di non doversi nemmeno soffermare sull’interpretazione di hosting provider e della sua tipica responsabilità ex art. 14 della Direttiva E-commerce, come invece aveva già fatto con le note sentenze C-236/08 (Google c. Louis Vuitton) e C-324/09 (L’Oreal c. eBay), ma di concentrarsi sull’interpretazione di “uso nel commercio” di un “segno identico al marchio UE […] usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato”, potendo il titolare vietare “l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno” e “l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità”, così come riportato all’art. 9, commi 2 e 3 del Reg. UE 2017/1001.
Diversamente da quanto concluso nella decisione C-567/18 (Coty Germany c. Amazon), in cui la Corte aveva chiarito che il mero stoccaggio per conto di terzi, autori di violazioni di un diritto di marchio, senza che la società responsabile dei magazzini – Amazon – fosse a conoscenza di tali violazioni, non poteva comportare una responsabilità per violazione dei diritti industriali da parte di quest’ultima, questa volta la CGUE sembra aver riconosciuto una vera e propria responsabilità diretta di Amazon, sebbene poi la decisione dovrà essere calata nella realtà dei fatti dai giudici del rinvio.
In particolare, con la decisione in commento, in totale divergenza dalle conclusioni dell’Avvocato Generale, la Grande Sezione ha ritenuto che se Amazon, in qualità di gestore di un sito internet di vendita online “ibrido”, che presenta nella propria comunicazione commerciale in pari modo e con il proprio noto logo sia gli annunci commerciali di prodotti che vende in nome e per conto proprio sia gli annunci di venditori terzi, che si avvalgono dei suoi servizi di ottimizzazione, gestione del cliente, spedizione, resi e stoccaggio merci, tanto da far intendere ad un utente normalmente informato e ragionevolmente attento che vi sia un nesso, una sovrapposizione, tra i servizi di tale gestore e la vendita di un prodotto che presenta un segno contraffatto identico a un marchio UE, dando l’impressione che sia il medesimo gestore a commercializzarlo e consigliarlo secondo diverse categorie, ebbene tale gestore dell’online marketplace è direttamente responsabile dell’uso non autorizzato del marchio UE in questione, configurandosi una violazione dell’art. 9, para. 2, lett. a) del Reg. UE 2017/1001, “indipendentemente dal fatto che il ruolo di un gestore siffatto, nella misura in cui permette a un altro operatore economico di fare uso del marchio, possa, all’occorrenza, essere esaminato con riferimento ad altre norme giuridiche, quali l’art. 14, paragrafo 1 della direttiva 2000/31 o l’articolo 11, prima frase, della direttiva 2004/48”.
Avv. Chiara Arena
