L'EUIPN ha diffuso la prassi comune sull'utilizzo dei marchi aventi forma diversa rispetto a quella risultante dalla registrazione. Ciò al fine di decretare delle linee guida alla corretta e puntuale applicazione della disciplina in materia di decadenza per non uso del marchio d'impresa, soprattutto a fronte di una prassi particolarmente frequente in un contesto aziendale volta a modificare, di volta in volta e seppur minimamente i marchi.
La normativa
La normativa nazionale (di cui agli artt. 24 e 26 Codice della Proprietà Industriale) ed europea (di cui agli artt. 18 e 54 del Regolamento EU 2017/1001) prevede la decadenza della registrazione di un marchio allorquando questo non venga effettivamente utilizzato dal titolare nei 5 anni successivi la registrazione ovvero nel caso in cui l'uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
A tal fine, la disciplina prevede che sia considerato rilevante l'uso del marchio in forma modificata o differente da quella registrata, fatta salva l'ipotesi in cui risulti alterato il carattere distintivo dello stesso così come registrato.
Le indicazioni della Prassi Comune
La Prassi Comune ha l'obiettivo di fornire un metro valutativo il più possibile oggettivo, al fine di valutare se l'uso del marchio in forma modificata rispetto a quello originariamente registrato possa alterare il carattere distintivo, generando l'irrilevanza del suo uso ai fini del giudizio di decadenza.
Comune di La Prassi
Il documento individua una serie di canoni omogenei da utilizzare quale criterio per valutare quando le modifiche di un segno (omissioni, aggiunte, modifiche, variazioni) possono comportare l'alterazione del carattere distintivo del marchio effettivamente registrato. In seguito alcuni esempi contenuti nel documento.
Sulla base delle indicazioni EUIPN (i) occorre, pertanto, valutare dal punto di vista visivo quali siano gli elementi distintivi e prevalenti del marchio registrato, al fine di determinare quali di essi contribuiscano a creare il carattere distintivo del segno in questione; e (ii) una volta identificati tali elementi, è necessario stabilire se tali elementi sussistano nell'uso del segno concretamente fatto attraverso il confronto trai due segni.
A tal punto uniti, pertanto, essere valutate in concreto sia le difformità sia l'impatto che le stesse hanno sul marchio originario e sulla sua rappresentazione e percezione finale.
