Fatti di causa
Nel marzo 2007 la società attrice - titolare del marchio associato a un programma televisivo trasmesso da oltre 24 anni su una emittente televisiva nazionale - citava in giudizio i convenuti, per aver registrato un nome a dominio - che contraddistingueva un sito diretto a reclamizzare la loro attività sartoriale e la vendita di prodotti di telefonia - avvalentesi di segno affine a quello registrato dall’attrice («non», «solo», «moda»).
I provvedimenti di primo e secondo grado
Con sentenza pubblicata il 21 aprile 2011, il Tribunale di Catania dichiarava che la registrazione del dominio operata dai convenuti costituiva violazione del marchio registrato dall’attrice, con ciò inibendo l'utilizzo del detto nome a dominio per l'attività d'impresa svolta dai convenuti, oltre a ordinare la cancellazione della registrazione dello stesso e a condannare i due convenuti al risarcimento dei danni. Nel provvedimento era altresì disposta l'applicazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza della pronunciata inibitoria e ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani.
In sede di gravame, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando, in sintesi, la domanda proposta dall’attrice, per – tra gli altri – i seguenti motivi:
- il marchio registrato dall’attrice aveva ad oggetto un’espressione assolutamente generica, composta da parole italiane di uso comune, non accompagnate da alcun segno che attribuisse loro capacità individualizzante;
- sotto altro riflesso, doveva escludersi l’acquisto di un qualche carattere distintivo da parte della richiamata forma verbale (dunque non poteva trovare applicazione l’art. 13, comma 2, c.p.i.);
- non poteva nemmeno essere attribuito rilievo alla trasmissione televisiva messa in onda anni prima, il cui titolo non era comunque coincidente col marchio registrato.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 25070 del 19 maggio 2021, depositata in data 16 settembre 2021, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello, accogliendo i motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente.
In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che:
- l’art. 22, comma 1, c.p.i. vieta di adottare come domain name di un sito usato nell’attività economica, un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni. Specifica poi la Suprema Corte che «tale divieto si estende all’adozione di un nome a dominio uguale o simile a un marchio registrato per i prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza», ove da tale uso se ne tragga un indebito da vantaggio, da intendersi come sfruttamento della notorietà del marchio imitato;
- la Corte d’Appello ha erroneamente escluso che il marchio della ricorrente potesse ricevere protezione per effetto del secondary meaning (cfr. art. 13, comma 2, c.p.i.), tra l’altro basandosi su una motivazione c.d. apparente;
- la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda vertente sull’illecito ex art. 2598 c.c. –, la quale poteva essere spiegata in uno con quella di contraffazione del marchio, dal momento che “l'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti”;
- nella liquidazione del danno in materia di proprietà industriale deve darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2 dell’art. 125 c.p.i., in base al quale il giudice può liquidare il danno in una somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano. Inoltre, qualora il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato ricorrendo al metodo alternativo della “giusta royalty” o “royalty virtuale”. In altri termini, il danno da lucro cessante liquidato in via equitativa non può essere inferire alla royalty che l’autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere per fare uso del diritto violato sulla base di un contratto di licenza;
- il prestatore di servizi di hosting, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31/CE e secondo l’interpretazione della CGUE, «non può essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un destinatario del servizio in parola, salvo che tale prestatore, dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detto destinatario, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi».
Occupandosi della disciplina nazionale sul commercio elettronico, la Suprema Corte ha parallelamente rilevato che, nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità dell'hosting provider prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell’altrui condotta, onde I'hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere (Cass. 19 marzo 2019, n. 7708). La Corte di merito avrebbe dovuto quindi operare tale preliminare verifica.
Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata ed ha indicato al giudice del rinvio – tra gli altri – i seguenti principi di diritto: «mentre il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio, il marchio d'insieme è qualificato dall'assenza di un elemento caratterizzante, dal momento che tutti i vari elementi di esso sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro «insieme», onde la confluenza nell'elemento lessicale (omissis) di termini di uso comune non esclude l'obbligo, da parte del giudice del merito, di accertare se tale espressione verbale assuma, in ragione della combinazione dei detti termini, valenza distintiva».
Per ciò che concerne poi la liquidazione del danno, la Suprema Corte ha affermato che «nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante può essere liquidato con ricorso al metodo alternativo della giusta royalty o royalty virtuale, senza onere, per il titolare della privativa, di dimostrare che con riferimento al diritto di proprietà industriale oggetto della violazione egli avrebbe concluso un contratto di licenza del diritto stesso».
Infine, con riguardo alla responsabilità dell’hosting provider, la Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale «la responsabilità dell’hosting provider, prevista dall’dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere».
