L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha rigettato le domande di marchio di Sonia Brownell Orwell Estate aventi ad oggetto tre termini corrispondenti, il primo, al noto autore George Orwell, il secondo e il terzo, alle sue opere letterarie, e rivendicanti prodotti e servizi nel settore dell’intrattenimento, culturale ed educativo. I casi sono stati oggetto di appello dinanzi alla Grand Board of Appeal dell’EUIPO.
In merito alle domande di registrazione di marchi recanti personaggi o titoli di opere notorie, è intervenuta, su base volontaria, l’INTA (“International Trademark Association”), a dimostrazione dell’importanza della questione nonché a garanzia di un’evoluzione omogenea della giurisprudenza in materia.
L’INTA ha depositato memorie a sostegno del diritto di Sonia Brownell Orwell Estate di registrare tali marchi a livello dell’Unione europea per beni quali “libri; pubblicazioni” in classe 9; “stampati; produzioni artistiche” in classe 16, “giochi; materiali di intrattenimento” in classe 28 e, infine, servizi quali “servizi di educazione e di intrattenimento” in classe 41.
Quanto al caso “George Orwell” (R 2248/2019), gli esaminatori avevano rifiutato la domanda sulla base del fatto che termini recanti il nome di un personaggio famoso, in questo caso noto autore della letteratura classica inglese, avrebbero potuto essere percepite come indicazione descrittiva dei beni e servizi oggetto di rivendicazione della domanda di marchio ovvero libri, film, servizi di intrattenimento, culturali e/o educativi. Tali domande sarebbero state considerate, per l’appunto, prive di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e (c) del Regolamento dell’Unione europea sui marchi d’impresa n. 1001/2017 (in seguito, “RMUE”). Alla medesima conclusione giungeva l’esaminatore per le domande di registrazione aventi ad oggetto i titoli di famose opere letterarie quali “1984” (caso n. R 1922/2019) e “La Fattoria degli Animali” (caso n. R 1719/2019).
La difficoltà interpretativa deriva dalla disomogeneità di opinioni e di decisioni in seno alle Commissioni di Ricorso dell’EUIPO che si riverbera, di conseguenza, sulle linee guida dell’Ufficio. Tale disomogeneità di decisioni ha giustificato il deferimento dei casi in commento al Grand Board of Appeal. Infatti, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del Regolamento Delegato sul marchio dell’Unione europea 2018/625, una Commissione di Ricorso può adire il Grand Board of Appeal allorché constati che le Commissioni di Ricorso abbiano emesso decisioni divergenti su questioni di diritto che possano influenzare l'esito della causa.
L’INTA sostiene che l’argomento secondo cui la notorietà dell’elemento denominativo renda il marchio descrittivo e non idoneo alla registrazione non sia in linea con le direttive dell’Ufficio in materia di “Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi descrittivi”; difatti, secondo tali principi, la registrazione del segno può essere negata soltanto ove quest’ultimo possieda un significato immediatamente percepibile dal pubblico di riferimento quale fonte informativa circa i beni e servizi designati in sede di domanda.
In altre parole, le linee guida dell’Ufficio precisano che una tale circostanza possa desumersi soltanto ove il termine richiesto per la domanda di registrazione includa il “tipo”, lo “scopo” e “altre caratteristiche” del prodotto/servizio – ad esempio, “banca” per i servizi finanziari (si veda, sul punto, la decisione del Tribunale di Primo Grado dell’UE del 01 febbraio 2013, T-104/11).
L’INTA dunque conclude che il nome di un autore non può, per sua natura, descrivere beni o servizi. Lo stesso principio è stato, peraltro, affermato nel caso “Excalibur City s.r.o. v. EUIPO” (T-566/15) del 20 settembre 2016, ove il Tribunale di Primo Grado UE, ai par. 33 e 34, ha asserito che “sebbene il pubblico di riferimento possa percepire l’elemento “Merlino” quale personaggio emblematico della leggenda arturiana, tuttavia non necessariamente è inteso dal pubblico di riferimento come in grado di designare i servizi coperti dal marchio richiesto o una caratteristica di tali servizi”. Le medesime considerazioni valgono, quindi, anche per i casi aventi ad oggetto la registrazione delle denominazioni “La Fattoria degli Animali” e “1984”.
Sull’ammissibilità del cumulo tra la protezione accordata dal diritto d’autore sul titolo di un’opera letteraria e quella sancita dalla registrazione dello stesso quale marchio d’impresa, l’INTA, sulla scia dei precedenti delle Commissioni di Ricorso dell’EUIPO – ad esempio, il caso R 1856/2013-2, Pinocchio, del 25 febbraio 2015 – ritiene non vi siano ostacoli particolari.
La decisione del Grand Board of Appeal potrebbe essere molto significativa per lo sviluppo del diritto dei marchi nell'UE e avere un impatto in relazione a tutte le casistiche di registrazione di marchi recanti nomi di personaggi famosi e titoli di opere letterarie.
Avv. Maria Giorgia Mazzilli e Dott.ssa Manuela Fogli
