Avv. Alessandro La Rosa
Con sentenza del 2 aprile 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nella causa C-567/18) si è espressa su una questione pregiudiziale sottopostale dalla Corte Federale di Giustizia tedesca nell’ambito del procedimento coinvolgente la società Coty (titolare del marchio registrato Davidoff) e due società del gruppo Amazon, in merito alla possibilità di ritenere che un soggetto che conservi nel proprio magazzino, per conto di un terzo, prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, ponga in essere un atto di “uso” del marchio – consistente nello “stoccaggio” di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio degli stessi – vietato ai sensi della normativa unitaria, ed in particolare nel caso in cui solo il terzo intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti.
Nel caso sottoposto alla Corte, in breve, la società Coty lamentava il fatto che prodotti a marchio Davidoff fossero stati messi in commercio ed offerti in vendita al pubblico, senza il consenso della titolare, attraverso il marketplace di Amazon.de, anche se da soggetti terzi al gestore del portale. In tale contesto Coty rilevava come due società del gruppo Amazon avessero fornito ai contraffattori un servizio di stoccaggio, nei propri magazzini, dei prodotti illegittimi, con l’ulteriore specificazione che “nella comunicazione ai fini della vendita e al momento dell’esecuzione del contratto di vendita, tali società si sostituiscono interamente al venditore”, ed inoltre, “su ordine di Amazon Services Europe e di Amazon EU, Amazon Europe Core promuoverebbe in modo continuativo i prodotti sul sito Internet www.amazon.de mediante annunci pubblicitari nel motore di ricerca Google che rinvierebbero a offerte tanto di Amazon EU a proprio nome quanto di terzi, gestite da Amazon Services Europe” (v. punto 20 della sentenza).
Ebbene, nell’interpretare la normativa di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento n. 207/2009, ed all’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento 2017/1001, la Corte, nel richiamare favorevolmente principi già espressi in proprie decisioni precedenti, considera che “il verbo «usare» implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso”, che “solo un terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso è effettivamente in grado di cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto”, e che “il fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l’uso di un segno e di essere remunerati per tale servizio non significa che chi rende tale servizio usi egli stesso il segno” (v. rispettivamente i punti 37, 38 e 43 della decisione).
Alla luce di tali considerazioni la CGUE conclude pertanto nel senso che “affinché il magazzinaggio di prodotti rivestiti di segni identici o simili a marchi possa essere qualificato come «uso» di tali segni, occorre pure (…) che l’operatore economico che effettua tale magazzinaggio persegua in prima persona le finalità cui si riferiscono tali disposizioni, che consistono nell’offerta dei prodotti o nella loro immissione in commercio” e, quindi, che laddove le società che hanno eseguito lo stoccaggio “non (abbiano; n.d.r.) esse stesse offerto in vendita i prodotti di cui trattasi né li (abbiano; n.d.r.) immessi in commercio, (…) esse non fanno, di per sé, uso del segno nell’ambito della loro comunicazione commerciale” (v. punti 45 e 47 della sentenza).
La CGUE risolve dunque la questione pregiudiziale sottopostale come segue: “L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], e l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità”.
Al di là della questione in sé, risolta appunto negativamente dalla CGUE – ma che rappresenta quasi un mero caso di scuola, se si considera che la condotta delle società di Amazon viene ritenuta legittima sul presupposto che non fossero a conoscenza delle violazioni –, è interessante notare come la stessa Corte lasci aperta una finestra sulla configurabilità, in un caso come quello di specie, di violazioni della normativa sugli “hosting provider” dettata dalla Direttiva e-commerce n. 2000/31/CE e, in considerazione della possibilità che una società come Amazon sia “autore della violazione”, della Direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La CGUE ha semplicemente ritenuto di non potersi esprimere in merito, dato il vincolo imposto dalla formulazione del quesito da parte della Corte tedesca, che ha impedito alla Corte di Giustizia di tenere conto di quanto dedotto da Coty circa la partecipazione agli atti di offerta al pubblico e pubblicizzazione dei prodotti illeciti da parte di Amazon.
