La Corte di Giustizia UE con sentenza del 22 ottobre 2020 (cause riunite C‑720/18 e C‑721/18), ha stabilito che deve essere riconosciuto l'uso effettivo di un marchio in relazione a una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono, anche se ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o soltanto per pezzi di ricambio o accessori afferenti ai predetti prodotti.
I fatti
La questione ha interessato il marchio internazionale e nazionale tedesco “Testarossa” di titolarità della nota casa automobilistica Ferrari, registrata nella classe 12 (tra gli altri beni, anche per automobili e loro parti).
Il Tribunale del Land di Düsseldorf interessato della questione, aveva originariamente deciso per la cancellazione per decadenza dei due marchi in quanto non sarebbero stati fatti oggetto di “uso effettivo” per cinque anni ininterrotti. Ciò anche in quanto il giudice investito della questione non aveva ritenuto sufficiente a integrare quale “uso effettivo” la vendita nel quinquennio di pezzi di ricambio e di accessori, oltre all'offerta di servizi di manutenzione per i veicoli recanti il marchio, considerando altresì irrilevante l'attività di rivendita, da parte della Ferrari, di auto a marchio Testarossa usate.
Ferrari decideva di impugnare la sentenza davanti ai giudici d'appello i quali disponevano il rinvio della questione alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Corte di Giustizia investita della questione, in applicazione della Direttiva Marchi, tra le altre questioni, ha stabilito che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono ha formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di detto articolo 12, paragrafo 1, per l'insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se siffatto uso abbia interessato solo alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o soltanto per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti,“a meno che non risultano dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato” .
Conclusioni
I giudici della Corte di Giustizia UE sono giunti alla conclusione che nell'accertamento dell'uso effettivo di un marchio, “segmento di mercato” e “sotto categoria” devono essere considerati concetti distinti, stabilendo altresì che la circostanza che i prodotti per i quali è stato utilizzato un determinato marchio siano venduti ad un prezzo elevato non è sufficiente a qualificarli sotto-categoria autonoma della classe di prodotti per la quale il marchio è stato registrato. Tale circostanza, tuttavia, rileva ai fini della valutazione dell'“uso effettivo”: difatti, nonostante il numero relativamente esiguo di unità di prodotti venduti, l'uso che è stato fatto del marchio non è stato puramente simbolico, ma consono alla funzione propria del marchio.
Avv. Silvia Perra
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