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La normativa nazionale (di cui agli artt. 24 e 26 Codice della Proprietà Industriale) ed europea (di cui agli artt. 18 e 54 del Regolamento EU 2017/1001) prevede la decadenza della registrazione di un marchio allorquando questo non venga effettivamente utilizzato dal titolare nei 5 anni successivi la registrazione ovvero nel caso in cui l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
A tal fine, la disciplina prevede che sia considerato rilevante l’uso del marchio in forma modificata o differente da quella registrata, fatta salva l’ipotesi in cui risulti alterato il carattere distintivo dello stesso così come registrato.
La Prassi Comune ha l‘obiettivo di fornire un metro valutativo il più possibile oggettivo, al fine di valutare se l’uso del marchio in forma modificata rispetto a quello originariamente registrato possa alterare il carattere distintivo, generando l’irrilevanza del suo uso ai fini del giudizio di decadenza.
Il documento individua una serie di canoni omogenei da utilizzare quale criterio per valutare quando le modifiche di un segno (omissioni, aggiunte, modifiche, variazioni) possano comportare l’alterazione del carattere distintivo del marchio effettivamente registrato. In seguito alcuni esempi contenuti nel documento.
Sulla base delle indicazioni EUIPN (i) occorre, pertanto, valutare dal punto di vista visivo quali siano gli elementi distintivi e prevalenti del marchio registrato, al fine di determinare quali di essi contribuiscano a creare il carattere distintivo del segno in questione; e (ii) una volta identificati tali elementi, è necessario stabilire se tali elementi sussistano nell’uso del segno concretamente fatto attraverso il confronto trai due segni.
A tal punto dovranno, pertanto, essere valutate in concreto sia le difformità sia l’impatto che le stesse hanno sul marchio originario e sulla sua rappresentazione e percezione finale.
