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9 Ottobre 2020
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La licenziataria di un marchio può chiedere il rinnovo dello stesso solo se espressamente autorizzata dal suo titolare

La licenziataria di un marchio, ai fini del rinnovo della sua registrazione, non può essere giuridicamente assimilata alla titolare del marchio stesso. Difatti, ai fini del rinnovo e al pari di qualunque altro soggetto, quest’ultima deve sempre essere esplicitamente autorizzata dalla titolare del marchio in questione.
 
Il fatto

Con la recente sentenza del 23 settembre 2020, (caso Seven/EUIPO (7Seven) (T‑557/19)), il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che aveva rigettato la richiesta avanzata dalla licenziataria del marchio 7Seven, di restitutio in integrum nel diritto di richiedere il rinnovo del predetto marchio successivamente alla scadenza del termine di legge.

Nei fatti, se la scadenza della registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea “7Seven” era prevista per il 22 luglio 2017, lo stesso poteva essere rinnovato entro e non oltre il 22 gennaio 2018, a fronte del pagamento di una sovrattassa.

La Seven7 Investment PTE Ltd, titolare del marchio, non formulava alcuna domanda di rinnovo e il 21 luglio 2018, la ricorrente, Seven SpA, titolare della licenza sul marchio in questione, depositava una richiesta di restitutio in integrum sulla base di quanto stabilito dall’art. 104 del regolamento 2017/1001. La Commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva la richiesta, confermando altresì la cancellazione della registrazione del marchio.

La decisione

Il Tribunale investito della questione osservava che la licenziataria, in quanto titolare di una licenza sul marchio in questione, non potesse essere giuridicamente assimilata alla titolare del marchio stesso ai fini del rinnovo della registrazione, ma “al contrario, al pari di qualunque altro soggetto, essa deve essere esplicitamente autorizzata dalla titolare del marchio in questione, perché possa presentare una domanda di rinnovo, e fornire la prova dell’esistenza di una tale autorizzazione”.

I principi

Secondo quanto stabilito dal Tribunale, la suddetta interpretazione è conforme al principio di effettività e alla conseguente esigenza di certezza del diritto in quanto garantisce il rigoroso rispetto dei termini finali fissati agli articoli 53 e 104 del regolamento 2017/1001 previsti per il rinnovo di un marchio in scadenza. Difatti, il titolare di un marchio che non ne abbia rinnovato la registrazione non può autorizzare una terza persona a presentare una richiesta di rinnovo (peraltro, fuori termine) nel tentativo di eludere la disciplina a ciò dettata. Allo stesso modo, un licenziatario non può chiedere di essere reintegrato nei termini per il solo motivo che il titolare del marchio è rimasto inerte lasciando spirare il termine per domandare il rinnovo della registrazione di tale marchio né, tantomeno, può essere ammesso a contrastare la volontà del titolare di un marchio che abbia deciso coscientemente di non rinnovare la sua registrazione.

Ciò in quanto, come ha osservato il Tribunale, l’obiettivo perseguito dal regolamento 2017/1001 consiste “nel garantire l’identità d’origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio e non nel garantire sine die la registrazione di un marchio dell’Unione europea che sia scaduta per omesso rinnovo”. Il principio di disponibilità, difatti, sancisce che i marchi non più sfruttati tornino nel pubblico dominio affinché altri possano registrarli e trarne efficacemente tutte le utilità economiche.

Avv. Silvia Perra