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Emergenza Covid-19: Le misure di contenimento adottate dai principali Uffici di Proprietà Industriale nel mondo

Avv. Alessandro La Rosa

  1. Introduzione.

In questa sede saranno illustrate le misure adottate dai principali Uffici mondiali, nonché dall’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19.

  1. Stati Uniti – USPO.

L’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti al fine di fronteggiare l’emergenza Covid 19 ha previsto due importanti misure.

La prima avente ad oggetto la rinuncia alla firma manoscritta per la validità di alcuni documenti e pagamenti effettuati tramite carta di credito e non direttamente veicolati dai sistemi messi a disposizione dell’Ufficio. In tal caso, i titolari saranno autorizzati a fornire la propria firma anche per il tramite di scansione o mediante la c.d. “S-signature” modalità di firma elettronica che include tutti i sistemi di firma elettronici o meccanici.

La seconda misura consente ai richiedenti/titolari di marchi e brevetti di chiedere la rimessione in termini nel caso in cui non fossero stati nella condizione di pagare un rinnovo, ovvero di adempiere a un termine a causa dell’epidemia in atto.

Al fine di beneficiare della previsione il titolare/richiedente di un brevetto dovrà rilasciare una dichiarazione sulla base della quale non è stato possibile rispettare il termine in quanto personalmente interessato dall’epidemia, mentre il titolare/richiedente di un marchio sarà tenuto a spiegare in che modo il mancato adempimento è stato causato dalla suddetta epidemia. In ogni caso, la richiesta di rimessione in termini deve essere presentata entro due mesi dalla data di comunicazione di decadenza o di cancellazione.

  1. Canada – CIPO.

L’Ufficio marchi e brevetti canadese ha previsto l’ulteriore proroga rispetto a quella già prevista al 31.3.2020 del periodo di sospensione per gli adempimenti in materia di marchi e brevetti. In particolare, ha stabilito che tutti gli adempimenti i cui termini sarebbero scaduti tra il 16 marzo e il 30 aprile 2020, salvo diverse e ulteriori previsioni future, riprenderanno a decorrere dal 1 maggio 2020.

  1. Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale – WIPO.

Allo stato l’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale – WIPO non ha ancora comunicato alcuna modifica a procedure o termini per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo, almeno fino a un contrordine ufficiale, la continuità dell’attività dell’Organizzazione.

Si rammenta, tuttavia, che nonostante non vi sia stata alcuna previsione di sospensione dei termini inerenti alle procedure WIPO, sulla base dell’art. 5, Paragrafi 1, 2, e 3 del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è previsto che la parte onerata della trasmissione di un determinato documento non potrà incorrere in decadenza se dimostri di essere stata impossibilitata alla stessa e provveda alla predetta trasmissione entro 5 giorni da quando avrà avuto accesso ai servizi postali o di trasmissione elettronica. La suddetta comunicazione dovrà comunque pervenire agli uffici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale entro e non oltre sei mesi dalla data in cui è scaduto il termine in questione.

  1. Ufficio brevetti europeo – EPO.

L’Ufficio brevetti europeo ha previsto la proroga fino al 17 aprile 2020 di tutte le scadenze comprese tra il 15 marzo 2020 e il 17 aprile 2020 interessanti i Paesi considerati ad alto rischio Covid quali Austria, Egitto, Francia, Germania, Iran, Italia, Corea(Daegue e la provincia di Gyeongsangbuk-do), Spagna, Svizzera (Vaud, Ginevra e Ticino), Stati Uniti (California, New Jersey, New York e Washington).

Le misure per fronteggiare l’emergenza così come anche i Paesi interessati dalle stesse saranno sottoposti a continuo aggiornamento e comunicati nella pagina EPO al link https://www.epo.org/news-issues/covid-19_fr.html.


Le informazioni contenute nel presente articolo sono soggette a continui aggiornamenti che rendono necessaria la verifica dell’attualità delle stesse all’interno dei siti web degli Uffici marchi e brevetti ivi menzionati.

La Corte di Giustizia UE si esprime sulla liceità della condotta di una società che si limiti a conservare per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza del 2 aprile 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nella causa C-567/18) si è espressa su una questione pregiudiziale sottopostale dalla Corte Federale di Giustizia tedesca nell’ambito del procedimento coinvolgente la società Coty (titolare del marchio registrato Davidoff) e due società del gruppo Amazon, in merito alla possibilità di ritenere che un soggetto che conservi nel proprio magazzino, per conto di un terzo, prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, ponga in essere un atto di “uso” del marchio – consistente nello “stoccaggio” di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio degli stessi – vietato ai sensi della normativa unitaria, ed in particolare nel caso in cui solo il terzo intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti.

Nel caso sottoposto alla Corte, in breve, la società Coty lamentava il fatto che prodotti a marchio Davidoff fossero stati messi in commercio ed offerti in vendita al pubblico, senza il consenso della titolare, attraverso il marketplace di Amazon.de, anche se da soggetti terzi al gestore del portale. In tale contesto Coty rilevava come due società del gruppo Amazon avessero fornito ai contraffattori un servizio di stoccaggio, nei propri magazzini, dei prodotti illegittimi, con l’ulteriore specificazione che “nella comunicazione ai fini della vendita e al momento dell’esecuzione del contratto di vendita, tali società si sostituiscono interamente al venditore”, ed inoltre, “su ordine di Amazon Services Europe e di Amazon EU, Amazon Europe Core promuoverebbe in modo continuativo i prodotti sul sito Internet www.amazon.de mediante annunci pubblicitari nel motore di ricerca Google che rinvierebbero a offerte tanto di Amazon EU a proprio nome quanto di terzi, gestite da Amazon Services Europe” (v. punto 20 della sentenza).

Ebbene, nell’interpretare la normativa di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento n. 207/2009, ed all’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento 2017/1001, la Corte, nel richiamare favorevolmente principi già espressi in proprie decisioni precedenti, considera che “il verbo «usare» implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso”, che “solo un terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso è effettivamente in grado di cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto”, e che “il fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l’uso di un segno e di essere remunerati per tale servizio non significa che chi rende tale servizio usi egli stesso il segno” (v. rispettivamente i punti 37, 38 e 43 della decisione).

Alla luce di tali considerazioni la CGUE conclude pertanto nel senso che “affinché il magazzinaggio di prodotti rivestiti di segni identici o simili a marchi possa essere qualificato come «uso» di tali segni, occorre pure (…) che l’operatore economico che effettua tale magazzinaggio persegua in prima persona le finalità cui si riferiscono tali disposizioni, che consistono nell’offerta dei prodotti o nella loro immissione in commercio” e, quindi, che laddove le società che hanno eseguito lo stoccaggio “non (abbiano; n.d.r.) esse stesse offerto in vendita i prodotti di cui trattasi né li (abbiano; n.d.r.) immessi in commercio, (…) esse non fanno, di per sé, uso del segno nell’ambito della loro comunicazione commerciale” (v. punti 45 e 47 della sentenza).

La CGUE risolve dunque la questione pregiudiziale sottopostale come segue: “L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], e l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità”.

Al di là della questione in sé, risolta appunto negativamente dalla CGUE – ma che rappresenta quasi un mero caso di scuola, se si considera che la condotta delle società di Amazon viene ritenuta legittima sul presupposto che non fossero a conoscenza delle violazioni –, è interessante notare come la stessa Corte lasci aperta una finestra sulla configurabilità, in un caso come quello di specie, di violazioni della normativa sugli “hosting provider” dettata dalla Direttiva e-commerce n. 2000/31/CE e, in considerazione della possibilità che una società come Amazon sia “autore della violazione”, della Direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La CGUE ha semplicemente ritenuto di non potersi esprimere in merito, dato il vincolo imposto dalla formulazione del quesito da parte della Corte tedesca, che ha impedito alla Corte di Giustizia di tenere conto di quanto dedotto da Coty circa la partecipazione agli atti di offerta al pubblico e pubblicizzazione dei prodotti illeciti da parte di Amazon.

Il labile confine della distribuzione selettiva tra tutela del marchio e intese restrittive della concorrenza

Avv. Alessandro La Rosa

Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2019 il Tribunale di Milano è stato investito di una questione inerente alla distribuzione selettiva e ai presupposti di sua validità ed efficacia, conformemente alla disciplina dettata in materia di intese.

I giudici meneghini hanno difatti stabilito che la distribuzione, commercializzazione, offerta e promozione non autorizzata da parte di una piattaforma di vendita online di alcuni prodotti recanti un marchio di lusso deve essere considerata pregiudizievole dell’immagine commerciale dell’impresa. Ciò in quando il consumatore sarebbe indotto ad equiparare prodotti di lusso con altri posizionati in un segmento di mercato più basso o notevolmente più basso rispetto a questi.

Il Tribunale di Milano si è soffermato preliminarmente sull’operatività del principio di esaurimento nazionale e comunitario così come definito dagli artt. 5 del D. Lgs 10.2.2005, n. 30 e 15 del Regolamento (UE) n. 1001/2017 in funzione del sistema previsto per la distribuzione selettiva.

La distribuzione selettiva si traduce difatti in un accordo di commercializzazione volto ad autorizzare la vendita di prodotti recanti un determinato marchio –generalmente posizionato nel segmento di lusso- esclusivamente da parte di rivenditori autorizzati e previamente selezionati.

Tali accordi, in quanto potenzialmente limitativi della concorrenza, sono stati ritenuti ammissibili solo alla presenza di determinati presupposti. In particolare: (i) i rivenditori selezionati devono essere scelti in funzione di criteri oggettivi; (ii) al prodotto devono essere riconosciute caratteristiche tali da giustificare una tale rete di distribuzione; (iii) le pattuizioni negoziate devono essere sufficientemente equilibrate da non alterare in maniera considerevole la concorrenza. Sussistendo le presenti condizioni, tali accordi di distribuzione selettiva non dovrebbero, pertanto, soggiacere all’applicazione della disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE.

In altri termini, tale accordo è per giurisprudenza costante ammissibile solo nel caso in cui siano state rispettate le condizioni sopra elencate: solo alla sussistenza dei predetti presupposti una rete di distribuzione selettiva potrà godere dell’esenzione di cui all’art. 2 del Reg. CE 330/2010 e dirsi conforme alla regola di divieto di intese restrittive della concorrenza posta dall’art. 101 TFUE.

La società di luxury goods ha previsto, peraltro, una clausola contrattuale sulla base della quale: “Il Rivenditore autorizzato si impegna a vendere i prodotti […] solo nei punti di vendita autorizzati da parte del fornitore, anche quando questo sia proprietario di più punti vendita. E’ vietata la vendita a rivenditori non autorizzati da parte del fornitore, mentre è consentita la rivendita dei prodotti a operatori commerciali facenti parte del sistema di distribuzione selettiva […], come le parti qui espressamente riconoscono”.

Nella fattispecie concreta, il Tribunale di Milano ha stabilito che le condizioni commerciali che la società di luxury goods sottopone ai rivenditori “possono ritenersi conformi ai principi sanciti dal Reg. CE 330/2010 e dalla giurisprudenza comunitaria, stante la natura oggettiva, qualitativa e non discriminatoria dei criteri che le ispirano e la loro congruità e proporzionalità rispetto agli obiettivi di tutela dell’immagine commerciale e dell’aura di lusso del marchio”.

I giudici sono giunti a tale conclusione riprendendo i principi già enucleati dalla Corte di Giustizia che, nella sentenza Coty, ai punti 49 e 50, ha evidenziato che “[…] una vendita online di prodotti di lusso tramite piattaforme che non appartengono ad alcun sistema di distribuzione selettiva di tali prodotti, nell’ambito della quale il fornitore non ha la possibilità di controllare le condizioni di vendita dei suoi prodotti, determina il rischio di uno scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo a nuocere alla loro immagine di lusso e, quindi, alla loro stessa natura”, considerando il fatto che “tali piattaforme costituiscono un canale di vendita per ogni tipo di prodotto”.

A fronte di ciò è stato ritenuto che “se da un lato un impedimento assoluto alla vendita on line costituisce grave restrizione della concorrenza, dall’altra appare lecito imporre al distributore il rispetto di alcuni standard qualitativi del sito”, restando affidato all’interprete il compito di definire le previsioni imposte dal titolare per la vendita negli spazi fisici in relazione alle peculiarità della vendita via web, verificando quali tra queste rientrino tra le deroghe di cui all’art. 101 paragrafo 3 TFUE.

Sulla base dell’esame del sito e delle modalità di offerta in vendita dei prodotti di lusso, nel corso del giudizio è effettivamente emersa la circostanza che i prodotti del marchio venivano mostrati e offerti “mescolati” ad altri articoli appartenenti ad ambiti tra i quali diversi erano quelli di basso profilo, ovvero, di scarso valore economico.

Per queste ragioni il Tribunale di Milano ha stabilito che devono ritenersi lesive del prestigio e dell’immagine del marchiola commercializzazione, l’offerta in vendita, la promozione e la pubblicizzazione di prodotti di quest’ultima accanto a materiale pubblicitario di prodotti di altre marche, anche di segmenti di mercato più bassi, nella stessa pagina internet. Apparendo altresì lesivo anche l’accostamento a prodotti non appartenenti alla sfera del lusso e la presenza di link che indirizzano a siti di prodotti del tutto diversi.

Conseguentemente a tali evidenze e valutazioni il Collegio ha inibito al rivenditore di commercializzare, offrire in vendita, promuovere o pubblicizzare sul territorio italiano i prodotti recanti i marchi della società ricorrente.