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Dopo il parere dell’Avvocato Generale, la decisione della Corte di Giustizia. La vendita di libri elettronici di seconda mano tramite un sito Internet costituisce comunicazione al pubblico soggetta all’autorizzazione dell’autore

Avv. Alessandro La Rosa

Con la sentenza emessa in data 19 dicembre 2019 (C-263/18, raggiungibile all’indirizzo http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D57D8F2D013DB6F0732B7BC171B91E09?text=&docid=221807&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7250639), la Corte di Giustizia ha dichiarato che la fornitura al pubblico effettuata per il tramite di download di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della direttiva 2001/29 sul diritto d’autore.

La vicenda ha avuto inizio quando la Nederlands Uitgeversverbond (NUV) e la Groep Algemene Uitgevers (GAU) proponevano dinanzi al Tribunale dell’Aia un ricorso volto a vietare a un’associazione la messa a disposizione di libri elettronici a favore di un gruppo di lettura creato da quest’ultima all’interno del proprio sito Internet, ovvero di riprodurre tali libri. Ciò in quanto le predette attività avrebbero violato i diritti d’autore vantati dagli affiliati su tali libri elettronici: più precisamente, offrendo in vendita i libri elettronici di “seconda mano” seppure nell’ambito di tale gruppo di lettura, la società convenuta avrebbe effettuato una comunicazione al pubblico dei predetti libri non autorizzata dai titolari dei diritti.

La stessa società convenuta, di contro, sosteneva che tali attività sarebbero potute rientrare esclusivamente nel diritto di distribuzione soggetto, ai sensi della direttiva 2001/29 sul diritto d’autore, a una regola di esaurimento allorquando l’oggetto interessato –nella fattispecie concreta i libri elettronici- fosse stato venduto nell’Unione dal titolare del diritto o con il suo consenso. L’applicazione di tale previsione comporterebbe, pertanto, che le attrici, successivamente alla vendita dei libri elettronici di cui trattasi, non avrebbero più il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare al pubblico la loro distribuzione.

La Corte investita della questione ha stabilito che la fornitura di un libro elettronico, concretizzata per il tramite di download, per un uso permanente non rientra nel diritto di “distribuzione al pubblico” previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ma nel diritto di “comunicazione al pubblico” come disciplinato dall’articolo 3, paragrafo 1, della summenzionata direttiva, al quale non si applica l’esaurimento conformemente al paragrafo 3 di quest’ultimo articolo.

Ciò in quanto, a parere della Corte, intenzione del legislatore dell’Unione sarebbe stata quella di riservare la disciplina dell’esaurimento alla distribuzione di oggetti tangibili, quali i libri incorporati su un supporto materiale. Estendere la disciplina dell’esaurimento anche ai libri elettronici rischierebbe, invece, di pregiudicare o, quantomeno, limitare l’interesse dei titolari di ricevere un adeguato compenso rispetto all’ipotesi dei libri incorporati su un supporto materiale a fronte del mancato deterioramento con l’uso delle copie digitali di libri elettronici, continuando a poter essere, pertanto, delle copie nuove spendibili all’interno di un eventuale mercato di seconda mano.

Con riferimento alla nozione di “comunicazione al pubblico”, la Corte ha invece dichiarato che “come sottolineato dal considerando 23 della direttiva 2001/29, deve essere intesa in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, copre qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione”.

La Corte ha evidenziato che tale nozione consta di due elementi: il primo, l’atto di comunicazione di un’opera, il secondo, la comunicazione di quest’ultima al pubblico.

Per quanto riguarda l’atto di comunicazione dell’opera, dalla relazione sulla proposta di direttiva 2001/29 risulta che “l’atto critico è costituito dalla “messa a disposizione del pubblico di un’opera”, ovvero dall’offerta di un’opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua reale trasmissione su richiesta (“on-demand transmission”)”. Al riguardo deve essere considerato “irrilevante se l’opera venga effettivamente richiamata da un utente o meno”. Pertanto, secondo la Corte, la circostanza che le opere oggetto di controversia siano state messe a disposizione dell’utenza registrata sul sito Internet del gruppo di lettura non può che essere considerato come una «comunicazione» di un’opera, senza che sia necessario che gli appartenenti al gruppo si siano avvalsi della possibilità di scaricare i relativi contenuti.

Con riferimento alla comunicazione delle opere al pubblico, la Corte stabilisce che si deve tener conto non solo del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione.

A tal riguardo, poiché secondo la Corte, il numero di persone che possono avere accesso a una stessa opera tramite il gruppo di lettura, contemporaneamente o in successione, è notevole, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, l’opera di cui trattasi deve ritenersi comunicata a un pubblico. Peraltro, sempre secondo quanto stabilito dalla Corte, perché sia considerata comunicazione al pubblico, l’opera deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, ossia un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera. Nella fattispecie concreta, poiché la messa a disposizione di un libro elettronico è generalmente accompagnata da una licenza di utilizzo ai soli fini della lettura da parte dell’utente che ha effettuato il download per mezzo delle sue stesse apparecchiature, si deve ritenere che la comunicazione effettuata dalla società convenuta sia fatta ad un pubblico “nuovo” in quanto non preso originariamente in considerazione dai titolari del diritto d’autore, tanto da poter essere qualificato quale pubblico nuovo.

La fast-dynamic-injunction del Tribunale delle Imprese di Milano per la tutela preventiva del film “Tolo Tolo” (decreto n. 2718/2019)

Avv. Alessandro La Rosa

In data 24.12.2019 la Sez. Impresa del Tribunale Civile di Milano ha emesso un importante decreto che costituisce un ulteriore passo avanti nella lotta alla (sempre più aggressiva) pirateria digitale: questa volta a tutela delle opere cinematografiche.

Oggetto del decreto suddetto è il film “Tolo Tolo”, diretto ed interpretato dal celebre attore e comico italiano Checco Zalone, uscito nelle sale il 1 gennaio 2020.

Già nel corso delle settimane precedenti la distribuzione del film nelle sale, erano comparse decine di portali web “pirata” i quali, utilizzando fra l’altro abusivamente il titolo e la locandina dell’opera, pubblicizzavano l’imminente messa a disposizione di quest’ultima a beneficio dei propri utenti.

Pertanto, a seguito dell’invio ai fornitori di servizi di hosting dei suddetti portali di formali diffide rimaste senza alcun riscontro, le società Taodue s.r.l. e Medusa Film s.p.a. –rispettivamente produttore e titolare dei diritti di distribuzione dell’opera- il giorno 19 dicembre 2019 hanno giocato d’anticipo depositando un ricorso cautelare d’urgenza con cui chiedevano al Tribunale Impresa “A” di Milano l’emissione di un decreto che imponesse ai maggiori operatori telefonici italiani l’adozione delle più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i propri clienti l’accesso ai portali pirata in questione, sia nella loro attuale denominazione che in associazione a qualsiasi altro futuro domain name (di primo o di secondo livello) idoneo a consentire l’accesso ai medesimi contenuti illeciti.

Il Tribunale, pronunciandosi tempestivamente, ha accolto le richieste delle parti ricorrenti con il decreto n. 2718/2019. Con tale provvedimento, il Giudice meneghino ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, stante sia l’abuso di titolo e della locandina del film sia l’indubbia intenzione dei portali pirata di trasmettere illecitamente l’opera non appena questa fosse stata distribuita nelle sale, nonché del periculum in mora, tenuto contro fra l’altro della “fondamentale importanza che riveste la prima visione nelle sale cinematografiche, in termini di accoglienza e riscontro da parte del pubblico e della critica, nel successivo ciclo di vitalità commerciale di un film”.

Conseguentemente, con il suddetto decreto (emesso inaudita altera parte, vista “la particolare urgenza […] stante la necessità di intervento in tempi utili a evitare l’ulteriore protrarsi delle condotte illecite in concomitanza alla distribuzione del film nella sale cinematografiche di tutta Italia”) il Tribunale ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi: l’accesso ai nomi a dominio individuati dalle ricorrenti, anche qualora ad essi venga associato un diverso top level domain -qualora trasmettano la medesima opera oggetto del ricorso-, nonché l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second level domain, con l’ulteriore condizione che sussista l’obiettivo collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell’attività illecita iniziale.

Gli ISP dovranno continuare ad intervenire prontamente a seguito delle segnalazioni dei titolari dei diritti sull’opera.

Si tratta di un risultato particolarmente importante per il comparto cinematografico italiano e, più in generale, per tutti i produttori di contenuti: l’Autorità giudiziaria italiana ha mostrato particolare sensibilità rispetto alla necessità di garantire una tutela preventiva –che sia effettiva ed efficace- alle opere protette dal diritto d’autore, abusivamente riprodotte nell’ambiente digitale.

Rilevanza del preuso secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione

Avv. Alessandro La Rosa

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14925/2019 è tornata sulla annosa questione della valenza e rilevanza del marchio di fatto e del preuso che di questo sia fatto, rispetto ad un marchio simile, ma registrato successivamente.

Non è contestabile che nel nostro ordinamento il marchio di fatto rivesta autonoma rilevanza, vedendo riconosciuto al suo titolare il diritto di preuso laddove, a seguito del continuato ed effettivo utilizzo del segno, quest’ultimo sia riconosciuto in un determinato ambito territoriale per identificare precisi prodotti e servizi.

Sul punto, la Suprema Corte è stata investita di un caso in cui una società produttrice di acque minerali ha chiesto che alla concorrente fosse inibito l’utilizzo del marchio di fatto, in forza della registrazione eseguita nella classe merceologica 32 (“acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche”), essendo l’utilizzo di tale marchio lesivo del diritto dell’attrice all’uso esclusivo del medesimo concesso dalla registrazione.

Al riguardo, i giudici della Corte hanno ribadito il concetto per cui “il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo a mancare, in tal caso, il requisito della novità; ne consegue che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti”.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha valorizzato il requisito di novità di cui un marchio deve essere portatore al fine di poter essere efficacemente registrato. Difatti, sulla base del disposto contenuto nel D.Lgs. n. 30 del 2005, all’art. 19 “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede“, mala fede, nella specie, certamente insita nella condotta della ricorrente che aveva registrato un marchio nonostante il preuso da parte di altra società, precedente ed effettivo risp

I danni punitivi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

Avv. Alessandro La Rosa

Come noto, la direttiva 48/2004/CE prevede, all’articolo 13, che “Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione”. Pur escludendo, tale direttiva, che la funzione del risarcimento del danno abbia in questo ambito finalità punitive, ci si è spesso domandati come si possa definire il perimetro del concetto di “danni adeguati al pregiudizio effettivo”.

Soccorre a questi fini, in primo luogo, la Relazione alla proposta di direttiva formulata dal Parlamento europeo, dove si legge che “L’obiettivo principale della presente iniziativa resta quello di realizzare il mercato interno nel settore della proprietà intellettuale garantendo che l’acquis comunitario del diritto sostanziale di proprietà intellettuale venga applicato correttamente nell’Unione europea”. Nella formulazione iniziale, peraltro, il testo del definitivo art. 13 cit. prevedeva espressamente forme di quantificazione predeterminate del danno liquidabile nella materia della proprietà intellettuale: “il paragrafo 1 conferma il principio secondo il quale va risarcito il danno subito a causa di una violazione commessa per dolo o per colpa. Esso stabilisce pertanto che la parte lesa ha diritto a) a un risarcimento mediante il pagamento di un importo forfettario pari al doppio dell’ammontare delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto esserle riconosciuti nel caso in cui l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto in questione (l’obiettivo della disposizione è quello di prevedere un risarcimento totale del danno subito, che il titolare del diritto ha talvolta difficoltà a quantificare)”.

Direttamente connesso con il tema del quantum dei danni risarcibili nella materia di interesse dai giudici nazionali è quindi quello dell’ammissibilità, in termini generici, di liquidazioni di danni che abbiano anche funzioni “sanzionatorie”.

In ambito europeo la Corte di giustizia si è più volte espressa sul punto.

Anche se l’oggetto della decisione concerne attività anticoncorrenziali (e non la proprietà intellettuale), già nell’ambito dei procedimenti riuniti C- 295-298/04, prima l’Avvocato generale e poi la Corte europea, hanno affrontato, tra le altre, la seguente questione pregiudiziale: “Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall’impresa danneggiante parte dell’intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d’ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione in essere di intese o di pratiche concordate vietate dall’art. 81 del Trattato”. Già poco tempo dopo l’entrata in vigore del Trattato CEE la Corte ha dichiarato che i divieti di cui agli artt. 81 e 82 CE hanno efficacia diretta e impongono quindi ai giudici nazionali di tutelare i diritti che i cittadini comunitari possono trarre da tali disposizioni. Anche tale questione va risolta alla luce dei principi di equivalenza e di effettività. Così, rileva l’Avvocato generale, “la legislazione federale antitrust americana  prevede la possibilità di chiedere «treble damages» (danni tre volte superiori). Non c’è bisogno di dimostrare che, se viene data la possibilità di chiedere un risarcimento tre volte superiore al danno subito, l’importo da versare a titolo di danni può risultare assolutamente enorme. Il legislatore federale americano ha espressamente voluto l’effetto deterrente che ne deriva”. Anche se in ambito comunitario non sono presenti norme equivalenti, alcuni Stati prevedono, nell’ambito delle azioni per il risarcimento dei danni, anche la possibilità di liquidare danni punitivi o di sanzioni esemplari (ad es. Irlanda, Gran Bretagna, Cipro). L’Italia non rientra fra questi Stati. Nella maggioranza degli Stati membri prevale l’opinione che il risarcimento dei danni debba in primo luogo servire a riparare il pregiudizio causato dal comportamento anticoncorrenziale vietato e non a procurare al danneggiato un vantaggio economico. Allo stesso tempo però, osserva sempre l’Avvocato generale, “il diritto comunitario non s’oppone ad un approccio di quest’ultimo tipo”. Pertanto, “Mancando norme comunitarie a questo riguardo, spetta al diritto interno di ciascuno Stato membro il compito di fissare i criteri per la liquidazione del danno, purché tali criteri non risultino meno favorevoli di quelli applicati ad analoghe pretese fondate sul diritto interno ed il risarcimento del danno non venga reso impossibile od estremamente difficile” (vd. per analogia per analogia, sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93). Sulla base delle medesime considerazioni, anche la Corte europea ha concluso affermando i seguenti principi di diritto: “Pertanto, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, se un risarcimento danni particolare, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell’ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell’ambito di queste ultime azioni. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto. D’altro lato, dal principio di effettività e dal diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subìto un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi”.

Più recentemente (causa C-367/15), la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta sul tema che qui interessa, nella specifica materia della violazione dei diritti d’autore.

Una delle questioni pregiudiziali demandate alla decisione della Corte è “se l’articolo 13 della [direttiva 2004/48] possa essere interpretato nel senso che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere la riparazione dei danni da esso subiti sulla base dei principi generali, oppure se, senza dover dimostrare il danno ed il nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione dei suoi diritti ed il danno, possa esigere il pagamento di una somma di denaro di importo equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata”.

Nell’ambito della causa C-367/15, la Corte di giustizia, ha confermato il principio di diritto proposto dall’Avvocato generale, affermando che Pertanto, l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere all’autore della violazione di tali diritti il risarcimento dei danni da esso subiti mediante il versamento di una somma equivalente al doppio di un canone ipotetico. Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal fatto, in primo luogo, che un risarcimento calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico non è esattamente proporzionale al danno effettivamente subito dalla parte lesa. Infatti, tale caratteristica è intrinseca ad ogni risarcimento forfettario, come quello espressamente previsto all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48”.

In ambito nazionale, come è noto, un’importante apertura della Corte di Cassazione a Sezioni Unite verso l’ammissibilità di componenti sanzionatorie del danno risarcibile ha trovato riconoscimento nell’ordinanza Cass. Civ. 16.5.2016 n. 9978 e nella successiva sentenza Cass. Sez. Uni. 5.7.2017 n. 16601 (di cui abbiamo già discusso qui).

Giudizio di confondibilità tra marchi simili: principio di effettività nell’utilizzo del marchio e rilevanza del livello di attenzione meno elevato tra il pubblico di riferimento

Avv. Alessandro La Rosa

Con decisione resa in data 19 settembre 2019 nel procedimento T-359/18 il Tribunale dell’Unione Europea è stato investito di una controversia avente ad oggetto il giudizio di confondibilità tra due marchi: , marchio registrato in Italia nella classe 3 (Shampoo; prodotti di profumeria; olii essenziali; cosmetici per la cura della pelle e dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche, non per uso medico), e il marchio “TRICOPIN”, depositato successivamente in sede comunitaria nelle classi 3 e 5 (Preparati farmaceutici per la cura della pelle e dei capelli; prodotti cosmetici con proprietà medicali per la cura della pelle e dei capelli; prodotti per il trattamento dei pidocchi; prodotti per l’eliminazione dei pidocchi nei capelli).

Con il primo motivo veniva eccepiva la mancata prova circa l’effettivo utilizzo del marchio anteriore nel mercato italiano, corrispondendo, quest’ultimo a un uso meramente simbolico e, come tale, insufficiente a creare o mantenere quote di mercato.

Il Tribunale rileva che ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 3, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve provare che nel corso del termine di cinque anni antecedenti alla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea, il predetto marchio sia stato oggetto di uso effettivo nello Stato membro in cui è protetto per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, ovvero che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione sarebbe stata respinta. Peraltro, la prova dell’uso deve stabilire il luogo, il tempo, l’intensità e la natura dell’uso del marchio anteriore, per i prodotti e i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l’opposizione.

Al riguardo e secondo i giudici, può essere rinvenuta l’effettività nell’utilizzo del marchio laddove quest’ultimo mantenga la sua funzione essenziale, ovverosia, laddove sia garantita l’identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato. Peraltro, nel giudizio di valutazione circa l’effettività nell’utilizzo del marchio dovranno essere valutate tutte le circostanze che possano provare un suo sfruttamento commerciale, tra cui rientrano tutti gli usi considerati giustificati nell’ambito del settore economico interessato, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato e l’ampiezza e la frequenza nel suo uso.

Peraltro, il Tribunale nella valutazione delle circostanze concrete ha stabilito che: secondo giurisprudenza oramai consolidata, “il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non devono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, come il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento”, elementi, questi, che sono stati ritenuti provati nella fattispecie concreta.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente, titolare del marchio comunitario successivo rispetto a quello nazionale, eccepiva la violazione dell’articolo 8 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento 2017/1001 il quale prevede che: “In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: […] b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.

Più precisamente contestava la decisione assunta dalla Commissione ricorso nel punto in cui statuiva che tra i due marchi potesse esserci un rischio di confusione anche tra i consumatori più attenti.

Sul punto il Tribunale ha dilatato il perimetro della decisione della Commissione ricorso stabilendo che quest’ultima avrebbe errato nel concludere che i prodotti designati dai marchi in conflitto rientranti nella classe 3 (designata da entrambi i marchi) erano rivolti esclusivamente al grande pubblico, in quanto potevano essere destinati anche a quello dei professionisti.

Al riguardo, il Tribunale si sofferma sulla definizione del livello di attenzione da attribuire al pubblico di riferimento da valutarsi all’interno di un determinato gruppo di consumatori. Più precisamente, “si deve prendere in considerazione, all’interno di ciascun gruppo di consumatori identificato, il consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, che si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre parimenti tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda dei prodotti o dei servizi di cui trattasi […]”, inoltre, “per quanto concerne la valutazione del rischio di confusione, si deve prendere in esame la parte del pubblico di riferimento con il livello di attenzione meno elevato, salvo che tale parte non debba essere considerata insignificante”.

Pertanto, la Commissione ricorso sarebbe incorsa in un errore decisionale con riferimento alla definizione del livello di attenzione prestato dal pubblico di riferimento nella valutazione del rischio di confusione tra marchi, in quanto questo sarebbe dovuto essere rapportato non al livello di attenzione medio, ma a quello meno elevato, in quanto meno sensibile a cogliere le differenze tra i segni distintivi.

Tale decisione precisa, altresì, che la valutazione del rischio di confusione non può prescindere da un confronto e un’analisi tra i prodotti o servizi commercializzati, nonché tra i marchi stessi. Difatti nel confronto tra segni non si può trascurare la percezione sensoriale e personale del singolo consumatore e quest’ultimo deve comunque fondarsi sull’impressione complessiva suscitata dai marchi in conflitto, con riferimento soprattutto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale, avendo presente che il consumatore medio tende a percepire il marchio come un tutt’uno, avendo a mente soltanto variazioni che possono qualificarsi rilevanti. Variazioni che evidentemente non possono essere considerate rilevanti nel caso del marchio “Tricopin” rispetto al marchio “Tricodin”, marchi da considerarsi confondibili in quanto differenziati esclusivamente da una consonante su otto.

Le linee guida della Commissione Europea per l’implementazione dell’art. 17, paragrafo 4, della nuova Direttiva europea sul Copyright nel DSM (Direttiva 790/2019)

Avv. Alessandro La Rosa

Come noto, l’art. 17 della nuova direttiva sul copyright nel mercato unico digitale ha espressamente previsto che la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, organizzi dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, deve emettere orientamenti sull’applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra stakeholders di cui si fa cenno al paragrafo 4 dello stesso articolo 17.

La cooperazione a cui si riferisce il legislatore comunitario concerne in particolare l’obbligo –posto in capo ai gestori di piattaforme di condivisione di contenuti- di “dimostrare” di: a) aver compiuto “i massimi sforzi” per ottenere un’autorizzazione all’uso di contenuti protetti di terzi, e b) aver compiuto, “secondo elevati standard di diligenza professionale di settore”, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b) (cfr. art. 17, § 4).

La Commissione ha quindi iniziato a dare audizione alle parti interessate: nelle date del 15 ottobre e del 5 novembre 2019. Altri due incontri si terranno il 25 novembre ed il 16 dicembre c.a..

Attualmente più di un milione di imprese dell’Unione europea opera attraverso piattaforme online per raggiungere i propri clienti e si stima che circa il 60% dei consumi privati e il 30% dei consumi pubblici di beni e servizi legati all’economia digitale totale avvenga attraverso intermediari online (Relazione della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche europee del 1.6.2018, www.parlamento.it).

Come osservato dall’avvocato generale europeo Pedro Cruz Villalón nell’ambito della causa C-314/12 incardinata di fronte alla Corte di Giustizia Europea “le nuove tecnologie implicano anche la possibilità di abuso. Ciò è particolarmente vero per la violazione del diritto d’autore in Internet”.

Se da un lato Internet rappresenta un canale di distribuzione fondamentale (forse ormai il principale), le norme che regolano il mercato digitale devono essere chiare affinché tutti gli operatori presenti sul medesimo mercato possano cogliere le opportunità offerte da questo nuovo ambiente: un quadro normativo definito e armonizzato è il presupposto necessario per lo sviluppo ed il funzionamento dell’economia digitale.

Nel comparto dell’editoria audiovisiva, occorre garantire che i titolari di diritti ricevano la giusta remunerazione per lo sfruttamento dei contenuti di loro proprietà da parte di servizi online (come le contet-sharing-platforms che danno accesso a contenuti abusivamente caricati dagli utenti). Lo stesso vale per il settore dell’editoria giornalistica dove spesso gli editori riescono difficilmente a concedere licenze per le pubblicazioni online ricavando una quota equa del valore che esse generano. Le contet-sharing-platforms e gli aggregatori di contenuti attualmente pongono diversi ostacoli ai titolari dei diritti (quali artisti, produttori ed editori) per il riconoscimento di una equa distribuzione del valore al punto di arrivare addirittura a negarla del tutto (è il problema del c.d. “value gap” creato dai modelli di business dei cc.dd. Over The Top).

Al seguente link (https://www.linkedin.com/posts/alessandro-la-rosa-438b2113_second-meeting-of-the-stakeholder-dialogue-activity-6598517997386686464-w_6Z) è possibile visionare l’intervento di Alessandro La Rosa per conto di ACT- Association of Commercial Television in Europe durante il secondo incontro svoltosi in Commissione UE lo scorso 5 novembre c.a. per l’attuazione dell’art. 17, § 10 della Direttiva UE 2019/790.

Il Tribunale di Milano sull’illiceità di una (non autorizzata) pubblicazione periodica interamente dedicata ad un telefilm

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza in data 29 ottobre 2019 il Tribunale di Milano, Sez. Impresa A, ha riconosciuto una condotta “di natura plurioffensiva” nell’utilizzo non autorizzato di materiali “di scena” – quali fotografie di scena, immagini ritraenti gli attori nel backstage e “ogni frammento estrapolato dall’opera” – relativi ad un’opera cinematografica, ed in particolare ad un telefilm (definito dallo stesso Tribunale come un “film di corto o medio metraggio, realizzato essenzialmente per l’utilizzazione televisiva”, come tale “assimilato alle opere cinematografiche”), prodotto da Reti Televisive Italiane S.p.A., nonché del marchio registrato costituente il titolo dell’opera medesima, su di una pubblicazione cartacea periodica, edita dalla convenuta, avente il medesimo titolo (anche nella sua declinazione grafica) e contenuto interamente dedicato a detta opera cinematografica.

Il Tribunale ha ritenuto infatti che la convenuta non abbia posto in essere solamente “una attività – lecita – meramente informativa di una trasmissione di successo”, ma un “concreto impiego – illecito – di segni distintivi ed immagini oggetto di privativa dell’attrice”, così accertando tanto la violazione dei diritti d’autore sull’opera cinematografica (e sull’omonima rivista cartacea edita dall’attrice), ai sensi degli artt. 78 ter, 100 e 102 L.D.A., quanto la contraffazione del marchio registrato ai sensi dell’art. 20, lett. b), C.P.I., disponendo la condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (a titolo di danno all’immagine) in favore dell’attrice.

Corte di Giustizia UE (causa C-263/18): si torna sul tema della differenza tra diritto di distribuzione e diritto di comunicazione al pubblico di opere protette

Avv. Alessandro La Rosa

Attraverso le proprie conclusioni presentate lo scorso 10 settembre, relative alla causa C-263/18 pendente davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’Avv. Generale Szpunar ha analizzato il tema della differenza fra diritto di distribuzione ed diritto di comunicazione al pubblico nell’ambito del diritto d’autore.

In particolare, il tema affrontato verte attorno all’ampiezza della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione, nel mondo attuale delle copie virtuali delle opere letterarie protette.

La controversia, che vede quali promotrici dell’azione due associazioni olandesi aventi ad oggetto la difesa degli interessi degli editori, nasce al fine di contrastare l’attività posta in essere dalla società “Tom Kabinet”, la quale offre un marketplace online per libri elettronici di seconda mano.

Alla CGUE è stato quindi chiesto se la fornitura agli utenti delle opere protette mediante download da Internet debba essere considerata compresa nel diritto di distribuzione, con la conseguenza che tale diritto si esaurisce con la fornitura “originale” fatta con il consenso dell’autore, se non dall’autore medesimo: tale discrimine non è immediato, in quanto la suddetta modalità di circolazione online delle opere, combina entrambe le forme di accesso del pubblico.

Come noto, il diritto alla distribuzione ed il diritto di comunicazione al pubblico sono disciplinati, rispettivamente dagli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Dalla lettura dei suddetti articoli secondo le linee guida fornite dai Considerando 24, 25, 28 e 29 della Direttiva 29/2001, l’Avvocato osserva come, a suo avviso, il legislatore europeo abbia chiaramente voluto definire una linea di demarcazione fra i due diritti, intendendo con comunicazione al pubblico “qualsiasi forma di sfruttamento delle opere online, sia quelle che non sono connesse a una copia, sia a quelle che si basano sulla creazione di una siffatta copia”, e limitando la nozione di “diritto di distribuzione” e relativa caratteristica dell’esaurimento, applicabile alle condotte che prevedono la creazione di copie su supporti tangibili: difatti, continua l’Avvocato Generale, il concetto di distribuzione “implica il trasferimento della proprietà dell’esemplare dell’opera in questione, attraverso la vendita o altro mezzo” e osserva come non si possa parlare di “proprietà” in senso stretto nel caso di file digitale, il quale può “essere assimilato ad informazione pura” e quindi tutelato “da differenti diritti, ma non dal diritto di proprietà”.

L’Avvocato Generale conclude sostenendo che, seppur “il possesso permanente della copia di una simile opera d’arte da parte dell’utente dimostra la somiglianza di tale modalità di fornitura con la distribuzione di copie tangibili”, tuttavia, tenendo conto in particolare degli argomenti contenuti nei Considerando da 36 a 49 della Direttiva 29/2001 che rendono chiara la volontà del legislatore di far rientrare lo scaricamento da Internet nel diritto di comunicazione al pubblico e di limitare l’ampiezza dell’applicabilità del diritto di distribuzione.

Pertanto, l’avvocato Generale conclude affermando che “gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione devono essere interpretati nel senso che la fornitura di libri elettronici mediante scaricamento online per uso permanente non rientra nell’ambito di applicazione del diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, bensì in quello del diritto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva”.

La Corte di Giustizia ridefinisce gli obblighi di stay down degli hosting provider: Facebook deve rimuovere tutti i contenuti illeciti “identici” ed “equivalenti” indipendentemente dall’identità dell’autore della violazione e su scala mondiale

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza del 3 ottobre 2019, la CGUE ha deciso la causa C-18/18 (avevamo già dato atto del parere dell’Avvocato Generale qui).

I FATTI

Il 3 aprile 2016, un utente di Facebook ha condiviso, sulla sua pagina personale, un articolo della rivista di informazione austriaca online oe24.at intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati», una fotografia della sig.ra Glawischnig-Piesczek presidente del gruppo parlamentare «die Grünen» (i Verdi) e un commento redatto in termini che il giudice del rinvio ha dichiarato idonei a ledere l’onore della ricorrente nel procedimento principale («brutta traditrice del popolo», «imbecille corrotta»).

Nonostante la richiesta di rimozione da parte della diretta interessata, Facebook ometteva di rimuovere il commento.

A seguito di azione giudiziaria, la sig.ra Glawischnig otteneva un ordine inibitorio del seguente tenore: “cessare immediatamente e fino alla chiusura definitiva del procedimento relativo all’azione inibitoria, la pubblicazione e/o la diffusione di fotografie della ricorrente nel procedimento principale, qualora il messaggio di accompagnamento contenesse le stesse affermazioni o affermazioni di contenuto equivalente a quello del commento” pubblicato.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Suprema Corte austriaca –anche in considerazione della diffusione a livello globale dell’attività del noto social network– ha sottoposto alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

  • Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] osti in generale a uno degli obblighi sotto descritti imposti a un host provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all’obbligo di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della [suddetta] direttiva, ma anche altre informazioni identiche:

– a livello mondiale;

– nello Stato membro interessato;

– dell’utente interessato a livello mondiale;

– dell’utente interessato nello Stato membro interessato.

2)           In caso di risposta negativa alla prima questione: se ciò valga rispettivamente anche per informazioni dal contenuto equivalente;

3)           Se ciò valga anche per informazioni dal contenuto equivalente, non appena il gestore sia venuto a conoscenza di tale circostanza”.

LE MOTIVAZIONI DELLA CGUE

La CGUE ha anzitutto considerato che come emerge dal considerando 47della direttiva in parola, il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici» (punto 37, sentenza).

Inoltre un prestatore di servizi di hosting può essere destinatario di ingiunzioni “anche nell’ipotesi in cui non sia considerato responsabile” (punto 25, sentenza).

In base a quanto disposto dall’articolo 18 della direttiva 2000/31, paragrafo 1, le Autorità degli Stati membri devono “prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa” (punto 26, sentenza).

Il considerando 52 della direttiva in parola precisa che “la peculiarità derivante dal fatto che i danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica” (punto 28, sentenza).

Rileva infine che i provvedimenti inibitori de quibus sono espressamente preordinati a porre fine “a «qualsiasi» presunta violazione o a impedire «qualsiasi» ulteriore danno agli interessi in causa, in linea di principio, non si può presumere alcuna limitazione alla loro portata ai fini della loro attuazione” (punto 30, sentenza).

LA DECISIONE

Sulla base di tali valutazioni la CGUE ha stabilito che “al fine di poter ottenere dal prestatore di servizi di hosting di cui trattasi che egli impedisca qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, è legittimo che il giudice competente possa esigere da tale prestatore di servizi di hosting di bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

Il giudice competente potrà altresì ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita.

Quanto al concetto di “equivalenza” delle informazioni illecite la CGUE chiarisce che “l’illiceità del contenuto di un’informazione non è di per sé il risultato dell’uso di alcuni termini, combinati in un certo modo, ma del fatto che il messaggio veicolato da tale contenuto è qualificato come illecito, trattandosi, come nel caso di specie, di dichiarazioni diffamatorie aventi ad oggetto una determinata persona”.

Ne consegue che, affinché un’ingiunzione volta a fare cessare un atto illecito e ad impedire il suo reiterarsi nonché ogni ulteriore danno agli interessi in causa possa effettivamente realizzare siffatti obiettivi, detta ingiunzione deve potersi estendere alle informazioni il cui contenuto, pur veicolando sostanzialmente lo stesso messaggio, sia formulato in modo leggermente diverso, a causa DELLE PAROLE UTILIZZATE o della LORO COMBINAZIONE, rispetto all’informazione il cui contenuto sia stato dichiarato illecito” (punto 41).

A tal fine l’ordine inibitorio deve contenere “elementi specifici debitamente individuati dall’autore dell’ingiunzione, quali il NOME DELLA PERSONA interessata dalla violazione precedentemente accertata, le CIRCOSTANZE in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito” (punto 45).

CONCLUSIONI

I fornitori di servizi di hosting possono essere destinatari di ordini inibitori che non siano limitati alla rimozione di un’informazione illecita ma che abbia l’effetto di obbligare l’operatore a ricercare e rimuovere tutti i contenuti “identici” a quello qualificato illecito nonché tutti i contenuti “equivalenti”, che riproducano nella sostanza il contenuto qualificato illecito, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

L’equivalenza può derivare anche dalla combinazione di PAROLE il cui significato diverga “leggermente” da quello iniziale. L’autore dell’ordine deve però indicare “elementi specifici” che possano essere utilizzati dal provider nella identificazione delle informazioni da rimuovere, quali il nome della persona interessata dalla violazione precedentemente accertata, le circostanze in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito.

Sul tema si era già espressa la Corte di Cassazione italiana con la nota sentenza n. 7708/2009 (sul caso RTI c Yahoo!), imponendo in capo a Yahoo! Italia “un obbligo di astenersi di pubblicare contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati come violativi dell’altrui diritto”.

In termini è anche l’art. 17, paragrafo 4, lettera c) della recentissima direttiva 2019/790 che impone ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti l’obbligo di dimostrare (per andare esenti da responsabilità) di “aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro”.

Il Tribunale delle Imprese di Roma sul caso RTI contro Bit Kitchen (sentenza 18727 del 3.10.2019)

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza n. 18727/2019 il Tribunale delle Imprese di Roma, ha condannato la piattaforma Vid.me, riconducibile alla società statunitense Bit Kitchen Inc., per la pubblicazione illecita di contenuti audiovisivi estratti dai celebri programmi televisivi di Reti Televisive Italiane s.p.a..

Il provvedimento, in linea con l’orientamento ormai consolidato del Tribunale delle Imprese di Roma, ha accolto le domande proposte da Reti Televisive Italiane s.p.a. condannando l’azienda americana al risarcimento di un danno di Euro 1.765.995,00 (di cui Euro 1.605.450,00 per il danno patrimoniale e Euro 160.545,00 per il danno non patrimoniale), e riaffermando principi già ribaditi nelle ultimissime pronunce della medesima Corte romana in materia (RTI/VIMEO, RTI/FACEBOOK, RTI/DAILYMOTION).

In piena aderenza ai principi statuiti dalla recentissima sentenza n. 7708/2019 della Corte di Cassazione (sul caso RTI c Yahoo!), il Tribunale si è soffermato sul tema dei limiti della responsabilità dell’Internet Service provider nell’attuale sistema normativo, come delineato nel decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, attuativo della direttiva 31/2000/CE, oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria nonché nazionale: “nella recente pronuncia, che si richiama in quanto condivisibile, la Corte di Cassazione ha ricostruito in modo sistematico l’inquadramento normativo dei “servizi della società dell’informazione” (art. 2, lett. a, della direttiva 2000/31/CE) illustrando come in essi fossero individuate e distinte le attività svolte dai c.d. provider, ovvero i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario e finalizzati ad organizzare l’offerta ai propri utenti dell’accesso alla rete internet e dei servizi connessi all’utilizzo di essa”.

In particolare:

sulla presenza di “indici di interferenza”, da parte del provider, sui contenuti illecitamente pubblicati, che permettono di qualificarlo come “attivo”: “da accertare in concreto da parte del giudice del merito: tali indici sarebbero costituiti dallo svolgimento di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati”;

sulla responsabilità del provider attivo che decorre dalla data del caricamento e prescinde dalla ricezione della diffida: “non è neppure necessario soffermarsi in questa sede sulla completezza della diffida ovvero sulla idoneità di essa a consentire la compiuta individuazione da parte del destinatario dei video da rimuovere, dato che, nel caso di specie, per quanto sopra detto, l’attività del prestatore è da qualificare come di hosting attivo, sicché deve ritenersi la conoscenza dell’illiceità dei contenuti da parte del gestore del Portale prescindendo dalla comunicazione di essa da parte del danneggiato”;

sul parametro del cd. prezzo del consenso: “il criterio della determinazione del valore delle royalties in ipotesi dovute da parte della convenuta in favore della attrice, qualora fosse stato richiesto ed ottenuto il consenso alla pubblicazione; la stima del prezzo del consenso è stata operata dal CTU tenendo conto del prezzo di mercato, quest’ultimo desumibile dall’esito delle negoziazioni intervenute nel periodo di riferimento tra l’attrice ed altri operatori nel settore della comunicazione; è, quindi, pervenuto alla determinazione congrua del prezzo per minuto nella misura di euro 730;

sul riconoscimento del danno morale: “si ritiene, altresì fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente di natura morale, in quanto derivante da condotta sussumibile nella fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 171 ter LdA, ascrivibile alle persone fisiche che abbiano operato per la convenuta, della quale quest’ultima è da ritenere civilmente responsabile: anche sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell’illiceità della condotta da parte dei responsabili di essa può infatti sicuramente ritenersi con certezza quanto meno dopo la ricezione della diffida; ai fini della liquidazione del danno si ritiene equo quantificare lo stesso nella misura del 10% (euro 160.545) del danno patrimoniale liquidato data la natura della lesione e tenuto conto del tempo di protrazione della condotta, fino alla chiusura del portale”.