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Giudizio di confondibilità tra marchi simili: principio di effettività nell’utilizzo del marchio e rilevanza del livello di attenzione meno elevato tra il pubblico di riferimento

Avv. Alessandro La Rosa

Con decisione resa in data 19 settembre 2019 nel procedimento T-359/18 il Tribunale dell’Unione Europea è stato investito di una controversia avente ad oggetto il giudizio di confondibilità tra due marchi: , marchio registrato in Italia nella classe 3 (Shampoo; prodotti di profumeria; olii essenziali; cosmetici per la cura della pelle e dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche, non per uso medico), e il marchio “TRICOPIN”, depositato successivamente in sede comunitaria nelle classi 3 e 5 (Preparati farmaceutici per la cura della pelle e dei capelli; prodotti cosmetici con proprietà medicali per la cura della pelle e dei capelli; prodotti per il trattamento dei pidocchi; prodotti per l’eliminazione dei pidocchi nei capelli).

Con il primo motivo veniva eccepiva la mancata prova circa l’effettivo utilizzo del marchio anteriore nel mercato italiano, corrispondendo, quest’ultimo a un uso meramente simbolico e, come tale, insufficiente a creare o mantenere quote di mercato.

Il Tribunale rileva che ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 3, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve provare che nel corso del termine di cinque anni antecedenti alla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea, il predetto marchio sia stato oggetto di uso effettivo nello Stato membro in cui è protetto per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, ovvero che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione sarebbe stata respinta. Peraltro, la prova dell’uso deve stabilire il luogo, il tempo, l’intensità e la natura dell’uso del marchio anteriore, per i prodotti e i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l’opposizione.

Al riguardo e secondo i giudici, può essere rinvenuta l’effettività nell’utilizzo del marchio laddove quest’ultimo mantenga la sua funzione essenziale, ovverosia, laddove sia garantita l’identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato. Peraltro, nel giudizio di valutazione circa l’effettività nell’utilizzo del marchio dovranno essere valutate tutte le circostanze che possano provare un suo sfruttamento commerciale, tra cui rientrano tutti gli usi considerati giustificati nell’ambito del settore economico interessato, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato e l’ampiezza e la frequenza nel suo uso.

Peraltro, il Tribunale nella valutazione delle circostanze concrete ha stabilito che: secondo giurisprudenza oramai consolidata, “il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non devono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, come il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento”, elementi, questi, che sono stati ritenuti provati nella fattispecie concreta.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente, titolare del marchio comunitario successivo rispetto a quello nazionale, eccepiva la violazione dell’articolo 8 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento 2017/1001 il quale prevede che: “In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: […] b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.

Più precisamente contestava la decisione assunta dalla Commissione ricorso nel punto in cui statuiva che tra i due marchi potesse esserci un rischio di confusione anche tra i consumatori più attenti.

Sul punto il Tribunale ha dilatato il perimetro della decisione della Commissione ricorso stabilendo che quest’ultima avrebbe errato nel concludere che i prodotti designati dai marchi in conflitto rientranti nella classe 3 (designata da entrambi i marchi) erano rivolti esclusivamente al grande pubblico, in quanto potevano essere destinati anche a quello dei professionisti.

Al riguardo, il Tribunale si sofferma sulla definizione del livello di attenzione da attribuire al pubblico di riferimento da valutarsi all’interno di un determinato gruppo di consumatori. Più precisamente, “si deve prendere in considerazione, all’interno di ciascun gruppo di consumatori identificato, il consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, che si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre parimenti tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda dei prodotti o dei servizi di cui trattasi […]”, inoltre, “per quanto concerne la valutazione del rischio di confusione, si deve prendere in esame la parte del pubblico di riferimento con il livello di attenzione meno elevato, salvo che tale parte non debba essere considerata insignificante”.

Pertanto, la Commissione ricorso sarebbe incorsa in un errore decisionale con riferimento alla definizione del livello di attenzione prestato dal pubblico di riferimento nella valutazione del rischio di confusione tra marchi, in quanto questo sarebbe dovuto essere rapportato non al livello di attenzione medio, ma a quello meno elevato, in quanto meno sensibile a cogliere le differenze tra i segni distintivi.

Tale decisione precisa, altresì, che la valutazione del rischio di confusione non può prescindere da un confronto e un’analisi tra i prodotti o servizi commercializzati, nonché tra i marchi stessi. Difatti nel confronto tra segni non si può trascurare la percezione sensoriale e personale del singolo consumatore e quest’ultimo deve comunque fondarsi sull’impressione complessiva suscitata dai marchi in conflitto, con riferimento soprattutto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale, avendo presente che il consumatore medio tende a percepire il marchio come un tutt’uno, avendo a mente soltanto variazioni che possono qualificarsi rilevanti. Variazioni che evidentemente non possono essere considerate rilevanti nel caso del marchio “Tricopin” rispetto al marchio “Tricodin”, marchi da considerarsi confondibili in quanto differenziati esclusivamente da una consonante su otto.

Le linee guida della Commissione Europea per l’implementazione dell’art. 17, paragrafo 4, della nuova Direttiva europea sul Copyright nel DSM (Direttiva 790/2019)

Avv. Alessandro La Rosa

Come noto, l’art. 17 della nuova direttiva sul copyright nel mercato unico digitale ha espressamente previsto che la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, organizzi dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, deve emettere orientamenti sull’applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra stakeholders di cui si fa cenno al paragrafo 4 dello stesso articolo 17.

La cooperazione a cui si riferisce il legislatore comunitario concerne in particolare l’obbligo –posto in capo ai gestori di piattaforme di condivisione di contenuti- di “dimostrare” di: a) aver compiuto “i massimi sforzi” per ottenere un’autorizzazione all’uso di contenuti protetti di terzi, e b) aver compiuto, “secondo elevati standard di diligenza professionale di settore”, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b) (cfr. art. 17, § 4).

La Commissione ha quindi iniziato a dare audizione alle parti interessate: nelle date del 15 ottobre e del 5 novembre 2019. Altri due incontri si terranno il 25 novembre ed il 16 dicembre c.a..

Attualmente più di un milione di imprese dell’Unione europea opera attraverso piattaforme online per raggiungere i propri clienti e si stima che circa il 60% dei consumi privati e il 30% dei consumi pubblici di beni e servizi legati all’economia digitale totale avvenga attraverso intermediari online (Relazione della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche europee del 1.6.2018, www.parlamento.it).

Come osservato dall’avvocato generale europeo Pedro Cruz Villalón nell’ambito della causa C-314/12 incardinata di fronte alla Corte di Giustizia Europea “le nuove tecnologie implicano anche la possibilità di abuso. Ciò è particolarmente vero per la violazione del diritto d’autore in Internet”.

Se da un lato Internet rappresenta un canale di distribuzione fondamentale (forse ormai il principale), le norme che regolano il mercato digitale devono essere chiare affinché tutti gli operatori presenti sul medesimo mercato possano cogliere le opportunità offerte da questo nuovo ambiente: un quadro normativo definito e armonizzato è il presupposto necessario per lo sviluppo ed il funzionamento dell’economia digitale.

Nel comparto dell’editoria audiovisiva, occorre garantire che i titolari di diritti ricevano la giusta remunerazione per lo sfruttamento dei contenuti di loro proprietà da parte di servizi online (come le contet-sharing-platforms che danno accesso a contenuti abusivamente caricati dagli utenti). Lo stesso vale per il settore dell’editoria giornalistica dove spesso gli editori riescono difficilmente a concedere licenze per le pubblicazioni online ricavando una quota equa del valore che esse generano. Le contet-sharing-platforms e gli aggregatori di contenuti attualmente pongono diversi ostacoli ai titolari dei diritti (quali artisti, produttori ed editori) per il riconoscimento di una equa distribuzione del valore al punto di arrivare addirittura a negarla del tutto (è il problema del c.d. “value gap” creato dai modelli di business dei cc.dd. Over The Top).

Al seguente link (https://www.linkedin.com/posts/alessandro-la-rosa-438b2113_second-meeting-of-the-stakeholder-dialogue-activity-6598517997386686464-w_6Z) è possibile visionare l’intervento di Alessandro La Rosa per conto di ACT- Association of Commercial Television in Europe durante il secondo incontro svoltosi in Commissione UE lo scorso 5 novembre c.a. per l’attuazione dell’art. 17, § 10 della Direttiva UE 2019/790.

Il Tribunale di Milano sull’illiceità di una (non autorizzata) pubblicazione periodica interamente dedicata ad un telefilm

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza in data 29 ottobre 2019 il Tribunale di Milano, Sez. Impresa A, ha riconosciuto una condotta “di natura plurioffensiva” nell’utilizzo non autorizzato di materiali “di scena” – quali fotografie di scena, immagini ritraenti gli attori nel backstage e “ogni frammento estrapolato dall’opera” – relativi ad un’opera cinematografica, ed in particolare ad un telefilm (definito dallo stesso Tribunale come un “film di corto o medio metraggio, realizzato essenzialmente per l’utilizzazione televisiva”, come tale “assimilato alle opere cinematografiche”), prodotto da Reti Televisive Italiane S.p.A., nonché del marchio registrato costituente il titolo dell’opera medesima, su di una pubblicazione cartacea periodica, edita dalla convenuta, avente il medesimo titolo (anche nella sua declinazione grafica) e contenuto interamente dedicato a detta opera cinematografica.

Il Tribunale ha ritenuto infatti che la convenuta non abbia posto in essere solamente “una attività – lecita – meramente informativa di una trasmissione di successo”, ma un “concreto impiego – illecito – di segni distintivi ed immagini oggetto di privativa dell’attrice”, così accertando tanto la violazione dei diritti d’autore sull’opera cinematografica (e sull’omonima rivista cartacea edita dall’attrice), ai sensi degli artt. 78 ter, 100 e 102 L.D.A., quanto la contraffazione del marchio registrato ai sensi dell’art. 20, lett. b), C.P.I., disponendo la condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (a titolo di danno all’immagine) in favore dell’attrice.

Corte di Giustizia UE (causa C-263/18): si torna sul tema della differenza tra diritto di distribuzione e diritto di comunicazione al pubblico di opere protette

Avv. Alessandro La Rosa

Attraverso le proprie conclusioni presentate lo scorso 10 settembre, relative alla causa C-263/18 pendente davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’Avv. Generale Szpunar ha analizzato il tema della differenza fra diritto di distribuzione ed diritto di comunicazione al pubblico nell’ambito del diritto d’autore.

In particolare, il tema affrontato verte attorno all’ampiezza della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione, nel mondo attuale delle copie virtuali delle opere letterarie protette.

La controversia, che vede quali promotrici dell’azione due associazioni olandesi aventi ad oggetto la difesa degli interessi degli editori, nasce al fine di contrastare l’attività posta in essere dalla società “Tom Kabinet”, la quale offre un marketplace online per libri elettronici di seconda mano.

Alla CGUE è stato quindi chiesto se la fornitura agli utenti delle opere protette mediante download da Internet debba essere considerata compresa nel diritto di distribuzione, con la conseguenza che tale diritto si esaurisce con la fornitura “originale” fatta con il consenso dell’autore, se non dall’autore medesimo: tale discrimine non è immediato, in quanto la suddetta modalità di circolazione online delle opere, combina entrambe le forme di accesso del pubblico.

Come noto, il diritto alla distribuzione ed il diritto di comunicazione al pubblico sono disciplinati, rispettivamente dagli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Dalla lettura dei suddetti articoli secondo le linee guida fornite dai Considerando 24, 25, 28 e 29 della Direttiva 29/2001, l’Avvocato osserva come, a suo avviso, il legislatore europeo abbia chiaramente voluto definire una linea di demarcazione fra i due diritti, intendendo con comunicazione al pubblico “qualsiasi forma di sfruttamento delle opere online, sia quelle che non sono connesse a una copia, sia a quelle che si basano sulla creazione di una siffatta copia”, e limitando la nozione di “diritto di distribuzione” e relativa caratteristica dell’esaurimento, applicabile alle condotte che prevedono la creazione di copie su supporti tangibili: difatti, continua l’Avvocato Generale, il concetto di distribuzione “implica il trasferimento della proprietà dell’esemplare dell’opera in questione, attraverso la vendita o altro mezzo” e osserva come non si possa parlare di “proprietà” in senso stretto nel caso di file digitale, il quale può “essere assimilato ad informazione pura” e quindi tutelato “da differenti diritti, ma non dal diritto di proprietà”.

L’Avvocato Generale conclude sostenendo che, seppur “il possesso permanente della copia di una simile opera d’arte da parte dell’utente dimostra la somiglianza di tale modalità di fornitura con la distribuzione di copie tangibili”, tuttavia, tenendo conto in particolare degli argomenti contenuti nei Considerando da 36 a 49 della Direttiva 29/2001 che rendono chiara la volontà del legislatore di far rientrare lo scaricamento da Internet nel diritto di comunicazione al pubblico e di limitare l’ampiezza dell’applicabilità del diritto di distribuzione.

Pertanto, l’avvocato Generale conclude affermando che “gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione devono essere interpretati nel senso che la fornitura di libri elettronici mediante scaricamento online per uso permanente non rientra nell’ambito di applicazione del diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, bensì in quello del diritto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva”.

La Corte di Giustizia ridefinisce gli obblighi di stay down degli hosting provider: Facebook deve rimuovere tutti i contenuti illeciti “identici” ed “equivalenti” indipendentemente dall’identità dell’autore della violazione e su scala mondiale

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza del 3 ottobre 2019, la CGUE ha deciso la causa C-18/18 (avevamo già dato atto del parere dell’Avvocato Generale qui).

I FATTI

Il 3 aprile 2016, un utente di Facebook ha condiviso, sulla sua pagina personale, un articolo della rivista di informazione austriaca online oe24.at intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati», una fotografia della sig.ra Glawischnig-Piesczek presidente del gruppo parlamentare «die Grünen» (i Verdi) e un commento redatto in termini che il giudice del rinvio ha dichiarato idonei a ledere l’onore della ricorrente nel procedimento principale («brutta traditrice del popolo», «imbecille corrotta»).

Nonostante la richiesta di rimozione da parte della diretta interessata, Facebook ometteva di rimuovere il commento.

A seguito di azione giudiziaria, la sig.ra Glawischnig otteneva un ordine inibitorio del seguente tenore: “cessare immediatamente e fino alla chiusura definitiva del procedimento relativo all’azione inibitoria, la pubblicazione e/o la diffusione di fotografie della ricorrente nel procedimento principale, qualora il messaggio di accompagnamento contenesse le stesse affermazioni o affermazioni di contenuto equivalente a quello del commento” pubblicato.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Suprema Corte austriaca –anche in considerazione della diffusione a livello globale dell’attività del noto social network– ha sottoposto alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

  • Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] osti in generale a uno degli obblighi sotto descritti imposti a un host provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all’obbligo di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della [suddetta] direttiva, ma anche altre informazioni identiche:

– a livello mondiale;

– nello Stato membro interessato;

– dell’utente interessato a livello mondiale;

– dell’utente interessato nello Stato membro interessato.

2)           In caso di risposta negativa alla prima questione: se ciò valga rispettivamente anche per informazioni dal contenuto equivalente;

3)           Se ciò valga anche per informazioni dal contenuto equivalente, non appena il gestore sia venuto a conoscenza di tale circostanza”.

LE MOTIVAZIONI DELLA CGUE

La CGUE ha anzitutto considerato che come emerge dal considerando 47della direttiva in parola, il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici» (punto 37, sentenza).

Inoltre un prestatore di servizi di hosting può essere destinatario di ingiunzioni “anche nell’ipotesi in cui non sia considerato responsabile” (punto 25, sentenza).

In base a quanto disposto dall’articolo 18 della direttiva 2000/31, paragrafo 1, le Autorità degli Stati membri devono “prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa” (punto 26, sentenza).

Il considerando 52 della direttiva in parola precisa che “la peculiarità derivante dal fatto che i danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica” (punto 28, sentenza).

Rileva infine che i provvedimenti inibitori de quibus sono espressamente preordinati a porre fine “a «qualsiasi» presunta violazione o a impedire «qualsiasi» ulteriore danno agli interessi in causa, in linea di principio, non si può presumere alcuna limitazione alla loro portata ai fini della loro attuazione” (punto 30, sentenza).

LA DECISIONE

Sulla base di tali valutazioni la CGUE ha stabilito che “al fine di poter ottenere dal prestatore di servizi di hosting di cui trattasi che egli impedisca qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, è legittimo che il giudice competente possa esigere da tale prestatore di servizi di hosting di bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

Il giudice competente potrà altresì ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita.

Quanto al concetto di “equivalenza” delle informazioni illecite la CGUE chiarisce che “l’illiceità del contenuto di un’informazione non è di per sé il risultato dell’uso di alcuni termini, combinati in un certo modo, ma del fatto che il messaggio veicolato da tale contenuto è qualificato come illecito, trattandosi, come nel caso di specie, di dichiarazioni diffamatorie aventi ad oggetto una determinata persona”.

Ne consegue che, affinché un’ingiunzione volta a fare cessare un atto illecito e ad impedire il suo reiterarsi nonché ogni ulteriore danno agli interessi in causa possa effettivamente realizzare siffatti obiettivi, detta ingiunzione deve potersi estendere alle informazioni il cui contenuto, pur veicolando sostanzialmente lo stesso messaggio, sia formulato in modo leggermente diverso, a causa DELLE PAROLE UTILIZZATE o della LORO COMBINAZIONE, rispetto all’informazione il cui contenuto sia stato dichiarato illecito” (punto 41).

A tal fine l’ordine inibitorio deve contenere “elementi specifici debitamente individuati dall’autore dell’ingiunzione, quali il NOME DELLA PERSONA interessata dalla violazione precedentemente accertata, le CIRCOSTANZE in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito” (punto 45).

CONCLUSIONI

I fornitori di servizi di hosting possono essere destinatari di ordini inibitori che non siano limitati alla rimozione di un’informazione illecita ma che abbia l’effetto di obbligare l’operatore a ricercare e rimuovere tutti i contenuti “identici” a quello qualificato illecito nonché tutti i contenuti “equivalenti”, che riproducano nella sostanza il contenuto qualificato illecito, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

L’equivalenza può derivare anche dalla combinazione di PAROLE il cui significato diverga “leggermente” da quello iniziale. L’autore dell’ordine deve però indicare “elementi specifici” che possano essere utilizzati dal provider nella identificazione delle informazioni da rimuovere, quali il nome della persona interessata dalla violazione precedentemente accertata, le circostanze in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito.

Sul tema si era già espressa la Corte di Cassazione italiana con la nota sentenza n. 7708/2009 (sul caso RTI c Yahoo!), imponendo in capo a Yahoo! Italia “un obbligo di astenersi di pubblicare contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati come violativi dell’altrui diritto”.

In termini è anche l’art. 17, paragrafo 4, lettera c) della recentissima direttiva 2019/790 che impone ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti l’obbligo di dimostrare (per andare esenti da responsabilità) di “aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro”.

Il Tribunale delle Imprese di Roma sul caso RTI contro Bit Kitchen (sentenza 18727 del 3.10.2019)

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza n. 18727/2019 il Tribunale delle Imprese di Roma, ha condannato la piattaforma Vid.me, riconducibile alla società statunitense Bit Kitchen Inc., per la pubblicazione illecita di contenuti audiovisivi estratti dai celebri programmi televisivi di Reti Televisive Italiane s.p.a..

Il provvedimento, in linea con l’orientamento ormai consolidato del Tribunale delle Imprese di Roma, ha accolto le domande proposte da Reti Televisive Italiane s.p.a. condannando l’azienda americana al risarcimento di un danno di Euro 1.765.995,00 (di cui Euro 1.605.450,00 per il danno patrimoniale e Euro 160.545,00 per il danno non patrimoniale), e riaffermando principi già ribaditi nelle ultimissime pronunce della medesima Corte romana in materia (RTI/VIMEO, RTI/FACEBOOK, RTI/DAILYMOTION).

In piena aderenza ai principi statuiti dalla recentissima sentenza n. 7708/2019 della Corte di Cassazione (sul caso RTI c Yahoo!), il Tribunale si è soffermato sul tema dei limiti della responsabilità dell’Internet Service provider nell’attuale sistema normativo, come delineato nel decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, attuativo della direttiva 31/2000/CE, oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria nonché nazionale: “nella recente pronuncia, che si richiama in quanto condivisibile, la Corte di Cassazione ha ricostruito in modo sistematico l’inquadramento normativo dei “servizi della società dell’informazione” (art. 2, lett. a, della direttiva 2000/31/CE) illustrando come in essi fossero individuate e distinte le attività svolte dai c.d. provider, ovvero i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario e finalizzati ad organizzare l’offerta ai propri utenti dell’accesso alla rete internet e dei servizi connessi all’utilizzo di essa”.

In particolare:

sulla presenza di “indici di interferenza”, da parte del provider, sui contenuti illecitamente pubblicati, che permettono di qualificarlo come “attivo”: “da accertare in concreto da parte del giudice del merito: tali indici sarebbero costituiti dallo svolgimento di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati”;

sulla responsabilità del provider attivo che decorre dalla data del caricamento e prescinde dalla ricezione della diffida: “non è neppure necessario soffermarsi in questa sede sulla completezza della diffida ovvero sulla idoneità di essa a consentire la compiuta individuazione da parte del destinatario dei video da rimuovere, dato che, nel caso di specie, per quanto sopra detto, l’attività del prestatore è da qualificare come di hosting attivo, sicché deve ritenersi la conoscenza dell’illiceità dei contenuti da parte del gestore del Portale prescindendo dalla comunicazione di essa da parte del danneggiato”;

sul parametro del cd. prezzo del consenso: “il criterio della determinazione del valore delle royalties in ipotesi dovute da parte della convenuta in favore della attrice, qualora fosse stato richiesto ed ottenuto il consenso alla pubblicazione; la stima del prezzo del consenso è stata operata dal CTU tenendo conto del prezzo di mercato, quest’ultimo desumibile dall’esito delle negoziazioni intervenute nel periodo di riferimento tra l’attrice ed altri operatori nel settore della comunicazione; è, quindi, pervenuto alla determinazione congrua del prezzo per minuto nella misura di euro 730;

sul riconoscimento del danno morale: “si ritiene, altresì fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente di natura morale, in quanto derivante da condotta sussumibile nella fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 171 ter LdA, ascrivibile alle persone fisiche che abbiano operato per la convenuta, della quale quest’ultima è da ritenere civilmente responsabile: anche sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell’illiceità della condotta da parte dei responsabili di essa può infatti sicuramente ritenersi con certezza quanto meno dopo la ricezione della diffida; ai fini della liquidazione del danno si ritiene equo quantificare lo stesso nella misura del 10% (euro 160.545) del danno patrimoniale liquidato data la natura della lesione e tenuto conto del tempo di protrazione della condotta, fino alla chiusura del portale”.

Corte di Giustizia UE (causa C-469/17): la libertà d’informazione e di stampa non possono giustificare una deroga ai diritti d’autore al di fuori delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza del 29 luglio 2019, la Corte di Giustizia UE è tornata sul tema delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e sull’interpretazione dell’articolo 5, comma 5, della Direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società̀ dell’informazione).

La decisione muove dalla domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, presentata dalla Corte Federale tedesca con riferimento alla diffusione non autorizzata, da parte del portale Internet del quotidiano Westdeutsche Allgemeine Zeitung, di rapporti militari sullo stato degli interventi dell’esercito tedesco all’estero, documenti per prassi destinati ad essere trasmessi unicamente ad organi ministeriali.

A seguito di tali pubblicazioni, la Repubblica federale di Germania, ritenendo che fosse stato violato il suo diritto d’autore sui summenzionati rapporti, ha proposto un’azione inibitoria inizialmente accolta dal Tribunale del Land, con successivo rigetto dell’appello interposto dalla controparte.

Come noto, la conformità delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore è sottoposta ad un triplice vaglio introdotto dal c.d. “Three-Step Test” di cui all’art. 5, comma 5, della Direttiva 2001/29/CE. Tale strumento è risultato un mezzo efficace nel prevenire un eccessivo ricorso alle limitazioni ed eccezioni, essenziale al fine del raggiungimento di un effettivo equilibrio degli interessi in potenziale conflitto; nel caso di specie, tra l’interesse della Repubblica federale, autore dei rapporti militari messi a disposizione del pubblico, e la libertà di espressione e di informazione richiamata a gran voce dal quotidiano tedesco.

Infatti, le eccezioni e limitazioni devono trovare applicazione solo in (i) determinati casi speciali che (ii) non contrastino con il normale sfruttamento dell’opera e che (iii) non arrechino ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Quindi, se anche nella fattispecie i rapporti militari pubblicati fossero stati ritenuti documenti rispondenti ai requisiti necessari per qualificare un’opera come tutelabile, la liceità della diffusione sarebbe stata in ogni caso subordinata all’assenza di conflitto con il cd. “Three-Step Test”.

Ora, la Corte di Giustizia ha ribadito che, seppur è vero che tali eccezioni hanno carattere facoltativo, poiché formalmente gli Stati membri non sono tenuti a prevederle nel proprio diritto interno, “la maggior parte delle eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 esistono, in una forma o in un’altra, in tutti i diritti d’autore nazionali degli Stati membri”.

Ordinariamente, tali limiti interni del diritto d’autore permettono di conciliare i diritti e le libertà fondamentali con i diritti esclusivi degli autori per quanto concerne l’uso delle loro opere.

Tuttavia, nonostante l’esistenza di detti limiti, l’applicazione del diritto d’autore rimane subordinata al requisito del rispetto dei diritti fondamentali, in questo caso della libertà di informazione e di espressione, che può essere oggetto di controllo da parte delle autorità giurisdizionali.

Secondo il giudice comunitario “è fuori dubbio che la pubblicazione di documenti riservati come quelli di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della libertà di espressione. È altresì chiaro che il diritto d’autore fatto valere dalla Repubblica federale di Germania limita la libertà di espressione” aggiungendo però che “simili limitazioni di detta libertà non sono vietate in assoluto”.

Infatti, tanto la CEDU al suo art. 10 (Libertà di espressione), quanto la Carta dei diritti fondamentali UE, al suo articolo 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei principi), elencano i motivi che possono giustificare le limitazioni della libertà di espressione e le condizioni che esse devono soddisfare.

In questo caso, dopo aver sancito che un rapporto militare non può beneficiare della tutela del diritto d’autore in quanto non possiede i requisiti per poter essere qualificato come opera tutelabile, la Corte UE ha così concluso: “l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può avvalersi del diritto d’autore derivante dagli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE al fine di impedire la comunicazione al pubblico, nel contesto di un dibattito relativo a questioni di interesse generale, di documenti riservati provenienti dal medesimo Stato membro” aggiungendo che “tale interpretazione non osta all’applicazione da parte di detto Stato membro, nel rispetto del diritto dell’Unione, di altre disposizioni del suo diritto interno, in particolare di quelle relative alla tutela delle informazioni riservate”.

Per una sintesi del parere dell’Avvocato Generale UE: https://www.previti.it/archives/13508

Responsabilità delle video sharing platform: il Tribunale delle Imprese di Roma decide dopo la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Mediaset c. Yahoo!

Avv. Alessandro La Rosa

I Fatti

I video di RTI oggetto di causa sono stati caricati sulla piattaforma francese da utenti privati a partire dal 2006 e in alcuni casi sono rimasti online fino al 2013.

Una volta verificata la presenza di video non autorizzati, RTI ha inviato alla piattaforma di video-sharing francese plurime diffide trasmesse ante causam sin dal 2010. Nel corso del procedimento, iniziato nel 2012 e conclusosi nel 2019, i video illecitamente pubblicati confluiti nell’oggetto della causa sono stati 995.

Con la sentenza n. 14757/2019 del 12.7.2019 il Tribunale delle Imprese di Roma ha condannato Dailymotion SA (società del gruppo francese Vivendi) al risarcimento di oltre 5,5 milioni di euro in favore di RTI (società del Gruppo Mediaset).

I Principi.

  • Video-sharing-platform come provider attivo non riconducibile alla figura di hosting “passivo”. Il Collegio romano ha anzitutto stabilito che il provider “attivo” non costituisce una sub-categoria del provider “passivo” disciplinato dall’art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003 ma è figura del tutto autonoma che si sottrae integralmente alla disciplina nazionale e comunitaria prevista per l’hosting “neutro”: “L’HOSTING PROVIDER ATTIVO si colloca al di là della specifica categoria proposta dalla normativa comunitaria e conseguentemente al di fuori anche della specifico regime dell’articolo 16 della normativa nazionale… Tale distinzione a livello europeo è scaturita da un’attenta riflessione sul considerando 42 della direttiva E-COMMERCE;

La natura “attiva” o “passiva” del provider non può essere definita in maniera statica ma va valutata, caso per caso, in relazione all’interazione del provider con i singoli video oggetto di contestazione: “Altro rischio che si corre è quello di un eccessivo irrigidimento della qualificazione giuridica di un soggetto commerciale. Un HOSTING PROVIDER può svolgere infatti alternativamente funzioni attive e passive a seconda dei soggetti con cui interloquisce e può svolgere funzioni attive e passive anche contemporaneamente… Quindi la verifica sulla natura attiva o passiva del provider non deve investire tanto il soggetto giuridico in quanto tale”.

  • Responsabilità civile secondo le regole comuni. Conseguentemente il provider attivo non può negare la propria conoscenza dell’illecito finché non ne venga notiziato da terzi, ad esempio tramite un’apposita diffida da parte del titolare del diritto, perché tanto potrebbe riconoscersi, al più, qualora il provider abbia natura neutra e passiva. Conseguentemente l’operatore “attivo” risponde delle conseguenze dell’illecito secondo le regole generali sulla responsabilità civile: “La comunicazione/diffida ai sensi dell’articolo 16 della normativa nazionale è difatti categorizzazione tipica della hosting provider passivo, laddove DAILYMOTION, quale provider attivo, risponde della pubblicazione di contenuti autoriali altrui secondo le tradizionali norme di carattere civilistico”.
  • Gli elementi identificativi dei contenuti illeciti. Quand’anche si volesse considerare Dailymotion un provider “passivo”, per il Tribunale delle Imprese di Roma non poteva escludersi la conoscenza degli illeciti da parte della video-sharing platform sulla base di elementi identificativi delle opere audiovisive di RTI quali il titolo della trasmissione e altri dati caratterizzanti, quali ad esempio, le luminose di canale: “Ora che non vi è chi non veda come, nel momento in cui una società abbia espressamente richiesto ad Hosting Provider (si suppone passivo) l’eliminazione del portale di tutti i contenuti relativi ad una determinata trasmissione, segnalando il titolo della trasmissione e anche dei dati caratterizzanti, abbia integrato con ciò quella “comunicazione” o l’essere “al corrente dei fatti”, cui fa riferimento l’a 16 della direttiva 31-00 ed abbia così posto in condizione la società convenuta con un minimo sacrificio di agevolmente rimuovere tutti i contenuti riferibile ad una determinata privativa d’autore”.

4)        L’irrilevanza della comunicazione degli URL. Diretta conseguenza di quanto sopra detto, è che il titolare del diritto d’autore non può essere gravato dell’obbligo di indicare al provider in modo specifico tutti gli URL per la localizzazione dei contenuti illeciti: la questione della non necessità dell’indicazione degli URL “può essere, ad avviso del presente collegio, risolta comunque sempre mediante l’applicazione del principio di buona fede ex art. 1375 del codice civile, principio cui peraltro fa espresso riferimento la normativa comunitaria e che grava un soggetto dell’obbligo di garantire il diritto altrui riconosciuto dall’ordinamento nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. Il riferimento deve quindi sempre essere soltanto all’effettiva conoscenza dei contenuti illeciti per la quale non può in alcun modo ritenersi indispensabile l’indicazione degli URL essendo sufficiente un’indicazione specifica dei files illeciti (video, programmi etc) con ogni mezzo”.

5)        L’onere della prova. Secondo il Collegio romano avrebbe dovuto essere Dailymotion a dimostrare di possedere caratteristiche tali da poterle consentire di beneficiare del regime giuridico di favore previsto dalla direttiva e-commerce 2000/31/CE e non invece il titolare dei diritti autoriali (RTI) a dover dimostrare l’estraneità della video-sharing-platform alla figura creata dal legislatore eurounitario: “incombeva alla convenuta dare la dimostrazione fattuale dell’esistenza di una struttura di impresa, di un’organizza- zione di dipendenti e di una modalità di gestione compatibili con quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva e 16 della normativa nazionale. Alla luce difatti di un principio generale di responsabilità per la pubblicazione e diffusione di materiale altrui protetto da diritto d’autore (DAILYMOTION è perfettamente conscia del fatto che la maggior parte del materiale divulgato sulla sua piattaforma è coperto da privativa autoriale) la convenuta era gravata dall’onere di dare fattiva dimostrazione del possedere le specifiche corrispondenti all’esimente stabilita dal Legislatore comunitario”.

  • I diritti esclusivi violati. I diritti esclusivi dell’operatore televisivo violati in ipotesi di abusiva messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti da provative autoriali sono quelli tutelati dagli articoli 78 ter e 79 della legge sul diritto d’autore: “Dailymotion dovrà quindi rispondere nei confronti di RTI ai sensi dell’a 78 ter della LDA e dell’art. 79, quale società che esercita l’attività di emissione televisiva”.

Gli elementi fattuali

In piena aderenza ai principi enucleati dalla recentissima sentenza n. 7708/2009 della Corte di Cassazione (sul caso RTI c Yahoo!, secondo cui la natura “attiva” o “neutrale” del provider va valutata alla luce di specifici “indici di interferenza” quali l’attività di indicizzazione, organizzazione, catalogazione dei materiali memorizzati), i Giudici romani sono giunti alla conclusione che nel caso specifico Dailymotion “abbia perso il carattere di neutralità e passività … operando sui dati che carica forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti e memorizzati sui propri server ed operando in generale sotto le forme del controllo, della conoscenza e della profilazione dei dati ed in maniera non automatizzata”.

Tanto sulla base dell’esame di una serie di circostanze fattuali, di seguito indicate: “anche l’organizzazione dell’archiviazione e della catalogazione preventiva (dei contenuti video ndr) mediante la predisposizione di Cookies può costituire un elemento di manipolazione, o di assenza di neutralità, almeno nella misura in cui la predisposizione di cookies tarati ad un determinato risultato, effettuati da tecnici informatici (per esempio per la fornitura di pubblicità mirata) e la catalogazione dei contenuti, alterino la naturale collocazione dei documenti stoccati e ne determinino differente visibilità e ricorrenza nelle ricerche”.

I precedenti della Corte di Giustizia UE

La decisione in commento, si pone in piena sintonia con le più recenti sentenze della Corte di Giustizia europea che si sono espresse sul tema della responsabilità dei fornitori di servizi di hosting: tra le altre la sentenza del 7.8.2018, C-521/17, resa nel caso SNB-REACT la CGUE; la sentenza C-324/09, nel caso L’Oréal c. eBay; la sentenza resa nel caso C-610/15 Stichting c. Ziggo BV; la sentenza resa nel caso C-236/08 Google c. Louis Vuitton. Tra tutte, proprio la sentenza sul caso C-610/15 Stichting c. Ziggo BV , come la Corte di Cassazione citata, aveva indicato nella presenza di un motore di ricerca interno alla piattaforma di content-sharing (“thepiratebay”) e nella presenza di sistemi di catalogazione ed organizzazione dei contenuti gli elementi idonei ad integrare la violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di materiali coperti dal diritto d’autore.

Conclusioni

La sentenza, nel suo complesso, pare confermare (così come la citata sentenza della Suprema Corte sul caso RTI-Yahoo!) l’ormai costante orientamento giurisprudenziale che guarda con esplicito favore alla tutela dei diritti autorali in ambito digitale, recependo pienamente il chiaro indirizzo dato dal legislatore comunitario con la recente direttiva 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

Il Tribunale della Corte di Giustizia europea ha dichiarato la nullità del marchio a tre strisce Adidas

Avv. Alessandro La Rosa

Il Tribunale dell’Unione europea con sentenza del 16 giugno 2019 ha decretato la nullità del marchio Adidas depositato in data 18 dicembre 2013 nella classe 25 (abbigliamento, scarpe, cappelleria) e «costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione», come di seguito rappresentato.

La vicenda ha avuto inizio a seguito dell’opposizione in sede EUIPO presentata dalla Shoe Branding Europe BVBA, per la dichiarazione di nullità del marchio sopra rappresentato, sul rilievo dell’assenza di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco che acquisito in seguito all’uso.

Adidas contro tale decisione proponeva ricorso, sostenendo che tale marchio, grazie a un utilizzo prolungato ed esteso territorialmente, avesse oramai acquisito carattere distintivo.

Anche il predetto ricorso veniva respinto, con la conseguente conferma della carenza di carattere distintivo in capo al marchio e dell’invalidità dello stesso in quanto registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Contro tale decisione Adidas proponeva opposizione davanti al Tribunale dell’Unione europea sulla base delle seguenti considerazioni così riassumibili:

  1. a) la Commissione non avrebbe adeguatamente preso in considerazione gli elementi di prova allegati dalla ricorrente in quanto asseritamente riguardanti segni diversi rispetto al marchio controverso e avrebbe interpretato il segno in maniera erronea;
  2. c) la Commissione non avrebbe correttamente applicato la «legge delle varianti autorizzate» e,
  3. b) avrebbe errato nel ritenere che non fosse stato dimostrato che il marchio controverso avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso fattone nel territorio dell’Unione.

Procedendo per punti, relativamente alla questione inerente all’erronea interpretazione del marchio controverso, la Adidas ha ritenuto che poiché lo stesso era stato rivendicato solo in determinate dimensioni e, in particolare, con un determinato rapporto tra l’altezza e la larghezza, la Commissione di ricorso non avrebbe correttamente interpretato il marchio e le varianti a questo direttamente riconducibili.

Secondo la difesa, difatti, il marchio costituito dalle tre strisce avrebbe rappresentato un «motivo di superficie» che, in quanto tale, poteva essere riprodotto in dimensioni e proporzioni differenti in funzione dei prodotti a questo destinati. Più precisamente, sempre stando a tali assunti, le tre strisce parallele equidistanti costituenti il marchio controverso sarebbero state idonee ad essere prolungate o tagliate secondo inclinazioni diverse, tra cui quella obliqua, tanto da poter qualificare il marchio di cui trattasi non come marchio figurativo, ma come marchio a motivi: in ragione di ciò, le proporzioni dello stesso non sarebbero state definite, tanto da consentire una rappresentazione dello stesso di volta in volta diversa.

Ebbene, secondo i giudici, tali assunti non sarebbero supportati da alcun elemento concreto, né dalla rappresentazione grafica, né dalla descrizione del marchio riportata in sede di deposito.

Difatti, analizzando la rappresentazione del marchio, il Tribunale ha ritenuto che quest’ultimo è caratterizzato da un rapporto di circa 5 a 1 tra l’altezza e la larghezza totale, nonché dalla sua forma rettangolare, mentre le tre strisce che lo compongono sono tagliate ad angolo retto, ma tale affermazione non è corroborata dalla descrizione del marchio controverso che si limita a menzionare esclusivamente le “tre strisce parallele di larghezza equidistante” e a precisare che tali strisce possono essere “applicate sul prodotto in qualsiasi direzione”, senza esplicitare che la lunghezza delle strisce potrebbe essere modificata o che le strisce potrebbero essere tagliate in obliquo.

Il secondo quesito sul quale ha preso posizione il Tribunale ha avuto ad oggetto l’asserita scorretta applicazione della «legge delle varianti autorizzate» secondo la quale l’uso di un marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di detto marchio nella forma in cui esso è stato registrato, deve essere considerato quale uso di detto marchio.

Adidas nella sua difesa ha ritenuto, infatti, che tutti i documenti che essa ha prodotto avrebbero dimostrato le molteplici forme di uso del marchio in contestazione sulla base delle quali il carattere distintivo non risulterebbe alterato. Pertanto, i predetti usi avrebbero dovuto assumere rilevanza ai fini della valutazione relativa a se il marchio controverso abbia acquisito o meno un carattere distintivo. In ragione di ciò, la Commissione di ricorso non avrebbe tenuto in debita considerazione i postulati secondo cui:

  1. a) in presenza di un marchio estremamente semplice, anche una lieve differenza potrebbe condurre a una significativa alterazione delle caratteristiche del marchio originariamente registrato;
  2. b) l’uso del marchio controverso con la forma di uno schema di colori invertito potrebbe alterare il carattere distintivo di tale marchio;
  3. c) l’uso del predetto marchio con due strisce, anziché tre, e l’uso di strisce inclinate, avrebbe modificato il carattere distintivo di tale marchio.

Anche le sopra citate argomentazioni della ricorrente sono state interamente rigettate in quanto, secondo il Tribunale, a fronte dell’estrema semplicità del marchio controverso, modifiche di numero, di inversione dei colori e di inclinazione delle strisce, non avrebbero fatto altro che comportare variazioni non trascurabili rispetto alla forma registrata del predetto marchio.

La suddetta censura è stata, peraltro, direttamente ricondotta alla valenza e al perimetro attribuibili all’uso, più precisamente, all’uso effettivo del marchio raffigurante le tre strisce. Difatti Adidas ha insistito affinché la nozione di uso del marchio includesse l’utilizzo dello stesso in forme differenti rispetto a quella in cui lo stesso marchio era stato registrato, argomentazione resa in sede di opposizione davanti all’EUIPO e di reclamo davanti al Tribunale, ma comunque rigettata. Difatti, secondo i giudici sarebbe stato ammissibile l’uso di un segno diverso rispetto a quello oggetto di registrazione solo nel caso in cui tale segno presentasse elementi di trascurabile divergenza tali da rendere i due segni (quello registrato e quello utilizzato con variazioni) complessivamente equivalenti.

Peraltro, secondo il Tribunale, dalla documentazione prodotta non risulterebbe nemmeno la presenza di un numero significativo di segni simili ma complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso: Adidas, infatti, non sarebbe riuscita a indicare quali tra le immagini prodotte nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, avrebbero consentito di dimostrare l’uso del marchio richiesto nella sua forma registrata o in forme complessivamente equivalenti (sebbene diverse). Per questo motivo, pertanto, non sarebbe stato dimostrato che il marchio controverso, a seguito dell’uso, avrebbe acquisito carattere distintivo in tutta l’Unione europea.

Il Tribunale nelle sue argomentazioni ha difatti evidenziato la circostanza che un segno, per essere ammesso alla registrazione, deve avere carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all’uso, nell’intero territorio dell’Unione. Ne consegue che un marchio privo di carattere distintivo intrinseco all’interno degli Stati membri potrà essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se sia dimostrato che esso abbia acquisito, a seguito dell’uso, un carattere distintivo in tutto il territorio dell’Unione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pacifico che il marchio Adidas con le tre strisce fosse privo di distintività intrinseca in tutta l’Unione, anche sulla base dell’esame della documentazione prodotta dalla titolare del marchio quali gli studi di mercato i quali, sebbene valutati complessivamente, da un lato, non avrebbero consentito di dimostrare un uso del marchio controverso in tutto il territorio dell’Unione e, dall’altro, non sarebbero stati sufficienti, in ogni caso, a dimostrare che, a seguito di tale uso, il marchio controverso è divenuto idoneo, nel predetto ambito territoriale, a identificare i prodotti per i quali è stato registrato e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese.

Ricapitolando, con la sentenza in commento, il Tribunale ha confermato la decisione assunta in sede EUIPO, e ha dichiarato l’invalidità del “CTM di Three-Streepes”, marchio a tre strisce di Adidas, concludendo che il predetto marchio non è di modello, ma un marchio figurativo ordinario e che conseguentemente a tale qualificazione, qualsiasi forma di utilizzo diversa -compresa la combinazione di colori divergente rispetto a quella oggetto di domanda di registrazione- che diverga dalle caratteristiche essenziali del marchio, non sarebbe potuta essere presa in considerazione, anche in quanto la società ricorrente non è riuscita a provare il carattere distintivo delle tre strisce parallele nel territorio dell’Unione europea.

Riconosciuta la corresponsabilità del provider americano CloudFlare Inc. per i servizi di intermediazione resi in favore di gestori di siti “pirata”

Avv. Alessandro La Rosa

Con provvedimento collegiale del 24.6.2019, il Tribunale delle Imprese di Roma, in sede di reclamo, ha integralmente confermato la decisione del Giudice della prima fase cautelare, con cui il Giudicante aveva:

  • ordinato alla società Cloudflare di cessare immediatamente la fornitura dei servizi erogati a favore di determinati siti “pirata” (che consentivano l’accesso abusivo alle opere audiovisive denominate Grande Fratello, Grande Fratello Vip, L’isola dei Famosi e Le Iene) ed in particolare dei servizi di archiviazione dei dati e di ogni ulteriore servizio che consenta il funzionamento dei predetti portali e di quelli che, pur avendo denominazione in parte diversa, siano riconducibili agli stessi soggetti gestori, nonché l’accesso agli stessi, per quanto contribuiscano alla violazione del diritto d’autore della ricorrente RTI;
  • ordinato alla società Cloudflare di comunicare immediatamente alla RTI i dati identificativi richiesti e nella sua disponibilità per l’identificazione degli hosting provider e dei gestori dei detti siti “pirata” e di quelli che, pur avendo denominazione in parte diversa, siano riconducibili agli stessi soggetti gestori;
  • condannato la società Cloudflare al pagamento in favore della RTI della somma di € 1.000,00 per ogni giorno in cui dovesse manifestarsi la violazione dell’ordinanza”.

In sede di reclamo sono state respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla società americana.

In particolare:

  • è stato confermato che la competenza giurisdizionale appartiene al giudice italiano (“Si rileva preliminarmente che, essendo controversa l’illegittima lesione dei diritti tutelati dagli artt. 78-ter e 79 della legge n. 633/1941, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in forza del criterio del forum commissi delicti stabilito dalla Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968, che opera anche per i Paesi non firmatari della convenzione (e quindi anche per gli Stati Uniti d’America), in quanto criterio che è stato recepito dalla legge n. 218/1995 e, pertanto, destinato ad operare oltre la sfera dell’efficacia personale della Convenzione”);
  • è stato confermato che trova applicazione al caso di specie la direttiva 2000/31/CE (“il considerando 58 della direttiva comunitaria, sostanzialmente recepito all’art.1 lett d) del d.lgs. 70/2003, prevede che la direttiva non debba applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un paese terzo. Inoltre la direttiva, all’art.2 (recepito nell’ art.2 del d.lgs. 70/2003) indica che deve intendersi per “prestatore stabilito”: “il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore);
  • è stata confermata anche la titolarità in capo ad RTI dei diritti esclusivi sui marchi registrati “Canale 5” e “Italia 1” e dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sui contenuti audiovisivi dei programmi diffusi via internet dai siti “pirata”.

Sotto il profilo tecnico, il Collegio ha confermato la correttezza di quanto già accertato dal primo giudice cautelare, e cioè che CF fornisce un “servizio di caching reverse proxy” tramite server che si pongono tra il server dove risiede il sito che si richiede di visitare ed il visitatore, svolgendo anche funzione di caching dei contenuti; ha confermato che il servizio CDN (content delivery network) di Cloudflare è lo strumento tramite il quale vengono memorizzati i contenuti attraverso tutta la rete globale, portandoli più vicino ai visitatori di ogni area geografica, con la conseguente velocizzazione di visualizzazione da parte del visitatore del portale “pirata”.

Ed è stato anche confermato che tra le attività svolte da CloudFlare ve ne sono alcune qualificabili come hosting provider: in particolare, Cloudfare offre servizi di archiviazione non temporanea di contenuti mediante il servizio denominato “Always online”, attraverso cui la società americana, copiando parte dei siti sui propri server, li rende accessibili anche in caso di problemi tecnici del server/provider dove sono ospitati e attraverso il servizio a pagamento denominato “Cludflare Stream” mediante il quale gestisce “l’archiviazione dei dati, la codifica multimediale, l’incorporamento e la riproduzione di contenuto, la distribuzione regionale e l’analisi”.

Su tali premesse il tribunale delle Imprese di Roma ha ritenuto applicabile la disciplina sulla responsabilità dell’hosting provider “puro”, per come disciplinata dalla direttiva 2000/31/CE, facendo applicazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 7708/2019 del 19.3.2019, RTI c Yahoo!”) sul tema della conoscenza/conoscibilità dell’illecito da parte dell’intermediario della rete: “si ritiene che sia onere del prestatore predisporre un’organizzazione adeguata per affrontare eventuali segnalazioni di attività illecite senza poter pretendere particolari formalità se non quella di una informazione dettagliata del tipo di illecito rilevato, circostanza che, come detto, è avvenuta nel caso di specie”.

Peraltro , secondo il Collegio (e come già accertato da alcune corti americane), il continuare deliberatamente la prestazione di servizi per portali tramite cui si realizzano attività illecite nonostante la conoscenza di dette attività (comunicata, per alcuni dei portali oggetto di giudizio, anche dalle delibere AGCOM allegate alla diffida trasmessa ante causam) potrebbe integrare quell’attività di collaborazione che impedisce di beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività (in conformità con quanto previsto dal considerando 44 della direttiva 2000/31/CE).