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Il Tribunale delle Imprese di Roma sul caso RTI contro Vimeo (Sentenza 693/2019 del 10.1.2019)

Avv. Alessandro La Rosa

Nel 2012 RTI (società del Gruppo Mediaset) accertava la presenza di centinaia di brani estratti da notissime trasmissioni delle reti Mediaset ed abusivamente caricati dagli utenti e pubblicati attraverso la piattaforma gestita dalla VIMEO LLC. Nonostante una diffida e la pendenza del giudizio promosso davanti alla Corte romana, i brani abusivamente pubblicati sono diventati, nel tempo, più di due mila.

I principi affermati dal Tribunale delle Imprese di Roma con la sentenza in commento sono in piena sintonia con l’orientamento della Corte di Giustizia UE.

I provider con “ruolo attivo” non possono beneficiare del regime di esenzione di responsabilità previsto dalla Direttiva e-commerce (2000/31).

Questo principio è stato affermato tra gli altri nel caso C-324/09 L’Oréal c. eBay (“Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un’assistenza consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31” punti 116 e 117) e nel caso C-610/15, caso Stichting v. Ziggo dove la Corte di Giustizia UE ha affrontato la questione se la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, configurino un «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 affermando che la detta questione vada risolta avendo riguardo al comportamento concreto dei suoi amministratori il cui comportamento rileva nella misura in cui “detti amministratori, mediante la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero, o potrebbero solo con difficoltà, fruire dell’opera diffusa (punto 26) […]. E’ rilevante a tal fine il fatto che benché “le opere così messe a disposizione degli utenti della piattaforma di condivisione online TPB sono state messe online su tale piattaforma non dagli amministratori di quest’ultima, bensì dai suoi utenti. Tuttavia detti amministratori, mediante la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file torrent” (punto 36). Rileva altresì il fatto che “la piattaforma di condivisione online TPB propone, in aggiunta a un motore di ricerca, un indice che classifica le opere in diverse categorie, a seconda della natura delle opere, del loro genere o della loro popolarità, e che gli amministratori di tale piattaforma verificano che un’opera sia inserita nella categoria adatta” (punto 37).

I Giudici capitolini hanno posto alla base della decisione in commento l’analisi di elementi fattuali, constatando che Vimeo non si è limitata alla fornitura di servizi di stoccaggio di informazioni (che è la figura di hosting provider neutro e passivo prevista dall’articolo 14 della direttiva cit.), proprio in ragione dei complessi servizi aggiuntivi che fornisce ai suoi utenti. Ed hanno chiarito che i concetti di “consapevolezza” o “controllo” presenti nella direttiva e-commerce (cfr. art. 14) non presuppongono “una conoscenza personale e diretta del contenuto illecito, ma è sufficiente che i mezzi tecnologici dallo stesso utilizzati siano comunque idonei a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati”.

Un altro importante principio stabilito dai Giudici romani è che Vimeo ha violato il dovere di diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore del settore, incorrendo in quella specifica forma di responsabilità che il Tribunale qualifica “da contatto sociale” e che Vimeo avrebbe rispettato solo qualora si fosse comportata “secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica”.

Tale principio è pienamente aderente al parere reso dall’Avvocato Generale l’8 febbraio 2017 (Causa C‑610/15, Stichting Brain punti 70.6 e 70.13) secondo il quale sugli intermediari di servizi della rete incombe un “obbligo di cooperazione nella lotta contro le violazioni dei diritti d’autore” In particolare, afferma l’AG, “occorre altresì notare che la normativa relativa ai servizi della società dell’informazione, ossia principalmente Internet, è particolarmente concepita per tale modello di funzionamento il quale prevede, segnatamente, che i prestatori intermediari non sono responsabili per i contenuti, ma impone agli stessi taluni obblighi di cooperazione nella lotta contro i contenuti illeciti”, punto 19) rilevando che “le deroghe in materia di responsabilità dei prestatori intermedi previste dalla direttiva 2000/31 costituiscono uno degli elementi dell’equilibrio tra i vari interessi in gioco che rappresenta tale direttiva, ai sensi del considerando 41 della stessa. Tali deroghe, nell’ambito di tale equilibrio, devono essere controbilanciate non solo dall’assenza di responsabilità dei prestatori intermedi nel violare la legge, ma anche dalla loro cooperazione al fine di evitare o prevenire tali infrazioni. Essi non possono sottrarsi a tale obbligo invocando, in funzione delle circostanze né il carattere troppo restrittivo delle misure, né la loro inefficacia”.

Vimeo quindi è stata giudicata responsabile a titolo di “cooperazione colposa mediante omissione, per la violazione dei diritti d’autore” spettanti a Mediaset e dovrà anche ottemperare ad uno specifico obbligo di “rimozione immediata” in relazione a tutti i brani video che in futuro dovessero essere caricati dagli utenti, a condizione che siano estratti dai medesimi programmi televisivi oggetto della causa. Pena il pagamento di una penale di 1000,00 euro per ogni violazione ed un’altra di 500,00 euro per ogni giorno di ritardo. Oltre alla condanna della società americana al risarcimento di 8,5 milioni di euro.

Anche su questo punto la Corte capitolina ha fatto esatta applicazione sia del dato normativo che della giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia UE che impongono espressamente all’intermediario di agire da operatore diligente anche in ottica di prevenzione rispetto a specifici casi di illecito, impedendone la ripetizione.

Tanto emerge univocamente sia dal considerando 47 della Direttiva 2000/31/CE, ove si legge che il divieto dell’obbligo generale di sorveglianza “non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici”, che dall’articolo 15 della detta direttiva (e dall’art. 17 del decreto leg. 20037/70) che infatti vietano l’imposizione solo di un obbligo “generale” di sorveglianza ed il cui contenuto sarebbe svuotato di ogni significato se si estendesse tale divieto anche ad obblighi di sorveglianza su casi specifici. Tale assunto è recepito anche dalla Corte di Giustizia Ue sia nel caso C-360/10, Netlog secondo cui ad essere vietato è solo “un sistema di filtraggio sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto, (se) illimitata nel tempo, (e se) riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema” che, da ultimo, con la sentenza del 15.9.2016, C-484/14, caso McFadden vs SonyLa Corte ha già dichiarato che le misure adottate dal destinatario di un’ingiunzione, come quella in causa nel procedimento principale, in sede di ottemperanza alla stessa, devono essere abbastanza efficaci da garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire che esse devono avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale (sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, , punto 62) (punto 95).

Corte di Giustizia UE (causa C-572/17): il solo stoccaggio di merci contraffatte è di per sé un atto di contraffazione?

Avv. Alessandro La Rosa

Con provvedimento del 19 dicembre u.s., la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 4, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società̀ dell’informazione) che, come è noto, riconosce in capo agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie delle loro opere.

La decisione muove dalla domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, presentata dalla Corte Suprema svedese nei confronti dell’Imran Syed per contraffazione di marchi e violazione del diritto d’autore relativo alle opere letterarie e artistiche ai sensi della legge 1960:729, che recepisce la richiamata direttiva 2001/29 nel diritto svedese.

In particolare, nel caso di specie, il Sig. Syed gestiva un negozio al dettaglio di vendita di abiti e accessori decorati con motivi richiamanti la musica rock.

Attestato che la vendita di alcune merci violava marchi e diritti d’autore dei denuncianti, dinanzi la Corte Suprema svedese, il PM chiedeva per il titolare dei negozi la condanna per tutte le merci, comprese quelle stoccate nei magazzini. La difesa del Syed lamentava che per una tale violazione fosse indispensabile una condotta pro-attiva nei confronti del pubblico, finalizzata alla vendita di ogni specifico prodotto; circostanza che, nel caso dell’acquisto e immagazzinamento di merci, non poteva ritenersi esistente.

La Corte svedese, rilevato che né la direttiva richiamata né la legge 1960/729 vietano espressamente lo stoccaggio di merci lesive di diritti d’autore ai fini della loro messa in vendita, sospendeva il procedimento e rimetteva tale questione alla CGUE.

Un atto preparatorio alla vendita di un prodotto può costituire una violazione del diritto di distribuzione purché, in ogni caso, sia dimostrato che le merci fossero effettivamente destinate ad essere distribuite al pubblico in uno Stato membro nel quale l’opera è protetta, senza l’autorizzazione dell’autore. Questo il principio espresso dalla Corte europea, la quale ha altresì rilevato che l’identità tra le merci in stock e quelle vendute nel negozio costituisce solo un indizio per dimostrare che le merci stoccate siano anch’esse destinate ad essere vendute. Infatti, una parte o la totalità delle merci stoccate ben potrebbe essere destinata alla vendita in uno Stato membro diverso da quello nel quale l’opera apposta su tali merci è protetta.

Rimettendo al giudice nazionale la valutazione circa la destinazione delle merci stoccate identiche a quelle vendute nel negozio, la Corte UE ha così concluso: “occorre procedere ad una analisi complessiva di diversi fattori, tra cui la distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita, che, sebbene possa costituire un indizio per dimostrare che le merci in questione sono destinate ad essere vendute in tale luogo, detto indizio non può, di per sé, essere determinante”.

Carattere notorio e rinomato del marchio: la tutela dei “gancini” Ferragamo

Avv. Alessandro La Rosa

La Ferragamo radicava azione di merito nei confronti di un’azienda operativa nel settore della pelletteria, per accertare e vedere riconosciuta la contraffazione dei propri marchi figurativi tridimensionali, nonché la sussistenza di una condotta rilevante ai fini della concorrenza sleale, al fine di ottenere così il riconoscimento del risarcimento del danno.

Se il giudice di prime cure aveva dichiarato la validità del marchio tridimensionale cd. “Gancini” della Ferragamo, direttamente riconducibile alla forma grafica della lettera Ω (OMEGA), ravvisando contraffazione dello stesso nell’utilizzo, da parte della società produttrice di articoli di pelletteria, di ganci a forma di omega utilizzati quale giunto tra la tracolla e la borsa, la Corte d’Appello investita della questione affermava invece che tra i “gancini” della Ferragamo e il marchio della appellante non era rinvenibile alcun pericolo di confusione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) c.p.i., in quanto quest’ultimo conteneva esclusivamente in sé una lontana somiglianza.

Difatti, secondo i Giudici di secondo grado, “i prodotti in questione svolgevano una funzione strumentale, mentre il marchio Ferragamo, oltre a riprodurre in modo più armonioso la lettera Omega, aveva essenzialmente una funzione non strumentale”.

La Ferragamo proponeva ricorso in Cassazione sulla base di cinque diversi motivi.

In particolare la Ferragamo nel contestare le argomentazioni riposte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, ha sottolineato che il segno Omega applicato alle borse Ferragamo può svolgere, oltre alla funzione identificativa, anche funzione di meccanismo di chiusura senza che ciò possa precludere la capacità di assolvere anche a una funzione distintiva.

Sulla base di questo presupposto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto effettuare un giudizio globale di confondibilità prendendo in considerazione: la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e il grado di capacità distintiva, oltre all’eventuale rinomanza dei marchi azionati.

La Suprema Corte (con sentenza rinvenibile qui) riteneva il motivo fondato, precisando che l’ordinamento prevede che la tutela di un marchio registrato abbia luogo qualora la doglianza abbia avuto riguardo ad un «segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini», laddove «a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi» possa determinarsi «un rischio di confusione per il pubblico», che può consistere «anche in un rischio di associazione fra i due segni» (art.20, cit.).

Per la Corte, poiché è indiscusso non solo la valida brevettabilità del marchio Ferragamo relativo ai cd. Gancini ma anche il carattere “non debole” di detto marchio, ha osservato che il marchio forte ha una più incisiva tutela che rende illegittime le variazioni tali da non alterare il “nucleo ideologico” idoneo a individuare il segno. Proprio per questo motivo, l’apprezzamento del giudice di merito circa la similitudine fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica ossia con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza del pubblico dei consumatori al quale quel genere di prodotti è destinato.

Ciò significa che se il segno è identificabile come “forte” in quanto privo di aderenza concettuale con i prodotti, le «variazioni che lasciano intatta l’identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità».

La Cassazione ritenendo che i Giudici d’Appello non abbiano correttamente applicato i principi sopra enunciati, ha cassato con rinvio tale pronuncia avendo quest’ultima erroneamente valorizzato la funzione strumentale svolta dall’elemento nel quale è stato incorporato il segno richiamante il marchio tridimensionale Gancini, senza, tuttavia, illustrare i motivi per cui tale condotta non potesse ingenerare il rischio di confusione e di associazione nei consumatori.

Il sampling (non autorizzato) viola il diritto esclusivo connesso del produttore di fonogrammi

Avv. Alessandro La Rosa

Con parere del 12 dicembre 2018 (Causa C-476/17 – Pelham GmbH e altri contro Hutter e altri) l’Avvocato Generale UE Szpunar (“AG”) ha fornito alla Corte di Giustizia UE le sue proposte di risoluzione ad una lunga serie di questioni pregiudiziali di grande rilevanza per il diritto d’autore, soprattutto per il comparto produttivo della musica.

Il caso sottostante alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte ha ad oggetto l’uso non autorizzato, con la tecnica del sampling, di circa due secondi di una sequenza ritmica dal titolo Metall auf Metall integrata, mediante ripetizioni continue, nel brano Nur mir.

Il Bundesgerichtshof, dopo un susseguirsi di pronunce contrastanti, ha deciso di sottoporre alla Corte UE alcune delle questioni pregiudiziali che si indicano di seguito, unitamente alle risposte fornite dall’Avvocato Generale UE.

Questione pregiudiziale: se l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che il prelievo di un estratto di un fonogramma al fine di utilizzarlo in un altro fonogramma (sampling) costituisce una lesione del diritto esclusivo del produttore del primo fonogramma di autorizzare o vietare una riproduzione del proprio fonogramma ai sensi di tale disposizione allorché è compiuto senza l’autorizzazione di quest’ultimo.

L’AG ha dato risposta affermativa a tale questione ricordando che l’articolo 2 citato riguarda qualsiasi riproduzione «diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte» del materiale protetto e che “nel caso del sampling, si tratta di una riproduzione (il più delle volte) diretta, permanente, mediante strumenti e in forma digitali, di una parte di un fonogramma”. A favore di questa interpretazione milita anche la circostanza che secondo la guida all’interpretazione della Convenzione di Roma elaborata dall’OMPI, la tutela contro la riproduzione non è soggetta ad alcuna restrizione ed essa dev’essere interpretata nel senso che include la tutela contro la riproduzione parziale del fonogramma. Pertanto, l’articolo 11 del Trattato OMPI dev’essere interpretato allo stesso modo e l’articolo 2 della direttiva 2001/29 menziona espressamente la riproduzione «in parte» del fonogramma.

Questione pregiudiziale: se l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che osta all’applicazione ai fonogrammi di una disposizione del diritto interno di uno Stato

membro, secondo la quale un’opera nuova può essere creata con un libero utilizzo di un’altra opera senza l’autorizzazione dell’autore di quest’ultima, nei limiti in cui essa superi l’ambito delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva.

L’AG ha dato risposta affermativa a tale questione ricordando che l’articolo 5 della direttiva 2001/29 prevede tutta una serie di eccezioni e limitazioni con un “elenco di eccezioni e limitazioni formulato in maniera tassativa, come confermano tanto il considerando 32 della direttiva 2001/29 quanto la costante giurisprudenza della Corte” e che “l’elenco delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi che compare all’articolo 5 della direttiva 2001/29 non contiene un’eccezione generale, che consenta l’uso di un’opera altrui ai fini della creazione di una nuova opera. Ne consegue che gli Stati membri non sono legittimati a prevedere nel proprio diritto interno una simile eccezione qualora essa oltrepassi le eccezioni previste dalla direttiva 2001/29”.

Questione pregiudiziale: se l’eccezione relativa alla citazione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 trovi applicazione nella situazione in cui un estratto di un fonogramma sia stato inserito in un altro fonogramma senza la volontà manifesta di creare un’interazione con il primo fonogramma e in maniera non distinguibile dal resto di tale secondo fonogramma.

L’AG ha dato risposta negativa a tale questione ricordando che “una citazione deve soddisfare una serie di condizioni per essere lecita”: la prima di esse, di carattere sostanziale, è espressamente prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 e riguarda lo scopo della citazione. Ai sensi di tale disposizione, la citazione dev’essere fatta «per esempio a fini di critica o di rassegna». In particolare, secondo l’AG, “la citazione deve servire ad instaurare una sorta di dialogo con l’opera citata. È necessaria un’interazione tra l’opera citante e l’opera citata”. La seconda condizione di liceità di una citazione, anch’essa di natura sostanziale, “è data dal carattere inalterato e distinguibile della citazione”, il che peraltro “consente di distinguere una citazione da un plagio”. Infine ci sarebbe una terza condizione, di carattere formale, parimenti menzionata all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, consistente “nell’indicazione, salvo in caso di impossibilità, della fonte della citazione, incluso il nome dell’autore”.

Questione pregiudiziale: se gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire nel proprio diritto interno la tutela dei diritti esclusivi enunciati agli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29.

L’AG ha dato risposta positiva anche a tale questione, ricordando che tali diritti possono essere limitati soltanto nel contesto dell’applicazione delle eccezioni e limitazioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale direttiva e che i detti diritti sono formulati in maniera incondizionata. Inoltre, precisa l’AG, le nozioni utilizzate nelle disposizioni della direttiva 2001/29 sono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che non rinviano alla normativa degli Stati membri e ciò vale anche in riferimento alle nozioni di “parodia” e “citazione” oltre che, più in generale, per tutte le eccezioni ivi previste. Pertanto, conclude l’AG, “gli Stati membri sono obbligati a garantire nel proprio diritto interno la tutela dei diritti esclusivi enunciati agli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29, la cui portata è definita all’occorrenza dalla giurisprudenza della Corte, atteso che tali diritti possono essere limitati soltanto in sede di applicazione delle eccezioni e limitazioni tassativamente previste

all’articolo 5 di tale direttiva. Gli Stati membri non possono opporre a tale obbligo nessuna disposizione del proprio diritto interno, quand’anche essa sia di rango costituzionale o abbia la natura di diritto fondamentale”.

Questione pregiudiziale: se il diritto esclusivo dei produttori di fonogrammi di autorizzare o vietare, in forza dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, la riproduzione parziale di loro fonogrammi nei casi di utilizzo a fini di sampling non è in contrasto con la libertà delle arti come sancita all’articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’AG ha dato risposta positiva a tale questione ricordando che “il diritto d’autore e i diritti connessi, nella misura in cui instaurano un monopolio dei loro titolari su beni di natura intellettuale o artistica, quali le opere, i fonogrammi, etc., possono limitare l’esercizio di alcuni diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti. Peraltro, la proprietà intellettuale è essa stessa tutelata quale diritto fondamentale di proprietà. Occorre dunque bilanciare tali diritti, nessuno dei quali, in linea di principio, è superiore agli altri. Per quanto riguarda il diritto d’autore, quest’ultimo realizza già, di per se stesso, tale bilanciamento, prevedendo un certo numero di limitazioni ed eccezioni. Esse sono volte a garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e, d’altro lato, i vari altri interessi pubblici e privati, incluso quello alla tutela dei diritti fondamentali”. Precisando altresì che in sede di sindacato giurisdizionale sull’applicazione delle disposizioni in vigore nella materia de qua, i diritti fondamentali svolgono la funzione di “extrema ratio, che può giustificare il discostarsi dal testo delle disposizioni pertinenti soltanto in caso di flagrante violazione del contenuto essenziale di un diritto fondamentale”. Ipotesi che non ricorre, ad avviso dell’AG Szpunar, per quanto concerne la situazione del sampling nel diritto d’autore dell’Unione.

Contenzioso con SKY: La liberalizzazione non incide sulla rappresentatività ex lege che l’ordinamento riconosce a SIAE

Avv. Alessandro La Rosa

Con provvedimento del 9 novembre u.s., il Tribunale civile di Milano si è espresso rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione formulata da SKY Italia nei confronti di SIAE, sulla legittimità della pretesa creditoria dell’ente avente ad oggetto il pagamento dell’equo compenso ex art. 46-bis LDA.

È quindi legittimo il credito da 3 milioni di Euro vantato dall’ex monopolista del diritto d’autore nei confronti del network satellitare come «equo compenso cinema».

Come noto, i gravi motivi che giustificano il provvedimento di sospensione dell’esecuzione consistono unicamente nella possibile fondatezza dell’opposizione.

Sul punto, SKY contestava ex art. 617 c.p.c. la (i) regolarità formale del titolo e ex art. 615 c.p.c. (ii) la legittimità dello strumento utilizzato da SIAE e (iii) della stessa pretesa creditoria azionata, sia nell’an che nel quantum.

(i) E’ pacifico che le doglianze relative alla regolarità formale del titolo esecutivo devono essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo, a nulla rilevando la successiva notifica dell’atto di pignoramento. Nel caso di specie l’opposizione di SKY è stata tardiva, e la Suprema Corte ha chiarito che “quando la censura del debitore si riferisce alla mancanza di un requisito formale del titolo, di immediata evidenza e immediatamente percepibile al momento della notifica del titolo esecutivo, non vi è alcuna ragione per posporre il dies a quo del termine per reagirvi al successivo atto di pignoramento” (Cass. 6732/2011);

(ii)-(iii) L’art. 1 L. 9.1.2008, n. 2, nella formulazione attualmente in vigore, qualifica SIAE come ente pubblico economico a base associativa, preposto a svolgere le funzioni di indicate nella LDA, nonché le altre funzioni attribuite dalla legge (tra cui l’accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti): alla SIAE è riservata ex lege l’attività di intermediazione “per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” di cui agli artt. 180 LDA e art. 180-bis LDA.

Come noto, l’art. 180 LDA è stato modificato con DL 148/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 4.12.2017, n. 172) e, nella sua attuale formulazione, riserva l’attività di intermediazione “in via esclusiva alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 351”, con cui è stata recepita la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Dette modifiche, hanno tuttavia lasciato immutato il contenuto dell’art. 164 LDA che, attribuisce all’ “ente di diritto pubblico indicato nell’art. 180”, il potere di compiere attestazioni di credito aventi efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dei diritti di utilizzazione delle opere dallo stesso ente tutelate. Pertanto, nella sua attuale versione l’art. 164 LDA così recita: “se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall’ente di diritto pubblico indicato nell’articolo 180 si osservano le regole seguenti: […] 3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile”.

In ragione dell’ampia formulazione utilizzata dal legislatore e del riferimento alle “altre funzioni attribuite all’ente”, idoneo a comprendere l’attività di intermediazione nella gestione collettiva dei diritti di autore (di cui all’art. 180 LDA), il Tribunale di Milano ha ritenuto che non vi fossero elementi per limitare la portata applicativa dell’art. 164 LDA al solo utilizzo abusivo, in assenza di contratto, delle opere tutelate da SIAE, e non anche alla riscossione dei compensi nelle ipotesi di inadempimento contrattuale (come sostenuto da SKY).

Una simile restrizione dell’operatività dell’articolo, da un lato, non trova alcun serio appiglio nella lettera della norma; dall’altro, si pone in contrasto con la ratio della disposizione: quella di consentire a SIAE la celere riscossione dei compensi dovuti per l’utilizzazione delle opere che fanno parte del repertorio tutelato da SIAE, a prescindere dalla natura della violazione. Pertanto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che entrambi i motivi di illegittimità della norma prospettati dall’opponente non fossero idonei ad integrare i gravi motivi di cui all’art. 615 c.p.c..

La previsione dell’efficacia esecutiva dell’art. 164 LDA –in luogo della sola idoneità a costituire prova scritta del credito per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento- appare il frutto di un complessivo bilanciamento di interessi operato dal legislatore, il quale ha inteso assicurare maggiore effettività alla tutela della proprietà intellettuale, considerata come patrimonio comune, prevedendo più celeri modalità di riscossione dei compensi da parte dell’ente dotato del potere di rappresentanza (ex lege) dei soggetti titolari dei diritti di autore e assimilati.

Non si ravvisano nemmeno profili di contrarietà con la normativa comunitaria in materia di tutela del diritto d’autore, né con i principi comunitari in materia di concorrenza di cui all’art. 102 TFUE. Il legislatore comunitario, infatti, pur rilevando l’esigenza di garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato quanto al rispetto delle regole in materia di concorrenza, lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese in vigore negli Stati membri, in ragione della primaria necessità di garantire una tutela effettiva del diritto d’autore.

La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia ha statuito che la riserva della gestione collettiva dei diritti d’autore in capo ad un unico ente collettivo può essere giustificata solo se idonea a garantire “il conseguimento dello scopo di interesse pubblico da essa perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento di detto scopo”, quale la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (CGUE C- 351/2012). Quindi, la Corte esclude che una normativa interna che riconosca la costituzione di un monopolio nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale si ponga per ciò solo in contrasto con i principi di cui all’art. 102 TFUE, poiché potrebbe ben costituire una situazione idonea a consentire una gestione efficace di tali diritti, nonché un controllo efficace del loro rispetto sul territorio.

Ciò che, invece, costituisce una violazione della normativa comunitaria, è la condotta dell’ente di gestione che è indotto, con il mero esercizio di diritti speciali o esclusivi che gli sono conferiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, attraverso l’applicazione di prezzi e tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate, a parità di condizioni, negli altri Stati membri.

Neppure il recepimento della Direttiva 2014/26/UE sulla liberalizzazione del mercato (c.d. Direttiva Barnier) renderebbe illegittimo l’art 164 LDA, quale norma che introduce ingiustificate disparità di trattamento tra imprese operanti nel medesimo settore.

Le finalità perseguite dalla Direttiva 2014/26/UE, infatti, non devono individuarsi nell’instaurazione di un sistema che limiti al mandato individuale la modalità esclusiva per il conferimento del potere di rappresentanza dei titolari dei diritti d’autore agli organismi di gestione collettiva, bensì nel: migliorare la capacità dei membri degli organismi di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività degli stessi organismi; garantire una sufficiente trasparenza da parte degli organismi di gestione collettiva; migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore opere musicali per l’uso online.

La direttiva non interferiscecon le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva” (considerando 55).

Inoltre, l’art. 167 TFUE impone di tener conto delle diversità culturali intercorrenti tra i vari Stati membri. Pertanto, anche gli organismi di gestione collettiva devono promuovere le diversità delle espressioni culturali, in modo da favorire l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.

Infine, quanto al tema dell’equo compenso, la Direttiva 2014/26/UE pur avendo modificato parzialmente l’art. 180 LDA, consentendo agli autori di dare mandato a organismi di gestione collettiva diversi da SIAE, non incide in alcun modo sulla rappresentatività ex lege che l’ordinamento interno riconosce a SIAE a tutela dei diritti d’autore dei soggetti che non abbiano conferito mandato ad alcun organismo di gestione. Anzi tali modalità di tutela sono state ritenute funzionali ed essenziali alla tutela e allo sviluppo della creatività intesa quale “bene comune e interesse generale”, anche in relazione a c.d. repertori minori e locali, che probabilmente, non godrebbero di sufficiente protezione in un contesto di completa liberalizzazione.

 

La richiesta di autenticazione delle opere d’arte successivamente alla morte dell’artista non può essere fatta oggetto di ordine da parte dell’autorità giudiziaria

Avv. Alessandro La Rosa

Con la sentenza del 6 luglio 2018 il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla possibilità che gli eredi di un artista defunto, ovvero la Fondazione che gestisce le opere, possano essere destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria volto a ottenere una certificazione di autenticità sulle stesse.

La controversia ha avuto inizio quando un privato, destinatario della donazione di tre opere senza titolo da parte dell’artista Cy Twombly ha chiesto, senza successo, che la Fondazione (Cy Twombly Foundation) e gli eredi dell’artista riconoscessero l’autenticità dei dipinti.

Il privato, difatti, avendo interesse a posizionare le predette opere nel mercato attraverso l’intermediazione di una casa d’aste, aveva necessità che fossero inserite nel catalogo aggiornato curato dalla Fondazione, poi rifiutatasi di inserirle nei cataloghi. Da tale rifiuto ne conseguì il diniego da parte della casa d’aste di procedere alle vendite.

A fronte del predetto rifiuto il proprietario delle opere d’arte radicava azione di merito volta, in prima battuta, ad accertare l’autenticità delle stesse, ossia la loro riferibilità all’artista e poi a obbligare la Fondazione, ovvero  gli eredi, a rilasciare il corrispondente certificato di autenticità.

Il Tribunale di Roma dichiarava l’inammissibilità di tali domande in quanto destinate al mero accertamento di un fatto storico, ovverosia, l’accertamento della paternità delle opere, senza che fosse contestualmente richiesto anche l’accertamento del rispettivo diritto.

I giudici romani nelle loro motivazioni hanno ripreso i principi già enunciati dalla sentenza dello stesso Tribunale emessa in data 14/6/2016.

La pronuncia fa leva sull’applicazione dell’art. 23 della legge sul diritto d’autore sulla base del quale il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione dopo la morte “può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”.

Uno dei capisaldi nella vendita delle opere d’arte è quello secondo cui, chi vende l’opera è tenuto a garantirne l’autenticità sulla base di quanto disposto dall’art. 64 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il quale dispone che il venditore “ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza , con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza”.

A fronte di tali previsioni normative, i giudici hanno stabilito che sebbene gli eredi possano rivendicare la paternità dell’opera, la facoltà di autenticazione non possa essere intesa alla stregua di un diritto riservato in esclusiva ai soggetti ivi specificati in quanto, come già precisato nella sentenza n.425/2010, “la formulazione di giudizi sull’autenticità dell’opera d’arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto d’arte del mercato, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un’opera d’arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza”.

In altri termini, non sarebbero rinvenibili i presupposti giuridici posti a fondamento della pretesa. Ed infatti, come anche argomentato dalla Corte di merito, “la formulazione dei giudizi sull’autenticità di un’opera d’arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.32 cost.) per cui l’obbligazione gravante sull’esperto chiamato a rendere una perizia, attribuzione o autenticazione, è una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato per cui, in base al principio dell’autonomia negoziale, non può essere obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione secondo i desideri del richiedente”.

Peraltro, dal mancato accordo tra le parti sul rilascio della perizia non può essere automaticamente desunto il diritto del titolare delle opere a vedersi riconosciuta in giudizio l’autenticità delle stesse nei confronti degli eredi dell’artista o della Fondazione, in quanto il ricorso al giudice presuppone, indipendentemente dalle posizioni assunte dalle parti in ordine all’autenticità dell’opera, quantomeno che vi sia stata un’attestazione positiva o negativa dell’autenticità che possa violare il diritto morale di cui all’art. 20 LDA nei confronti dell’artista o causare un danno nei confronti del proprietario.

In conclusione, l’intervento dell’autorità giudiziaria non può essere invocato semplicemente per il rilascio di una attestazione di autenticità e/o di una perizia su un’opera d’arte, non rinvenendosi alcuna norma che lo consenta o che preveda tale diritto.

Tuttavia, il ricorso per l’accertamento dell’autenticità di un’opera è consentito ogni qualvolta la stessa sia munita di una qualche certificazione, poi rivelatasi falsa, ovvero ogni qualvolta sia intervenuta la contestazione di paternità.

La contraffazione del marchio che gode di notorietà: il caso Gucci e i presupposti di tutela

Avv. Alessandro La Rosa

La Sezione I della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17 ottobre 2018, n. 26000 è tornata sull’argomento relativo alla tutela di un marchio che gode di rinomanza e ai presupposti necessari perché questa sia riconosciuta.

La Guccio Gucci S.p.a. eccepiva l’avvenuta registrazione e utilizzazione da parte di un terzo di un marchio simile al proprio e ne chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità con contestuale accertamento della contraffazione sia per rischio di confusione che per violazione della disciplina dettata in materia di marchio rinomato.

La Corte d’Appello precedentemente investita della questione aveva escluso la confondibilità tra i marchi oggetto di contestazione in quanto il marchio oggetto del giudizio “pur evocando sfacciatamente il simbolo Gucci, ne richiamava le fattezze impiegando lettere diverse e con un’impronta generale non graficamente sovrapponibile, con varianti che non potevano sfuggire ai clienti della rinomata casa; ha quindi osservato che i prodotti dello S., non comparabili per qualità, non erano intesi a proporsi come Gucci, ma tipo Gucci, sfruttando la celebrità altrui, in tal modo esaltandola e non già svilendola”.

Il noto brand di moda impugnava la decisione della Corte d’Appello sulla base di due diversi motivi.

In particolare, con il primo motivo contestava la motivazione del giudice di secondo grado in quanto, pur avendo rimarcato la forza e la rinomanza del marchio, ha ritenuto che le varianti “anche minime” fossero sufficienti a far escludere la confondibilità, riducendo in tal modo l’ambito di tutela. Con il secondo, invece, denunciava la violazione della disciplina dettata in materia di rinomanza del marchio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi stabilendo che se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti da questo contraddistinti e, quindi, è forte, le “variazioni che lasciano intatta l’identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità”, occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata “appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti” (Cass. n. 18920/2004).

Pertanto, al fine di escludere l’illecito davanti a una similitudine tra un marchio forte ed un altro potenzialmente contraffatto, si dovrà verificare che la somiglianza non riguardi il nucleo che contraddistingue il messaggio veicolato, ma la sussistenza o meno dell’affinità tra i prodotti e, infine, apprezzare il rischio di associazione. Ciò anche in quanto, il titolare del marchio registrato successivamente rispetto a quello rinomato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore, recando pregiudizio allo stesso.

Oltre a ribadire tali principi, la Corte di Cassazione rileggendo le disposizioni del Codice di proprietà industriale e del Regolamento Comunitario, con specifico riferimento all’art. 5 comma 2 della Direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, individua tre specifici profili la cui valutazione è necessaria al fine di verificare la sussistenza o meno della contraffazione di un marchio rinomato.

Il primo riguarda l’oggetto della tutela, con riferimento al marchio registrato caratterizzato dalla “rinomanza” o “notorietà”; il secondo ha ad oggetto i presupposti necessari per accedere alla tutela, posto che l’accertamento dell’identità o della somiglianza dei marchi contrapposti dei quali uno sia riconosciuto come notorio, resta del tutto sganciato dalla sussistenza o meno  di affinità tra prodotti o servizi e dalla sussistenza o meno del rischio di associazione; il terzo riguarda invece i casi in cui la tutela preservi non solo la funzione distintiva del marchio in sé, ma impedisca che terzi possano trarre un indebito pregiudizio dall’utilizzo non autorizzato di un segno simile al marchio precedentemente registrato attraverso il c.d. agganciamento parassitario, ovvero un pregiudizio alla capacità distintiva, rinomanza o notorietà del marchio stesso.

Più precisamente, le violazioni contro le quali è assicurata detta tutela sono il pregiudizio al carattere distintivo, il pregiudizio alla notorietà e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso del marchio anteriore, condotte che possono comportare la diluizione del marchio, sussistente quando viene indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.

La lettura proposta dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento attiene tuttavia alla delimitazione del “vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio”, detto anche “parassitismo”. Difatti quest’ultimo deve essere ricollegato non tanto al pregiudizio subito dal marchio, quanto al vantaggio di cui il terzo beneficerebbe dall’uso del segno identico o simile al marchio.

Tale è il caso in cui, a seguito di un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, venga sfruttata la notorietà del marchio senza che il titolare del marchio contestato abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale posto in essere per crearlo e mantenerne l’immagine.

Ad assumere un particolare valore nonché meritevolezza di tutela sono l’attrazione e l’intrinseco valore aggiunto presenti in alcuni marchi grazie alla diffusa notorietà di cui godono: il fulcro della tutela non sarà più o non sarà solo la distintività del marchio, ma la sua stessa funzione attrattiva con il riconoscimento contestualmente della rilevanza economica della tutela di caratteri quali la carica suggestiva e l’appeal.

 

Regolamento Agcom: nuovi strumenti di contrasto alla pirateria digitale

Avv. Alessandro La Rosa

Con delibera n. 490/18/CONS del 16 ottobre 2018 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato le attese modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (“Regolamento”), esercitando i poteri che l’art. 2 della Legge europea 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. 167) ha attribuito all’Autorità stessa, per un più efficace contrasto degli illeciti online.

In breve, le principali novità riguardano l’adozione di misure contro la reiterazione di violazioni già accertate e l’adozione di provvedimenti cautelari. Non solo: Agcom ha chiarito che la definizione di “prestatore di servizi” (contenuta nell’art. 1) ricomprende tra le nuove forme di pirateria, sotto un profilo prettamente tecnico, i servizi di messaggistica istantanea (come quelli offerti da Telegram), limitatamente ai casi in cui gli stessi permettano la condivisione di contenuti con il pubblico via internet, considerando tali servizi alla stregua di un normale sito web. E che la misura della “disabilitazione dell’accesso” al sito, già prevista dal Regolamento anche nella forma di blocco dell’indirizzo IP (art. 1, comma 1, lett. ff), “potrebbe essere necessaria per violazioni per le quali la sola misura del blocco DNS potrebbe essere insufficiente (siti che forniscono unicamente il proprio indirizzo IP)”.

Tornando alle principali novità, il nuovo articolo 8-bis del Regolamento disciplina le ipotesi di reiterazione di una violazione già accertata con un precedente ordine di disabilitazione dell’accesso al sito: in tal caso l’Autorità provvede aggiornando l’elenco dei siti (già inibiti) che i fornitori di accesso alla rete dovranno mantenere in stato di non accessibilità. La “reiterazione” della violazione avviene nel caso di violazioni gravi o di carattere massivo con l’apertura di un sito alias da parte del gestore del sito. A tal fine l’Autorità valuterà, tra l’altro, la similarità del nome a dominio con quello del sito già oggetto di provvedimento, la corrispondenza dell’indirizzo IP, l’identità dei soggetti che hanno registrato il nome a dominio, l’impostazione grafica del sito, la struttura con cui sono costruiti gli indirizzi URL delle pagine dei siti, il rinvio ai medesimi profili, pagine o gruppi sui social network.

Il nuovo articolo 9-bis, introduce il procedimento cautelare. Presupposti necessari per accedere a questo strumento di tutela sono il carattere manifesto della violazione (fumus boni iuris, ravvisabile in presenza di forme di incoraggiamento, dirette e indirette, alla fruizione illecita, anche mediante indicazioni tecniche per accedere alle opere; di messaggi che inducono a ritenere in modo ingannevole che l’utilizzazione delle opere sia in quel caso legittima; del carattere lucrativo dell’offerta illegale delle opere) e la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per l’utilizzazione lecita delle opere digitali oppure per gli interessi economici in gioco (periculum in mora, da valutarsi anche in ragione della quantità delle opere digitali illecitamente diffuse on line; del pregiudizio per il valore dell’opera, a causa dei tempi e delle modalità di immissione sul mercato tipiche della stessa; del valore economico dei diritti violati e il conseguente danno per il titolare o licenziatario). L’ordine cautelare è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza, notificato ai prestatori di servizi all’uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l’istanza. Notificato altresì, ove rintracciabili all’uploader e ai gestori della pagina e/o del sito internet, i quali possono porre fine alla violazione. I destinatari della notifica dell’ordine cautelare possono proporre reclamo entro cinque giorni, che però non sospende l’esecuzione dell’ordine cautelare. L’organo collegiale adotta la decisione definitiva entro sette giorni dalla proposizione del reclamo. In assenza o ritardo del reclamo l’ordine assume carattere definitivo.

Responsabile il proprietario di una connessione internet per le violazioni riconducibili al proprio indirizzo IP se non dà prova del coinvolgimento del suo familiare

Avv. Alessandro La Rosa

Il 18 ottobre u.s. la Corte di giustizia UE, nella causa C-149/17, ha stabilito che il detentore di una connessione internet, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file attraverso un servizio di peer-to-peer, non può andare esente da responsabilità semplicemente per il fatto che un suo familiare avesse in astratto la possibilità di accedere alla medesima connessione alla rete.

Un editore tedesco aveva citato in giudizio il signor S. dinanzi al Tribunale del Land di Monaco I (Landgericht), chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che un audiolibro era stato condiviso per il download con un numero illimitato di utenti all’interno di una piattaforma internet di condivisione (peer-to-peer o p2p), utilizzando la connessione internet della quale il sig. S era titolare. Come strategia di difesa, il sig. S. aveva dedotto che anche i propri familiari conviventi avevano accesso alla stessa connessione, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni.

Nel diritto tedesco si presume che il titolare di una connessione internet, per mezzo della quale sia stata commessa una violazione del diritto d’autore, sia l’autore di tale violazione, qualora sia stato identificato con esattezza attraverso il suo indirizzo IP e qualora nessun’altra persona avesse la possibilità di accedere alla connessione di cui trattasi al momento in cui la violazione in questione ha avuto luogo.

Con la sentenza del 18 ottobre u.s., la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura di tale utilizzo. Se la normativa nazionale produce l’effetto di ostacolare la facoltà, da parte del giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità, di esigere su richiesta dell’attore la produzione e l’ottenimento di elementi di prova relativi ai familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa sono resi impossibili e vengono violati in modo grave i diritti fondamentali ad un ricorso effettivo e quelli di proprietà intellettuale e, pertanto, l’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in questione non è rispettata (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13).

Non c’è plagio se manca la trasposizione nell’opera successiva del nucleo individualizzante che caratterizza l’opera originale

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza n. 12348 del 15 giugno u.s., il Tribunale civile di Roma si è espresso sull’ipotesi di plagio-contraffazione del progetto “Ti voglio bene” ideato da Mangini e Ferrero da parte del film “Un boss in salotto” prodotto da Cattleya.

Come noto, l’art. 2575 c.c. e la Legge sul diritto d’autore fanno riferimento ad opere dell’ingegno destinate a essere rappresentate, qualunque sia “il modo o la forma di espressione. Pertanto, l’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l’idea sottostante all’opera: la protezione cade esclusivamente sulla forma rappresentata, è solo a questa che deve farsi riferimento, non al contenuto o all’idea.

Come osservato da recente giurisprudenza di merito “le idee, anche se uguali, possono essere diversamente rappresentate e attuate e non sono di per sé oggetto di protezione con il diritto autoriale … La tutela della sola forma espressiva, e non dell’idea e del contenuto, rappresenta il punto cardine nel bilanciamento tra interesse individuale all’esclusiva dell’opera e interesse generale alla diffusione delle conoscenze” (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 25.7.2017)

È ormai pacifico che “prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità” (Cass. Civ., sez. I, 28.11.2011, n. 25173; Cass. Civ., Sez. I, 23.11.2005, n. 24594).

Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera tutelata, bensì è espressione e manifestazione del modo personale dell’autore di rappresentare la realtà. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, invece, alla personale e individuale espressione di un’oggettività, di modo che un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

Quanto all’ipotesi del plagio, esso si realizza concretamente nell’appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui -cosicché laddove non possa riscontrarsi alcun apporto creativo deve essere esclusa in radice qualsivoglia forma di plagio- essendo del tutto insufficiente la collocazione, nell’opera successivamente realizzata, di una o più idee presenti in quella precedentemente eseguita, con cui la prima viene messa a confronto. Al contrario, occorre che si possa cogliere una vera e propria trasposizione nell’opera successiva del nucleo individualizzante che caratterizza come originale l’opera di cui si assume la contraffazione.

Nello stesso senso è stato precisato che “il plagio consiste nell’appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, non essendo sufficiente che una o più idee presenti in uno dei testi messi a confronto trovino collocazione anche nell’altro, ma occorrendo che si possa cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che caratterizza come originale il volume di cui si assume la contraffazione” (cfr. Trib. Bologna, 9.2.2006): è stato escluso il plagio di un’opera cinematografica allorché la nuova opera si fondi si sullo stesso schema narrativo o idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva.

Pertanto, per ravvisare una condotta plagiaria è necessario che l’idea che trova sviluppo nell’opera sia la medesima, che ne sia omologo il modo concreto di realizzazione, che le opere presentino nei loro elementi essenziali sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata.

Oggi è quindi pacifico che il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera tutelata dal diritto d’autore, ma è espressione e manifestazione del modo personale dell’autore di rappresentare la realtà.