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Contenzioso con SKY: La liberalizzazione non incide sulla rappresentatività ex lege che l’ordinamento riconosce a SIAE

Avv. Alessandro La Rosa

Con provvedimento del 9 novembre u.s., il Tribunale civile di Milano si è espresso rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione formulata da SKY Italia nei confronti di SIAE, sulla legittimità della pretesa creditoria dell’ente avente ad oggetto il pagamento dell’equo compenso ex art. 46-bis LDA.

È quindi legittimo il credito da 3 milioni di Euro vantato dall’ex monopolista del diritto d’autore nei confronti del network satellitare come «equo compenso cinema».

Come noto, i gravi motivi che giustificano il provvedimento di sospensione dell’esecuzione consistono unicamente nella possibile fondatezza dell’opposizione.

Sul punto, SKY contestava ex art. 617 c.p.c. la (i) regolarità formale del titolo e ex art. 615 c.p.c. (ii) la legittimità dello strumento utilizzato da SIAE e (iii) della stessa pretesa creditoria azionata, sia nell’an che nel quantum.

(i) E’ pacifico che le doglianze relative alla regolarità formale del titolo esecutivo devono essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo, a nulla rilevando la successiva notifica dell’atto di pignoramento. Nel caso di specie l’opposizione di SKY è stata tardiva, e la Suprema Corte ha chiarito che “quando la censura del debitore si riferisce alla mancanza di un requisito formale del titolo, di immediata evidenza e immediatamente percepibile al momento della notifica del titolo esecutivo, non vi è alcuna ragione per posporre il dies a quo del termine per reagirvi al successivo atto di pignoramento” (Cass. 6732/2011);

(ii)-(iii) L’art. 1 L. 9.1.2008, n. 2, nella formulazione attualmente in vigore, qualifica SIAE come ente pubblico economico a base associativa, preposto a svolgere le funzioni di indicate nella LDA, nonché le altre funzioni attribuite dalla legge (tra cui l’accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti): alla SIAE è riservata ex lege l’attività di intermediazione “per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” di cui agli artt. 180 LDA e art. 180-bis LDA.

Come noto, l’art. 180 LDA è stato modificato con DL 148/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 4.12.2017, n. 172) e, nella sua attuale formulazione, riserva l’attività di intermediazione “in via esclusiva alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 351”, con cui è stata recepita la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Dette modifiche, hanno tuttavia lasciato immutato il contenuto dell’art. 164 LDA che, attribuisce all’ “ente di diritto pubblico indicato nell’art. 180”, il potere di compiere attestazioni di credito aventi efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dei diritti di utilizzazione delle opere dallo stesso ente tutelate. Pertanto, nella sua attuale versione l’art. 164 LDA così recita: “se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall’ente di diritto pubblico indicato nell’articolo 180 si osservano le regole seguenti: […] 3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile”.

In ragione dell’ampia formulazione utilizzata dal legislatore e del riferimento alle “altre funzioni attribuite all’ente”, idoneo a comprendere l’attività di intermediazione nella gestione collettiva dei diritti di autore (di cui all’art. 180 LDA), il Tribunale di Milano ha ritenuto che non vi fossero elementi per limitare la portata applicativa dell’art. 164 LDA al solo utilizzo abusivo, in assenza di contratto, delle opere tutelate da SIAE, e non anche alla riscossione dei compensi nelle ipotesi di inadempimento contrattuale (come sostenuto da SKY).

Una simile restrizione dell’operatività dell’articolo, da un lato, non trova alcun serio appiglio nella lettera della norma; dall’altro, si pone in contrasto con la ratio della disposizione: quella di consentire a SIAE la celere riscossione dei compensi dovuti per l’utilizzazione delle opere che fanno parte del repertorio tutelato da SIAE, a prescindere dalla natura della violazione. Pertanto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che entrambi i motivi di illegittimità della norma prospettati dall’opponente non fossero idonei ad integrare i gravi motivi di cui all’art. 615 c.p.c..

La previsione dell’efficacia esecutiva dell’art. 164 LDA –in luogo della sola idoneità a costituire prova scritta del credito per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento- appare il frutto di un complessivo bilanciamento di interessi operato dal legislatore, il quale ha inteso assicurare maggiore effettività alla tutela della proprietà intellettuale, considerata come patrimonio comune, prevedendo più celeri modalità di riscossione dei compensi da parte dell’ente dotato del potere di rappresentanza (ex lege) dei soggetti titolari dei diritti di autore e assimilati.

Non si ravvisano nemmeno profili di contrarietà con la normativa comunitaria in materia di tutela del diritto d’autore, né con i principi comunitari in materia di concorrenza di cui all’art. 102 TFUE. Il legislatore comunitario, infatti, pur rilevando l’esigenza di garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato quanto al rispetto delle regole in materia di concorrenza, lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese in vigore negli Stati membri, in ragione della primaria necessità di garantire una tutela effettiva del diritto d’autore.

La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia ha statuito che la riserva della gestione collettiva dei diritti d’autore in capo ad un unico ente collettivo può essere giustificata solo se idonea a garantire “il conseguimento dello scopo di interesse pubblico da essa perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento di detto scopo”, quale la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (CGUE C- 351/2012). Quindi, la Corte esclude che una normativa interna che riconosca la costituzione di un monopolio nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale si ponga per ciò solo in contrasto con i principi di cui all’art. 102 TFUE, poiché potrebbe ben costituire una situazione idonea a consentire una gestione efficace di tali diritti, nonché un controllo efficace del loro rispetto sul territorio.

Ciò che, invece, costituisce una violazione della normativa comunitaria, è la condotta dell’ente di gestione che è indotto, con il mero esercizio di diritti speciali o esclusivi che gli sono conferiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, attraverso l’applicazione di prezzi e tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate, a parità di condizioni, negli altri Stati membri.

Neppure il recepimento della Direttiva 2014/26/UE sulla liberalizzazione del mercato (c.d. Direttiva Barnier) renderebbe illegittimo l’art 164 LDA, quale norma che introduce ingiustificate disparità di trattamento tra imprese operanti nel medesimo settore.

Le finalità perseguite dalla Direttiva 2014/26/UE, infatti, non devono individuarsi nell’instaurazione di un sistema che limiti al mandato individuale la modalità esclusiva per il conferimento del potere di rappresentanza dei titolari dei diritti d’autore agli organismi di gestione collettiva, bensì nel: migliorare la capacità dei membri degli organismi di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività degli stessi organismi; garantire una sufficiente trasparenza da parte degli organismi di gestione collettiva; migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore opere musicali per l’uso online.

La direttiva non interferiscecon le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva” (considerando 55).

Inoltre, l’art. 167 TFUE impone di tener conto delle diversità culturali intercorrenti tra i vari Stati membri. Pertanto, anche gli organismi di gestione collettiva devono promuovere le diversità delle espressioni culturali, in modo da favorire l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.

Infine, quanto al tema dell’equo compenso, la Direttiva 2014/26/UE pur avendo modificato parzialmente l’art. 180 LDA, consentendo agli autori di dare mandato a organismi di gestione collettiva diversi da SIAE, non incide in alcun modo sulla rappresentatività ex lege che l’ordinamento interno riconosce a SIAE a tutela dei diritti d’autore dei soggetti che non abbiano conferito mandato ad alcun organismo di gestione. Anzi tali modalità di tutela sono state ritenute funzionali ed essenziali alla tutela e allo sviluppo della creatività intesa quale “bene comune e interesse generale”, anche in relazione a c.d. repertori minori e locali, che probabilmente, non godrebbero di sufficiente protezione in un contesto di completa liberalizzazione.

 

La richiesta di autenticazione delle opere d’arte successivamente alla morte dell’artista non può essere fatta oggetto di ordine da parte dell’autorità giudiziaria

Avv. Alessandro La Rosa

Con la sentenza del 6 luglio 2018 il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla possibilità che gli eredi di un artista defunto, ovvero la Fondazione che gestisce le opere, possano essere destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria volto a ottenere una certificazione di autenticità sulle stesse.

La controversia ha avuto inizio quando un privato, destinatario della donazione di tre opere senza titolo da parte dell’artista Cy Twombly ha chiesto, senza successo, che la Fondazione (Cy Twombly Foundation) e gli eredi dell’artista riconoscessero l’autenticità dei dipinti.

Il privato, difatti, avendo interesse a posizionare le predette opere nel mercato attraverso l’intermediazione di una casa d’aste, aveva necessità che fossero inserite nel catalogo aggiornato curato dalla Fondazione, poi rifiutatasi di inserirle nei cataloghi. Da tale rifiuto ne conseguì il diniego da parte della casa d’aste di procedere alle vendite.

A fronte del predetto rifiuto il proprietario delle opere d’arte radicava azione di merito volta, in prima battuta, ad accertare l’autenticità delle stesse, ossia la loro riferibilità all’artista e poi a obbligare la Fondazione, ovvero  gli eredi, a rilasciare il corrispondente certificato di autenticità.

Il Tribunale di Roma dichiarava l’inammissibilità di tali domande in quanto destinate al mero accertamento di un fatto storico, ovverosia, l’accertamento della paternità delle opere, senza che fosse contestualmente richiesto anche l’accertamento del rispettivo diritto.

I giudici romani nelle loro motivazioni hanno ripreso i principi già enunciati dalla sentenza dello stesso Tribunale emessa in data 14/6/2016.

La pronuncia fa leva sull’applicazione dell’art. 23 della legge sul diritto d’autore sulla base del quale il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione dopo la morte “può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”.

Uno dei capisaldi nella vendita delle opere d’arte è quello secondo cui, chi vende l’opera è tenuto a garantirne l’autenticità sulla base di quanto disposto dall’art. 64 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il quale dispone che il venditore “ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza , con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza”.

A fronte di tali previsioni normative, i giudici hanno stabilito che sebbene gli eredi possano rivendicare la paternità dell’opera, la facoltà di autenticazione non possa essere intesa alla stregua di un diritto riservato in esclusiva ai soggetti ivi specificati in quanto, come già precisato nella sentenza n.425/2010, “la formulazione di giudizi sull’autenticità dell’opera d’arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto d’arte del mercato, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un’opera d’arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza”.

In altri termini, non sarebbero rinvenibili i presupposti giuridici posti a fondamento della pretesa. Ed infatti, come anche argomentato dalla Corte di merito, “la formulazione dei giudizi sull’autenticità di un’opera d’arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.32 cost.) per cui l’obbligazione gravante sull’esperto chiamato a rendere una perizia, attribuzione o autenticazione, è una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato per cui, in base al principio dell’autonomia negoziale, non può essere obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione secondo i desideri del richiedente”.

Peraltro, dal mancato accordo tra le parti sul rilascio della perizia non può essere automaticamente desunto il diritto del titolare delle opere a vedersi riconosciuta in giudizio l’autenticità delle stesse nei confronti degli eredi dell’artista o della Fondazione, in quanto il ricorso al giudice presuppone, indipendentemente dalle posizioni assunte dalle parti in ordine all’autenticità dell’opera, quantomeno che vi sia stata un’attestazione positiva o negativa dell’autenticità che possa violare il diritto morale di cui all’art. 20 LDA nei confronti dell’artista o causare un danno nei confronti del proprietario.

In conclusione, l’intervento dell’autorità giudiziaria non può essere invocato semplicemente per il rilascio di una attestazione di autenticità e/o di una perizia su un’opera d’arte, non rinvenendosi alcuna norma che lo consenta o che preveda tale diritto.

Tuttavia, il ricorso per l’accertamento dell’autenticità di un’opera è consentito ogni qualvolta la stessa sia munita di una qualche certificazione, poi rivelatasi falsa, ovvero ogni qualvolta sia intervenuta la contestazione di paternità.

La contraffazione del marchio che gode di notorietà: il caso Gucci e i presupposti di tutela

Avv. Alessandro La Rosa

La Sezione I della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17 ottobre 2018, n. 26000 è tornata sull’argomento relativo alla tutela di un marchio che gode di rinomanza e ai presupposti necessari perché questa sia riconosciuta.

La Guccio Gucci S.p.a. eccepiva l’avvenuta registrazione e utilizzazione da parte di un terzo di un marchio simile al proprio e ne chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità con contestuale accertamento della contraffazione sia per rischio di confusione che per violazione della disciplina dettata in materia di marchio rinomato.

La Corte d’Appello precedentemente investita della questione aveva escluso la confondibilità tra i marchi oggetto di contestazione in quanto il marchio oggetto del giudizio “pur evocando sfacciatamente il simbolo Gucci, ne richiamava le fattezze impiegando lettere diverse e con un’impronta generale non graficamente sovrapponibile, con varianti che non potevano sfuggire ai clienti della rinomata casa; ha quindi osservato che i prodotti dello S., non comparabili per qualità, non erano intesi a proporsi come Gucci, ma tipo Gucci, sfruttando la celebrità altrui, in tal modo esaltandola e non già svilendola”.

Il noto brand di moda impugnava la decisione della Corte d’Appello sulla base di due diversi motivi.

In particolare, con il primo motivo contestava la motivazione del giudice di secondo grado in quanto, pur avendo rimarcato la forza e la rinomanza del marchio, ha ritenuto che le varianti “anche minime” fossero sufficienti a far escludere la confondibilità, riducendo in tal modo l’ambito di tutela. Con il secondo, invece, denunciava la violazione della disciplina dettata in materia di rinomanza del marchio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi stabilendo che se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti da questo contraddistinti e, quindi, è forte, le “variazioni che lasciano intatta l’identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità”, occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata “appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti” (Cass. n. 18920/2004).

Pertanto, al fine di escludere l’illecito davanti a una similitudine tra un marchio forte ed un altro potenzialmente contraffatto, si dovrà verificare che la somiglianza non riguardi il nucleo che contraddistingue il messaggio veicolato, ma la sussistenza o meno dell’affinità tra i prodotti e, infine, apprezzare il rischio di associazione. Ciò anche in quanto, il titolare del marchio registrato successivamente rispetto a quello rinomato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore, recando pregiudizio allo stesso.

Oltre a ribadire tali principi, la Corte di Cassazione rileggendo le disposizioni del Codice di proprietà industriale e del Regolamento Comunitario, con specifico riferimento all’art. 5 comma 2 della Direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, individua tre specifici profili la cui valutazione è necessaria al fine di verificare la sussistenza o meno della contraffazione di un marchio rinomato.

Il primo riguarda l’oggetto della tutela, con riferimento al marchio registrato caratterizzato dalla “rinomanza” o “notorietà”; il secondo ha ad oggetto i presupposti necessari per accedere alla tutela, posto che l’accertamento dell’identità o della somiglianza dei marchi contrapposti dei quali uno sia riconosciuto come notorio, resta del tutto sganciato dalla sussistenza o meno  di affinità tra prodotti o servizi e dalla sussistenza o meno del rischio di associazione; il terzo riguarda invece i casi in cui la tutela preservi non solo la funzione distintiva del marchio in sé, ma impedisca che terzi possano trarre un indebito pregiudizio dall’utilizzo non autorizzato di un segno simile al marchio precedentemente registrato attraverso il c.d. agganciamento parassitario, ovvero un pregiudizio alla capacità distintiva, rinomanza o notorietà del marchio stesso.

Più precisamente, le violazioni contro le quali è assicurata detta tutela sono il pregiudizio al carattere distintivo, il pregiudizio alla notorietà e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso del marchio anteriore, condotte che possono comportare la diluizione del marchio, sussistente quando viene indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.

La lettura proposta dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento attiene tuttavia alla delimitazione del “vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio”, detto anche “parassitismo”. Difatti quest’ultimo deve essere ricollegato non tanto al pregiudizio subito dal marchio, quanto al vantaggio di cui il terzo beneficerebbe dall’uso del segno identico o simile al marchio.

Tale è il caso in cui, a seguito di un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, venga sfruttata la notorietà del marchio senza che il titolare del marchio contestato abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale posto in essere per crearlo e mantenerne l’immagine.

Ad assumere un particolare valore nonché meritevolezza di tutela sono l’attrazione e l’intrinseco valore aggiunto presenti in alcuni marchi grazie alla diffusa notorietà di cui godono: il fulcro della tutela non sarà più o non sarà solo la distintività del marchio, ma la sua stessa funzione attrattiva con il riconoscimento contestualmente della rilevanza economica della tutela di caratteri quali la carica suggestiva e l’appeal.

 

Regolamento Agcom: nuovi strumenti di contrasto alla pirateria digitale

Avv. Alessandro La Rosa

Con delibera n. 490/18/CONS del 16 ottobre 2018 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato le attese modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (“Regolamento”), esercitando i poteri che l’art. 2 della Legge europea 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. 167) ha attribuito all’Autorità stessa, per un più efficace contrasto degli illeciti online.

In breve, le principali novità riguardano l’adozione di misure contro la reiterazione di violazioni già accertate e l’adozione di provvedimenti cautelari. Non solo: Agcom ha chiarito che la definizione di “prestatore di servizi” (contenuta nell’art. 1) ricomprende tra le nuove forme di pirateria, sotto un profilo prettamente tecnico, i servizi di messaggistica istantanea (come quelli offerti da Telegram), limitatamente ai casi in cui gli stessi permettano la condivisione di contenuti con il pubblico via internet, considerando tali servizi alla stregua di un normale sito web. E che la misura della “disabilitazione dell’accesso” al sito, già prevista dal Regolamento anche nella forma di blocco dell’indirizzo IP (art. 1, comma 1, lett. ff), “potrebbe essere necessaria per violazioni per le quali la sola misura del blocco DNS potrebbe essere insufficiente (siti che forniscono unicamente il proprio indirizzo IP)”.

Tornando alle principali novità, il nuovo articolo 8-bis del Regolamento disciplina le ipotesi di reiterazione di una violazione già accertata con un precedente ordine di disabilitazione dell’accesso al sito: in tal caso l’Autorità provvede aggiornando l’elenco dei siti (già inibiti) che i fornitori di accesso alla rete dovranno mantenere in stato di non accessibilità. La “reiterazione” della violazione avviene nel caso di violazioni gravi o di carattere massivo con l’apertura di un sito alias da parte del gestore del sito. A tal fine l’Autorità valuterà, tra l’altro, la similarità del nome a dominio con quello del sito già oggetto di provvedimento, la corrispondenza dell’indirizzo IP, l’identità dei soggetti che hanno registrato il nome a dominio, l’impostazione grafica del sito, la struttura con cui sono costruiti gli indirizzi URL delle pagine dei siti, il rinvio ai medesimi profili, pagine o gruppi sui social network.

Il nuovo articolo 9-bis, introduce il procedimento cautelare. Presupposti necessari per accedere a questo strumento di tutela sono il carattere manifesto della violazione (fumus boni iuris, ravvisabile in presenza di forme di incoraggiamento, dirette e indirette, alla fruizione illecita, anche mediante indicazioni tecniche per accedere alle opere; di messaggi che inducono a ritenere in modo ingannevole che l’utilizzazione delle opere sia in quel caso legittima; del carattere lucrativo dell’offerta illegale delle opere) e la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per l’utilizzazione lecita delle opere digitali oppure per gli interessi economici in gioco (periculum in mora, da valutarsi anche in ragione della quantità delle opere digitali illecitamente diffuse on line; del pregiudizio per il valore dell’opera, a causa dei tempi e delle modalità di immissione sul mercato tipiche della stessa; del valore economico dei diritti violati e il conseguente danno per il titolare o licenziatario). L’ordine cautelare è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza, notificato ai prestatori di servizi all’uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l’istanza. Notificato altresì, ove rintracciabili all’uploader e ai gestori della pagina e/o del sito internet, i quali possono porre fine alla violazione. I destinatari della notifica dell’ordine cautelare possono proporre reclamo entro cinque giorni, che però non sospende l’esecuzione dell’ordine cautelare. L’organo collegiale adotta la decisione definitiva entro sette giorni dalla proposizione del reclamo. In assenza o ritardo del reclamo l’ordine assume carattere definitivo.

Responsabile il proprietario di una connessione internet per le violazioni riconducibili al proprio indirizzo IP se non dà prova del coinvolgimento del suo familiare

Avv. Alessandro La Rosa

Il 18 ottobre u.s. la Corte di giustizia UE, nella causa C-149/17, ha stabilito che il detentore di una connessione internet, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file attraverso un servizio di peer-to-peer, non può andare esente da responsabilità semplicemente per il fatto che un suo familiare avesse in astratto la possibilità di accedere alla medesima connessione alla rete.

Un editore tedesco aveva citato in giudizio il signor S. dinanzi al Tribunale del Land di Monaco I (Landgericht), chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che un audiolibro era stato condiviso per il download con un numero illimitato di utenti all’interno di una piattaforma internet di condivisione (peer-to-peer o p2p), utilizzando la connessione internet della quale il sig. S era titolare. Come strategia di difesa, il sig. S. aveva dedotto che anche i propri familiari conviventi avevano accesso alla stessa connessione, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni.

Nel diritto tedesco si presume che il titolare di una connessione internet, per mezzo della quale sia stata commessa una violazione del diritto d’autore, sia l’autore di tale violazione, qualora sia stato identificato con esattezza attraverso il suo indirizzo IP e qualora nessun’altra persona avesse la possibilità di accedere alla connessione di cui trattasi al momento in cui la violazione in questione ha avuto luogo.

Con la sentenza del 18 ottobre u.s., la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura di tale utilizzo. Se la normativa nazionale produce l’effetto di ostacolare la facoltà, da parte del giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità, di esigere su richiesta dell’attore la produzione e l’ottenimento di elementi di prova relativi ai familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa sono resi impossibili e vengono violati in modo grave i diritti fondamentali ad un ricorso effettivo e quelli di proprietà intellettuale e, pertanto, l’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in questione non è rispettata (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13).

Non c’è plagio se manca la trasposizione nell’opera successiva del nucleo individualizzante che caratterizza l’opera originale

Avv. Alessandro La Rosa

Con sentenza n. 12348 del 15 giugno u.s., il Tribunale civile di Roma si è espresso sull’ipotesi di plagio-contraffazione del progetto “Ti voglio bene” ideato da Mangini e Ferrero da parte del film “Un boss in salotto” prodotto da Cattleya.

Come noto, l’art. 2575 c.c. e la Legge sul diritto d’autore fanno riferimento ad opere dell’ingegno destinate a essere rappresentate, qualunque sia “il modo o la forma di espressione. Pertanto, l’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l’idea sottostante all’opera: la protezione cade esclusivamente sulla forma rappresentata, è solo a questa che deve farsi riferimento, non al contenuto o all’idea.

Come osservato da recente giurisprudenza di merito “le idee, anche se uguali, possono essere diversamente rappresentate e attuate e non sono di per sé oggetto di protezione con il diritto autoriale … La tutela della sola forma espressiva, e non dell’idea e del contenuto, rappresenta il punto cardine nel bilanciamento tra interesse individuale all’esclusiva dell’opera e interesse generale alla diffusione delle conoscenze” (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 25.7.2017)

È ormai pacifico che “prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità” (Cass. Civ., sez. I, 28.11.2011, n. 25173; Cass. Civ., Sez. I, 23.11.2005, n. 24594).

Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera tutelata, bensì è espressione e manifestazione del modo personale dell’autore di rappresentare la realtà. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, invece, alla personale e individuale espressione di un’oggettività, di modo che un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

Quanto all’ipotesi del plagio, esso si realizza concretamente nell’appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui -cosicché laddove non possa riscontrarsi alcun apporto creativo deve essere esclusa in radice qualsivoglia forma di plagio- essendo del tutto insufficiente la collocazione, nell’opera successivamente realizzata, di una o più idee presenti in quella precedentemente eseguita, con cui la prima viene messa a confronto. Al contrario, occorre che si possa cogliere una vera e propria trasposizione nell’opera successiva del nucleo individualizzante che caratterizza come originale l’opera di cui si assume la contraffazione.

Nello stesso senso è stato precisato che “il plagio consiste nell’appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, non essendo sufficiente che una o più idee presenti in uno dei testi messi a confronto trovino collocazione anche nell’altro, ma occorrendo che si possa cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che caratterizza come originale il volume di cui si assume la contraffazione” (cfr. Trib. Bologna, 9.2.2006): è stato escluso il plagio di un’opera cinematografica allorché la nuova opera si fondi si sullo stesso schema narrativo o idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva.

Pertanto, per ravvisare una condotta plagiaria è necessario che l’idea che trova sviluppo nell’opera sia la medesima, che ne sia omologo il modo concreto di realizzazione, che le opere presentino nei loro elementi essenziali sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata.

Oggi è quindi pacifico che il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera tutelata dal diritto d’autore, ma è espressione e manifestazione del modo personale dell’autore di rappresentare la realtà.

Direttiva copyright: arrivano conferme dalla Corte di Giustizia

Avv. Alessandro La Rosa

Come noto, il 12 settembre scorso il Parlamento Europeo ha adottato il testo della Proposta di Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, apportando degli emendamenti al testo precedentemente proposto dalla Commissione UE. Il nuovo testo normativo segna un’importante presa di posizione del legislatore europeo quanto alla volontà di responsabilizzare i gestori di piattaforme di condivisione di contenuti online (es. YouTube, Vimeo) circa la messa a disposizione del pubblico di opere protette dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei rispettivi titolari.

Nello specifico, il Parlamento Europeo chiarisce in via definitiva che la fornitura di servizi che consistono nella memorizzazione (hosting) e nella messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ex art. 3 della Direttiva 2001/29/CE (Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), che quindi non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE (Sul commercio elettronico).

Ne segue che ogni atto di messa a disposizione del pubblico di opere protette necessita della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti e, quindi, di un accordo di licenza con i gestori della piattaforma online. In assenza di tale concessione si è in presenza di una violazione dei diritti esclusivi di comunicazione al pubblico e, pertanto, sussistono i presupposti per riconoscere la responsabilità del gestore della piattaforma online. Come da considerando 38 del testo in esame: “I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e sono pertanto responsabili del loro contenuto e dovrebbero quindi concludere accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti.

In piena sintonia con il nuovo testo normativo, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che, con una recentissima sentenza del 7 agosto 2018 (Causa C521/17 – Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. contro Deepak Mehta), ha confermato che le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 12-14 della Direttiva 2000/31/CE, sono applicabili solo se i servizi prestati dai fornitori dei servizi della società dell’informazione rientrano tra quelli espressamente previsti da tali norme ed esclusivamente ove ricorrano le specifiche condizioni ivi stabilite: non può beneficiarne il fornitore che svolge un “ruolo attivo” nell’ottimizzazione delle informazioni offerte.

In particolare, la Corte ha stabilito che le norme sopra richiamate devono essere interpretate nel senso che “le limitazioni di responsabilità sono applicabili al prestatore di un servizio … purché l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online”.

E’ indubbio che il legislatore europeo ed il Giudice europeo continuino a confermare la natura eccezionale del regime di esenzione di responsabilità della direttiva e-commerce (artt. 12-14) e che al contrario ribadiscano la necessità di garantire efficacemente la natura esclusiva dei diritti autorali in presenza di atti di comunicazione al pubblico, anche se realizzati da operatori come le video sharing platforms.

Cloud computing e copia privata: la sentenza della Corte di Giustizia UE. Illecita la riproduzione dell’operatore “attivo”

Avv. Alessandro La Rosa

Con l’attesissima sentenza pubblicata lo scorso 29 novembre, avente ad oggetto la causa promossa da VCAST Limited (Vcast) contro Reti Televisive Italiane s.p.a. (“RTI” – società del Gruppo Mediaset), la Corte di Giustizia UE (Causa C-265/16), ha chiarito che la videoregistrazione in cloud non può considerarsi lecita se effettuata tramite l’intervento “attivo” di terzi. Come già chiarito dal parere dell’Avvocato Generale (già commentato qui), con il termine «cloud computing», ci si riferisce all’accesso, attraverso una rete di telecomunicazione (Internet), on demand, a risorse informatiche condivise dove l’utente non acquista né noleggia attrezzature informatiche concrete, ma utilizza, sotto forma di servizi, le risorse dell’infrastruttura appartenente ad un terzo.

Nel caso specifico, Vcast fornisce un servizio di registrazione online di emissioni televisive, liberamente accessibili per via terrestre nel territorio italiano, mediante il quale l’utente sceglie un’emissione nel sito Internet della Vcast, nel quale compare l’intera programmazione dei canali televisivi inclusi nel detto servizio. Successivamente, il sistema gestito dalla Vcast capta il segnale televisivo mediante le proprie antenne e registra la fascia oraria di emissione selezionata nello spazio di memorizzazione su cloud indicato dall’utente.

Con la sentenza in commento, la Corte ribadisce che il principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro –previsto dall’art. 3 della Direttiva e-commerce 2000/31) non è applicabile ad un procedimento, come quello in questione, riguardante il diritto d’autore e le sue eccezioni (punto 24).

La sentenza conferma altresì che il regime delle eccezioni e limitazioni ai diritti autorali previsto dall’art. 5 della Direttiva 2001/29 (InfoSoc) va interpretato in modo restrittivo: “le disposizioni di una direttiva che derogano a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente” (punto 32) e che, conseguentemente, la c.d. eccezione di copia privata (art. 5, paragrafo 2, lettera b, Direttiva ult. cit.), “non dev’essere interpretata nel senso che essa imponga al titolare del diritto d’autore di tollerare, oltre a tale limitazione espressamente prevista, violazioni dei suoi diritti che la realizzazione di copie private può comportare” (punto 34).

Ebbene, nel caso specifico, afferma la Corte, la Vcast non si limita a organizzare la riproduzione ma, in aggiunta, attraverso un intervento “attivo”, fornisce, ai fini della loro riproduzione, un accesso alle emissioni di determinati canali televisivi che possono essere registrate da remoto: quindi tale servizio “possiede una doppia funzionalità, consistente nel garantire al contempo la riproduzione e la messa a disposizione delle opere e del materiale che costituiscono oggetto del medesimo” (punto 38).

Su tali premesse, l’obbligo di interpretare restrittivamente l’eccezione di copia privata implica che il titolare dei diritti esclusivi sulle opere non sia privato del proprio diritto di vietare o di autorizzare l’accesso alle opere medesime di cui le persone fisiche intendano realizzare copie private. E ciò proprio in considerazione del fatto che, per costante orientamento della Corte, il diritto di comunicazione al pubblico delle opere deve essere inteso in senso lato, come comprendente qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione (come chiarito dal considerando 23 della Direttiva InfoSoc).

Inoltre, “ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere, in linea di principio, autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi” (punto 43).

Allo stesso tempo, nel caso di specie, la comunicazione delle emissioni di RTI da parte della Vcast è diretta ad un pubblico “nuovo” rispetto a quello inizialmente preso in considerazione dal titolare dei diritti: tutti i clienti effettivi o potenziali della Vcast, i quali peraltro vi accedono attraverso Internet e quindi, appunto, attraverso strumentazioni tecniche diverse rispetto a quelle di trasmissione iniziale.

Ricorrono pertanto tutte le condizioni in presenza delle quali la costante giurisprudenza della Corte riconosce al titolare dei diritti esclusivi il potere di vietare a terzi l’uso delle proprie opere.

La Corte conclude quindi affermando che “osta a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, mediante un intervento attivo nella registrazione di tali copie da parte di detta impresa, in difetto del consenso del titolare del diritto” (punto 54).01

L’agganciamento al carattere distintivo e alla rinomanza di marchi altrui

La sentenza n. 7940 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa – A, resa il 13.7.2017, ci permette di tornare a trattare il tema della concorrenza sleale e della contraffazione di marchi prestigiosi del settore di lusso.

L’indebito vantaggio dell’agganciamento al carattere distintivo e alla rinomanza dei marchi con palese sfruttamento della scia del marchio notorio e del credito che si giunge a godere sul mercato si configura come appropriazione parassitaria.

Questo è il principio espresso dalla citata sentenza del Tribunale di Milano.

Nel caso di specie le Sig.re “omissis” e “omissis”, titolari di due esercizi attivi nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori hanno convenuto la società “Ferragamo s.p.a.” per sentir accertare che la commercializzazione delle scarpe delle due commercianti oggetto di contestazione non costituiscono contraffazione del marchio comunitario della società italiana “Ferragamo”. Quest’ultima si è costituita contestandone la fondatezza e affermando che le due diverse fibbie utilizzate dalle commercianti cinesi riproducevano in modo pedissequo i marchi “Vara” della Ferragamo, in particolare la placchetta metallica.

Sul punto il giudice –effettuati gli accertamenti e confronti necessari- ha ritenuto che la tutela di cui godono i marchi rinomati “non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio rinomato e il segno tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, essendo sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio rinomato abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio”.

Sotto l’aspetto del risarcimento del danno, invece, il Tribunale di Milano ha affermato la sussistenza in capo alle commercianti cinesi di un danno in termini di svilimento dei marchi “Vara”, derivante dalla presenza sul mercato dei prodotti in oggetto.

Si delinea così la centralità della funzione comunicativa del marchio e il fatto che la sua tutela attiene strettamente alla sua capacità di comunicare un messaggio rilevante nel giudizio del pubblico.

Sono sufficienti gli elementi essenziali dell’opera originale perché possa sussistere il plagio

Avv. Alessandro La Rosa

Come noto, il carattere creativo di un’opera (anche se minimo) e la novità dell’opera costituiscono requisiti necessari perché la stessa formi oggetto di diritto d’autore.

Si deve evidenziare che il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, bensì è inteso quale personale ed individuale espressione di un atto estrinsecato nel mondo esteriore.

La maggior preoccupazione dei titolari di un’opera è la lotta contro il plagio. Infatti, non ogni spunto o parziale riproduzione può essere ritenuto un plagio. In particolare, nei casi di opere molto stereotipate, in cui è difficile distinguere le parti originali da quelle derivanti da consuetudine associata al genere, non sono rare coincidenze creative. Pertanto, per accertare l’assenza di plagio, occorre accertarsi che l’opera non si costituisca di meri elementi ininfluenti e non individualizzanti.

Il plagio-contraffazione dell’opera artistica si configura quando si può cogliere una vera e propria trasposizione della “individualità rappresentativa” dell’opera plagiata.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza resa il 4.7.2017, n. 7480. La contraffazione ricorre quando vengono riprodotti i tratti essenziali dell’opera originale che rendono identificabile lo stile di un determinato artista.

Nel caso di specie, un noto scultore, che con un particolare tipo di acciaio “corten” realizzava opere d’arte, ricorreva innanzi ai giudici milanesi per sentir accertare che la società “omissis” –per la quale, in passato, aveva collaborato e realizzato opere utilizzando lo stesso materiale– installando una scultura in una rotatoria di una strada comunale –con l’autorizzazione del Comune– aveva violato il proprio diritto d’autore.

Sul punto, il giudice –effettuati gli accertamenti necessari- ha ritenuto che l’opera oggetto di causa realizzata dalla società “omissis” costituiva plagio delle precedenti opere dello scultore in quanto caratterizzate dalla stessa individualità rappresentativa tipica delle opere dell’artista. In effetti trattavasi di opere in “corten”, le quali erano esclusivamente riconducibili al medesimo soggetto. Per di più, la collaborazione dello scultore si era prematuramente interrotta e l’opera installata dalla società “omissis” era stata realizzata da questa traendo ispirazione –senza il consenso- proprio dai contributi offerti dallo scultore.

Conseguentemente, il Giudice ha condannato tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno morale subito dallo scultore quantificandolo in “un importo pari alla metà del valore che l’artista aveva attribuito all’opera plagiata, realizzata per altro Comune”, ritenendo, invece, insussistente il danno patrimoniale dato che la realizzazione della stessa non prevedeva nessun corrispettivo in capo ai realizzatori. Accertata così la violazione del diritto d’autore, per meglio distinguere le varie tipologie di condotte di contraffazione, plagio e plagio-contraffazione il Tribunale ha ribadito quanto segue:

  1. si ha contraffazione qualora la violazione consista nello sfruttamento illecito dei soli diritti economici dell’autore –sia quando l’opera originale venga utilizzata abusivamente senza alcuna modifica, sia quando la stessa venga modificata dal contraffattore –ma rispettando il diritto di paternità dell’opera;
  2. si ha plagio quando si verifica l’illegittima appropriazione della paternità dell’opera e dei suoi elementi creativi. In tali ipotesi, sussiste la violazione sia del diritto morale d’autore che del diritto di utilizzazione economica;
  3. si ha invece plagio-contraffazione quando l’opera viene riprodotta illecitamente ed attribuita ad un soggetto diverso dal suo autore.

Nel caso in esame, i giudici nel richiamare il criterio della “medesima individualità rappresentativa” hanno accertato che i tratti essenziali delle opere dello scultore erano ben presenti nel manufatto oggetto di causa, così da renderlo sostanzialmente una copia del repertorio dell’artista.