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Il parere dell’Avvocato Generale UE nella Causa C-264/19 Constantin Film Verleih GmbH contro YouTube LLC

Avv. Alessandro La Rosa

Lo scorso 2 aprile c.a. l’Avvocato Generale HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE ha pubblicato il proprio parere sulla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), relativa all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE e, nel dettaglio, afferente alla questione se gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e gli indirizzi IP utilizzati da utenti che senza la necessaria autorizzazione hanno caricato sulla piattaforma di video sharing “YouTube” opere audiovisive di terzi (i.e della Costantin Film) rientrino tra le informazioni ostensibili secondo la lettera della norma sopra citata.

Tale norma stabilisce che gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione o da soggetti terzi che abbiano la disponibilità di tali informazioni. In particolare, la norma chiarisce che le dette informazioni comprendono “nome e indirizzo” dell’autore della violazione.

L’Avvocato Generale risponde negativamente alla questione posta dal Bundesgerichtshof: affermando che “un’interpretazione «dinamica» o teleologica di detta disposizione … deve essere esclusa in un contesto del genere” in quanto la norma oggetto di interpretazione “non offre un margine di interpretazione sufficiente … per includere le informazioni menzionate nelle questioni pregiudiziali”. A ritenere diversamente, sostiene l’Avvocato Generale, si finirebbe per ostacolare la tutela dei dati personali ridisegnando il delicato equilibrio voluto dal legislatore tra gli interessi contrapposti in gioco (quello del titolare dei diritti di proprietà intellettuale a conoscere i dati identificativi dell’autore diretto dell’illecito e quello della tutela dei dati personali dello stesso). In sostanza, stando all’interpretazione qui in commento, i termini “nome e indirizzo” non possono afferire che al “nome e all’indirizzo” fisico dell’autore della violazione. Evidentemente l’interprete ha dimenticato che l’obiettivo della direttiva in parola è quello di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (considerando 10) e proprio la direttiva dà atto del fatto che “la diffusione dell’uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata”. La domanda che probabilmente l’AG non si è posto è: quanti utenti della rete che pubblicano materiale illecito online forniscono il proprio nome (reale) e il proprio indirizzo fisico al gestore di una video sharing platform?

Nuovi bandi del Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale

Avv. Alessandro La Rosa

All’inizio del nuovo anno il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato due nuovi bandi a sportello – indirizzati alle micro, piccole e medie imprese, oltre che alle StartUp Innovative – finalizzati a valorizzare ed incrementare la diffusione e la tutela a livello europeo ed internazionale dei titoli di proprietà industriale: il Bando Marchi+3, il Bando Disegni+4.

La partecipazione ai Bandi in questione attribuisce, previa valutazione della pertinenza delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stanziate, il diritto ad ottenere agevolazioni.

  • Bando Marchi+3

Il nuovo Bando Marchi+3 mette a disposizione delle PMI agevolazioni economiche mirate ad incrementare l’estensione e la tutela all’estero dei marchi, sia a livello europeo (Misura A) che a livello internazionale (Misura B).

Nello specifico, sono oggetto di agevolazione le spese sostenute per la progettazione del marchio, per l’assistenza per il deposito, per le ricerche di anteriorità, per l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi od opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione, nonché per le tasse di deposito presso EUIPO o UIBM e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Per potere partecipare al Bando è necessario procedere – tramite la pagina accessibile all’URL https://www.marchipiu3.it/P42A0C0S1/Marchi-3.htm – con la compilazione di un form on oline con cui avviene l’attribuzione del numero di protocollo, e con l’invio della domanda esclusivamente via PEC entro cinque giorni da tale attribuzione.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la data di apertura per l’invio delle domande, inizialmente fissata al 30 marzo 2020, è stata spostata al 6 maggio 2020.

  • Bando Disegni+4

Con il Bando Disegni+4 si intende invece valorizzare, anche in questo caso grazie alla concessione di agevolazioni economiche, i disegni e i modelli industriali già registrati ed incrementare la competitività delle PMI sui mercati nazionali e internazionali.

I finanziamenti disposti sono finalizzati a coprire le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa in produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato.

Anche in questo caso, per concorrere all’assegnazione delle risorse è necessario procedere alla compilazione di un form on line – accessibile alla pagina web https://www.disegnipiu4.it/P42A0C0S1/Disegni-4.htm – con cui avviene l’attribuzione del numero di protocollo, ed all’invio della domanda esclusivamente via PEC entro cinque giorni da tale attribuzione.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 22 aprile 2020, a seguito della proroga dell’originario termine fissato per il giorno 27 febbraio 2020, a causa dell’attuale emergenza da COVID-19.

Emergenza Covid-19: Le misure di contenimento adottate dai principali Uffici di Proprietà Industriale nel mondo

Avv. Alessandro La Rosa

  1. Introduzione.

In questa sede saranno illustrate le misure adottate dai principali Uffici mondiali, nonché dall’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19.

  1. Stati Uniti – USPO.

L’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti al fine di fronteggiare l’emergenza Covid 19 ha previsto due importanti misure.

La prima avente ad oggetto la rinuncia alla firma manoscritta per la validità di alcuni documenti e pagamenti effettuati tramite carta di credito e non direttamente veicolati dai sistemi messi a disposizione dell’Ufficio. In tal caso, i titolari saranno autorizzati a fornire la propria firma anche per il tramite di scansione o mediante la c.d. “S-signature” modalità di firma elettronica che include tutti i sistemi di firma elettronici o meccanici.

La seconda misura consente ai richiedenti/titolari di marchi e brevetti di chiedere la rimessione in termini nel caso in cui non fossero stati nella condizione di pagare un rinnovo, ovvero di adempiere a un termine a causa dell’epidemia in atto.

Al fine di beneficiare della previsione il titolare/richiedente di un brevetto dovrà rilasciare una dichiarazione sulla base della quale non è stato possibile rispettare il termine in quanto personalmente interessato dall’epidemia, mentre il titolare/richiedente di un marchio sarà tenuto a spiegare in che modo il mancato adempimento è stato causato dalla suddetta epidemia. In ogni caso, la richiesta di rimessione in termini deve essere presentata entro due mesi dalla data di comunicazione di decadenza o di cancellazione.

  1. Canada – CIPO.

L’Ufficio marchi e brevetti canadese ha previsto l’ulteriore proroga rispetto a quella già prevista al 31.3.2020 del periodo di sospensione per gli adempimenti in materia di marchi e brevetti. In particolare, ha stabilito che tutti gli adempimenti i cui termini sarebbero scaduti tra il 16 marzo e il 30 aprile 2020, salvo diverse e ulteriori previsioni future, riprenderanno a decorrere dal 1 maggio 2020.

  1. Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale – WIPO.

Allo stato l’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale – WIPO non ha ancora comunicato alcuna modifica a procedure o termini per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo, almeno fino a un contrordine ufficiale, la continuità dell’attività dell’Organizzazione.

Si rammenta, tuttavia, che nonostante non vi sia stata alcuna previsione di sospensione dei termini inerenti alle procedure WIPO, sulla base dell’art. 5, Paragrafi 1, 2, e 3 del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è previsto che la parte onerata della trasmissione di un determinato documento non potrà incorrere in decadenza se dimostri di essere stata impossibilitata alla stessa e provveda alla predetta trasmissione entro 5 giorni da quando avrà avuto accesso ai servizi postali o di trasmissione elettronica. La suddetta comunicazione dovrà comunque pervenire agli uffici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale entro e non oltre sei mesi dalla data in cui è scaduto il termine in questione.

  1. Ufficio brevetti europeo – EPO.

L’Ufficio brevetti europeo ha previsto la proroga fino al 17 aprile 2020 di tutte le scadenze comprese tra il 15 marzo 2020 e il 17 aprile 2020 interessanti i Paesi considerati ad alto rischio Covid quali Austria, Egitto, Francia, Germania, Iran, Italia, Corea(Daegue e la provincia di Gyeongsangbuk-do), Spagna, Svizzera (Vaud, Ginevra e Ticino), Stati Uniti (California, New Jersey, New York e Washington).

Le misure per fronteggiare l’emergenza così come anche i Paesi interessati dalle stesse saranno sottoposti a continuo aggiornamento e comunicati nella pagina EPO al link https://www.epo.org/news-issues/covid-19_fr.html.


Le informazioni contenute nel presente articolo sono soggette a continui aggiornamenti che rendono necessaria la verifica dell’attualità delle stesse all’interno dei siti web degli Uffici marchi e brevetti ivi menzionati.

Emergenza Covid-19: Le misure di contenimento adottate dai principali Uffici di Proprietà Industriale in Europa

Avv. Alessandro La Rosa

  1. Introduzione.

Al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19 i più importanti Uffici di proprietà intellettuale del mondo hanno disposto misure per consentire ai titolari di marchi, design industriali e brevetti di continuare a tutelare i propri diritti, superando, in particolare, le stringenti tempistiche caratterizzanti le diverse procedure.

In questa sede saranno trattate le misure adottate dall’Ufficio Europeo per la protezione della Proprietà Industriale (EUIPO), dai principali Uffici europei.

  1. Ufficio Europeo per la protezione della proprietà industriale – EUIPO.

L’Ufficio europeo per la protezione della Proprietà Intellettuale con decisione n. EX-20-3 ha previsto che tutti i termini gravanti su tutte le parti del procedimento che scadono tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono sospesi fino al 1 maggio (più precisamente fino al 4 maggio, essendo il 1 maggio giorno festivo, seguito da un fine settimana).

L’EUIPO per il tramite di un comunicato esplicativo precisa che la dicitura “tutti i termini” deve essere interpretata letteralmente e comprende tutte le scadenze procedurali, indipendentemente dal fatto che siano state stabilite dall’Ufficio o siano direttamente previste dl Regolamento.

Ha sottolineato altresì che l’espressione “procedimento dinanzi all’Ufficio” si riferisce esclusivamente a questioni relative a marchi e disegni e modelli, il che significa che i termini relativi ad altre questioni non trattate dall’RMUE o dal CDR (come il lavoro o gli appalti) o che riguardano altri aspetti (ad esempio la governance dell’Ufficio) non sono coperte dalla decisione n. EX-20-3.

Le parti del procedimento, al fine di ottenere la sospensione, non saranno tenute a rispettare alcuna formalità, in quanto la sospensione sarà automatica.

Tuttavia, nel caso in cui le parti siano in grado di rispettare la scadenza originaria o prorogata e scegliere di adempiere ai propri obblighi procedurali durante il periodo di sospensione, la procedura continuerà il suo tradizionale iter.

Entrando più nel dettaglio dei termini che potranno beneficiare della sospensione, l’Ufficio stila un elenco che comprende:

  1. Termini stabiliti a seguito di qualsiasi istanza dell’Ufficio, in tutti i procedimenti dinanzi all’EUIPO, comprese le sue Commissioni di Ricorso;
  2. Termini stabiliti direttamente dal:

–    Regolamento (UE) 2017/1001, dal Regolamento delegato sul marchio dell’Unione Europea (UE) 2018/625 e dal Regolamento di esecuzione sul Marchio dell’Unione Europea (UE) 2018/626;

–    Regolamento su disegni e modelli comunitari (CE) n. 6/2002 e dal Regolamento attuativo (CE) n. 2245/2002;

–    Convenzione di Parigi o da qualsiasi altro Trattato internazionale, e indipendentemente dal fatto che siano esclusi dalla restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 5, RMUE e dell’articolo 67, paragrafo 5, RDC.

L’EUIPO precisa tuttavia che il riferimento nella decisione ai “procedimenti dinanzi all’Ufficio” indica che i termini relativi ai procedimenti dinanzi ad altre Autorità non sono coperti dalla proroga, anche se menzionati nei Regolamenti.

  1. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM.

Con decreto legge 17 marzo 2020, l’art. 103, comma 1, ha stabilito la sospensione di tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, compresi i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi ai sensi dell’art. 176 c.p.i., senza che il titolare sia tenuto a presentare alcuna preventiva istanza. Decorso il periodo di sospensione, i termini ricominceranno a decorrere per la parte residua.

Gli unici termini non soggetti alla sospensione sono quelli relativi ai ricorsi contro i provvedimenti emessi dall’UIBM (termine perentorio di 60 giorni decorrente dal momento in cui si sia venuti a conoscenza del provvedimento da impugnare) in quanto riferiti a procedimenti aventi natura giurisdizionale e non amministrativa.

L’art. 103, comma 2 del Decreto prevede altresì che i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Successivamente a tale data, l’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, dovrà attivarsi nelle forme già previste dall’ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo anche attraverso il pagamento dei relativi oneri entro e no oltre il 30 giugno 2020.

Come anticipato, sebbene non sia necessario chiedere formalmente la sospensione dei termini riguardanti i procedimenti di opposizione o la notifica dei ricorsi, il Decreto Direttoriale ha espressamente previsto che al momento del deposito, successivamente al 15 aprile, il depositante sarà tenuto a precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del presente decreto.

  1. Le misure adottate da alcuni Stati europei.
  • Francia – Inpi.

L’Inpi con l’Ordinanza n. 2020-306 del 25 marzo 2020 ha previsto che tutti i termini che scadono nel periodo compreso tra il 12 marzo e un mese dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria siano rinviati al mese successivo rispetto a tale periodo.

A titolo esemplificativo, se la fine dello stato di emergenza è stato dichiarato, ad esempio, il 28 aprile, tutti i termini a carattere mensile che scadono tra il 12 marzo e il 28 maggio sono rinviati al 28 giugno se il periodo di tempo originario era di un mese e al 28 luglio se il periodo di tempo originario era di due o più mesi.

Tale previsione si applica a tutti i termini previsti dal codice della proprietà intellettuale, ad eccezione di quelli derivanti da accordi internazionali o da testi europei.

Come stabilito da numerosi Uffici, anche l’Inpi chiede di provvedere a dare impulso alle procedure e di depositare la documentazione entro i termini previsti dalla legge, se non impossibilitati, al fine di contenere rallentamenti durante il periodo di ripresa. Difatti, anche l’Ufficio per la proprietà industriale francese proseguirà ad elaborare le singole richieste attraverso i sistemi informatici a sua disposizione.

  • Gran Bretagna – IPO.

L’Ufficio per la tutela della Proprietà Industriale della Gran Bretagna ha recentemente adottato una misura simile a quella adottata dall’Ufficio francese, stabilendo, con provvedimento emesso in data 27 marzo 2020, la sospensione dei termini per l’espletamento di tutte le attività inerenti marchi, brevetti, design e modelli fino a un nuovo e diverso contrordine.

L’Ufficio si è riservato alla data del 17 aprile 2020 di intervenire con l’assunzione di provvedimenti di revoca della sospensione o di ulteriore prolungamento della stessa.

  • Germania – DPMA.

L’Ufficio per la tutela della Proprietà Intellettuale tedesco, in linea con le politiche degli altri Uffici europei, ha stabilito che le scadenze riguardanti tutti i procedimenti in corso saranno prorogate fino al 4 maggio 2020, fatta eccezione per quelle direttamente previste dalla legge. L’Ufficio anche in questo caso comunica la prosecuzione per via informatica dell’attività di ricezione degli atti per quanti non intendessero beneficiare della sospensione dei termini.

  • Spagna – OEPM.

Con risoluzione emessa in data 16.3.2020 del Direttore dell’Ufficio marchi e brevetti spagnolo è stata decisa la sospensione e interruzione del computo di tutti i termini inerenti ai diritti di proprietà industriale. L’Ufficio garantisce comunque la fruizione dei servizi telematici per coloro i quali avessero la necessità di proseguire l’attività di gestione dei diritti di proprietà industriale. A tal fine, viene comunicato che sono attualmente in fase di studio ulteriori misure volte a tutelare maggiormente i diritti degli interessati.

  • Svizzera – IPI.

L’Ufficio per la Proprietà Industriale svizzero consente in via ordinaria ai titolari dei diritti di chiedere proroghe per il rispetto di tutti i termini interessanti le procedure di marchi, brevetti e design. A seguito dell’emergenza Covid-19 ha previsto la concessione di un’ulteriore proroga dei suddetti termini pari a due mesi sia per la prima che per la seconda richiesta di proroga. In casi gravi e giustificati è concessa una terza proroga a prescindere dal consenso dell’eventuale controparte.

L’Ufficio ha precisato che le suddette disposizioni interessano anche le proroghe dei termini relativi alle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso del marchio, oltre a tutti i termini di pagamento che non siano definiti legalmente.

Oltre a tali misure, con decisione del 20 marzo 2020 assunta dal Consiglio federale molti dei termini relativi alle procedure dinanzi all’Ufficio sono stati dichiarati sospesi a decorrere dal 21 marzo e sino al 19 aprile 2020. Più nel dettaglio, i termini stabiliti dall’IPI, i termini relativi al pagamento delle tasse di proroga e delle tasse annuali e i termini stabiliti dalla legge con scadenza tra il 21 marzo e il 19 aprile 2020, scadranno il 20 aprile 2020;

Anche i termini per radicare i ricorsi saranno interessati dalla predetta proroga.

Non sono stati interessati da alcuna sospensione i termini:

  1. stabiliti in mesi o in anni (così, ad esempio, i termini di priorità e il termine di opposizione o quello per il pagamento della tassa di opposizione);
  2. in scadenza successivamente al 19 aprile 2020;
  3. relativi alle procedure internazionali (PCT, CBE, sistema di Madrid, sistema dell’Aja).

L’Ufficio ha precisato altresì che la sospensione non incide sulla naturale durata dei titoli di protezione dei diritti di proprietà industriale.


Le informazioni contenute nel presente articolo sono soggette a continui aggiornamenti che rendono necessaria la verifica dell’attualità delle stesse all’interno dei siti web degli Uffici marchi e brevetti ivi menzionati.

Emergenza Covid-19: l’impatto della pandemia sull’industria dell’intrattenimento

Avv. Alessandro La Rosa

Nell’ambito socio-economico italiano, è indubbia l’importanza rivestita dal settore dell’intrattenimento, il quale costituisce il core business di circa 8500 imprese e registra, tra diretti e indiretti, 173 mila posti di lavoro complessivi generati da cinema e audiovisivo[1]; il solo settore cinematografico nazionale, nello specifico, genera un giro d’affari pari a circa 4 miliardi di euro annui e vede attive oltre 2000 realtà aziendali[2].

Come tanti altri, anche questo comparto sta soffrendo per l’impatto della pandemia attualmente in corso causata dal c.d. Covid-19, contando che –come tristemente risaputo- l’Italia risulta essere uno dei paesi ad oggi maggiormente colpiti, su scala mondiale.

Nello specifico, per quanto riguarda il settore cinematografico, si tratterebbe addirittura di una percentuale pari al -95,41% di incassi, rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2019[3].

Per di più, il pericolo invisibile che si nasconde dietro l’angolo è costituito dalla pirateria digitale: il timore è che, non potendo andare al cinema, gli utenti si rivolgano sempre di più a servizi illeciti.

E’ dunque evidente che il comparto dovrà trovare il modo di evolversi per affrontare le sfide che questa grave situazione sta generando. Una delle prime aziende a reagire all’emergenza è stata l’americana NBC-Universal, parte del Gruppo Comcast. L’azienda ha difatti annunciato, con successivi comunicati (il primo è del 16 marzo 2020), che –considerata l’attuale difficoltà o addirittura l’impossibilità per gli spettatori di recarsi nella sale cinematografiche- “renderà i suoi film accessibili nelle case lo stesso giorno dell’uscita in sala”.

Precisamente, l’azienda ha deciso di abolire la forbice di tempo pari a novanta giorni, fra l’uscita del film nelle sale e la successiva distribuzione non-theatrical attraverso proprie piattaforme (tra cui SKY) o piattaforme terze, fra cui iTunes ed Amazon Prime Video: i contenuti audiovisivi saranno disponibili sulle piattaforme on demand simultaneamente all’uscita nella sale (anche nei territori in cui i cinema sono ancora accessibili).

Il modello proposto dalla NBC-Universal sopra illustrato potrebbe essere utilizzato anche dalle case di produzione cinematografiche italiane.

Soprattutto perché, come anticipato, si corre il rischio che lo spettatore, nell’assenza di alternative legali, si rivolga altrove ed in particolare ai servizi ed ai portali che permettono lo streaming o il download illecito delle opere, in contemporanea o quasi con la loro uscita nei cinema. È molto probabile quindi che in questo periodo rischi di aumentare la già alta percentuale di italiani che fruisce di servizi illegali.

Come abbiamo già illustrato in precedenza (qui), l’obiettivo di garantire una tutela effettiva ed efficace contro atti di pirateria, addirittura prima della distribuzione nelle sale, è stato pienamente raggiunto in relazione all’ultimo recentissimo film di Checco Zalone (“Tolo Tolo”).

[1] Rapporto ANICA su Cinema e Audiovisivo 2019.

[2] Fonte, il “Sole24Ore”, articolo del 24.9.2019, “https://www.ilsole24ore.com/art/industria-cinema-business-2mila-imprese-e-4-miliardi-ricavi-ACiPcPm”.

[3] Dati ufficiale Cinetel s.r.l..

FAQ Coronavirus – Proprietà Intellettuale

Il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione delle previsioni volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito con decreto, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna istanza, la sospensione di tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020, ad eccezione dei termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi e dei ricorsi. Il decreto prevede che, decorso il periodo di sospensione, i termini ricominceranno a decorrere per la parte residua.

Ultimo aggiornamento il 14 marzo 2020 Continua a leggere

Il labile confine della distribuzione selettiva tra tutela del marchio e intese restrittive della concorrenza

Avv. Alessandro La Rosa

Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2019 il Tribunale di Milano è stato investito di una questione inerente alla distribuzione selettiva e ai presupposti di sua validità ed efficacia, conformemente alla disciplina dettata in materia di intese.

I giudici meneghini hanno difatti stabilito che la distribuzione, commercializzazione, offerta e promozione non autorizzata da parte di una piattaforma di vendita online di alcuni prodotti recanti un marchio di lusso deve essere considerata pregiudizievole dell’immagine commerciale dell’impresa. Ciò in quando il consumatore sarebbe indotto ad equiparare prodotti di lusso con altri posizionati in un segmento di mercato più basso o notevolmente più basso rispetto a questi.

Il Tribunale di Milano si è soffermato preliminarmente sull’operatività del principio di esaurimento nazionale e comunitario così come definito dagli artt. 5 del D. Lgs 10.2.2005, n. 30 e 15 del Regolamento (UE) n. 1001/2017 in funzione del sistema previsto per la distribuzione selettiva.

La distribuzione selettiva si traduce difatti in un accordo di commercializzazione volto ad autorizzare la vendita di prodotti recanti un determinato marchio –generalmente posizionato nel segmento di lusso- esclusivamente da parte di rivenditori autorizzati e previamente selezionati.

Tali accordi, in quanto potenzialmente limitativi della concorrenza, sono stati ritenuti ammissibili solo alla presenza di determinati presupposti. In particolare: (i) i rivenditori selezionati devono essere scelti in funzione di criteri oggettivi; (ii) al prodotto devono essere riconosciute caratteristiche tali da giustificare una tale rete di distribuzione; (iii) le pattuizioni negoziate devono essere sufficientemente equilibrate da non alterare in maniera considerevole la concorrenza. Sussistendo le presenti condizioni, tali accordi di distribuzione selettiva non dovrebbero, pertanto, soggiacere all’applicazione della disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE.

In altri termini, tale accordo è per giurisprudenza costante ammissibile solo nel caso in cui siano state rispettate le condizioni sopra elencate: solo alla sussistenza dei predetti presupposti una rete di distribuzione selettiva potrà godere dell’esenzione di cui all’art. 2 del Reg. CE 330/2010 e dirsi conforme alla regola di divieto di intese restrittive della concorrenza posta dall’art. 101 TFUE.

La società di luxury goods ha previsto, peraltro, una clausola contrattuale sulla base della quale: “Il Rivenditore autorizzato si impegna a vendere i prodotti […] solo nei punti di vendita autorizzati da parte del fornitore, anche quando questo sia proprietario di più punti vendita. E’ vietata la vendita a rivenditori non autorizzati da parte del fornitore, mentre è consentita la rivendita dei prodotti a operatori commerciali facenti parte del sistema di distribuzione selettiva […], come le parti qui espressamente riconoscono”.

Nella fattispecie concreta, il Tribunale di Milano ha stabilito che le condizioni commerciali che la società di luxury goods sottopone ai rivenditori “possono ritenersi conformi ai principi sanciti dal Reg. CE 330/2010 e dalla giurisprudenza comunitaria, stante la natura oggettiva, qualitativa e non discriminatoria dei criteri che le ispirano e la loro congruità e proporzionalità rispetto agli obiettivi di tutela dell’immagine commerciale e dell’aura di lusso del marchio”.

I giudici sono giunti a tale conclusione riprendendo i principi già enucleati dalla Corte di Giustizia che, nella sentenza Coty, ai punti 49 e 50, ha evidenziato che “[…] una vendita online di prodotti di lusso tramite piattaforme che non appartengono ad alcun sistema di distribuzione selettiva di tali prodotti, nell’ambito della quale il fornitore non ha la possibilità di controllare le condizioni di vendita dei suoi prodotti, determina il rischio di uno scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo a nuocere alla loro immagine di lusso e, quindi, alla loro stessa natura”, considerando il fatto che “tali piattaforme costituiscono un canale di vendita per ogni tipo di prodotto”.

A fronte di ciò è stato ritenuto che “se da un lato un impedimento assoluto alla vendita on line costituisce grave restrizione della concorrenza, dall’altra appare lecito imporre al distributore il rispetto di alcuni standard qualitativi del sito”, restando affidato all’interprete il compito di definire le previsioni imposte dal titolare per la vendita negli spazi fisici in relazione alle peculiarità della vendita via web, verificando quali tra queste rientrino tra le deroghe di cui all’art. 101 paragrafo 3 TFUE.

Sulla base dell’esame del sito e delle modalità di offerta in vendita dei prodotti di lusso, nel corso del giudizio è effettivamente emersa la circostanza che i prodotti del marchio venivano mostrati e offerti “mescolati” ad altri articoli appartenenti ad ambiti tra i quali diversi erano quelli di basso profilo, ovvero, di scarso valore economico.

Per queste ragioni il Tribunale di Milano ha stabilito che devono ritenersi lesive del prestigio e dell’immagine del marchiola commercializzazione, l’offerta in vendita, la promozione e la pubblicizzazione di prodotti di quest’ultima accanto a materiale pubblicitario di prodotti di altre marche, anche di segmenti di mercato più bassi, nella stessa pagina internet. Apparendo altresì lesivo anche l’accostamento a prodotti non appartenenti alla sfera del lusso e la presenza di link che indirizzano a siti di prodotti del tutto diversi.

Conseguentemente a tali evidenze e valutazioni il Collegio ha inibito al rivenditore di commercializzare, offrire in vendita, promuovere o pubblicizzare sul territorio italiano i prodotti recanti i marchi della società ricorrente.

Un marchio non può essere considerato nullo per il solo fatto di essere stato registrato in classi in cui sono rivendicati beni o servizi “ampi”

Avv. Alessandro La Rosa

Con decisione emessa nella causa C-371/18 in data 20 gennaio 2020, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla possibilità che un marchio che rivendichi prodotti e servizi ampi, come nel caso di “software per computer” possa o meno essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo.

In particolare, la decisione trae inizialmente origine dalla controversia radicata da Sky per l’asserita contraffazione di quattro suoi marchi da parte della società SkyKick, fornitrice di servizi cloud. Quest’ultima si opponeva alle eccezioni di contraffazione, chiedendo in via riconvenzionale che i marchi di Sky fossero dichiarati in tutto o in parte nulli non soltanto a fronte della mancanza di chiarezza e precisione nelle specificazioni di prodotti e servizi, ma anche in quanto le domande sarebbero state presentate in malafede. Secondo la difesa di SkyKick, infatti, i marchi di titolarità di Sky erano stati registrati in molteplici classi, tra cui rientravano anche prodotti e servizi propriamente estranei all’attività svolta dalla stessa.

In altri termini, sulla base delle argomentazioni di Skykick, Sky avrebbe quindi registrato tali marchi a mero scopo difensivo, ovverosia, al fine di precludere a terzi di registrare marchi uguali o simili, sebbene per beni o servizi diversi rispetto a quelli rientranti nell’attività svolta dalla concorrente, precludendo un eventuale e futuro ingresso nel mercato.

Il Giudice della High Court of Justice (England and Wales) investiva così la Corte di Giustizia delle seguenti questioni:

1. Se un marchio dell’Unione europea o un marchio nazionale registrato in uno Stato membro possa essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto alcuni o tutti i termini nella specificazione dei prodotti e servizi non sono sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base dei predetti termini, la portata della protezione conferita dal marchio.

  1. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un termine come “software per computer” sia troppo generico e designi prodotti troppo vari per essere compatibile con la funzione del marchio quale indicazione di origine, sicché tale termine non è sufficientemente chiaro e preciso per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base di tale termine, la portata della protezione conferita dal marchio.
  2. Se possa costituire malafede il mero fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza l’intenzione di farne uso in relazione ai prodotti o servizi specificati.
  3. In caso di risposta affermativa alla terza questione, se sia possibile concludere che il richiedente abbia presentato la domanda in parte in buona fede ed in parte in malafede se, e nei limiti in cui, esso aveva intenzione di utilizzare il marchio in relazione ad alcuni dei prodotti o servizi specificati, ma non intendeva utilizzare il marchio in relazione ad altri prodotti o servizi specificati […]”.

In relazione al primo quesito la Corte ha stabilito che un marchio nazionale o comunitario, registrato per un complesso di prodotti o servizi, designato con insufficiente chiarezza e precisione può essere protetto, in ogni caso, solo per i prodotti e i servizi per i quali è stato oggetto di un uso effettivo.

Peraltro, sulla base dell’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di marchi, l’articolo 3 della direttiva 89/104 (così come anche le disposizioni del Regolamento 40/49), fornisce un elenco dei motivi di nullità, tra i quali non figura la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione di un marchio nazionale.

Con riferimento, invece, alla questione avente ad oggetto la possibilità che una domanda di registrazione di marchio effettuata senza che il richiedente abbia per il futuro intenzione di utilizzarlo possa o meno essere considerata effettuata in mala fede, la Corte ha chiarito che una domanda di marchio depositata senza che si abbia alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e i servizi oggetto della stessa costituisce un atto di malafede. In altri termini, un marchio potrà essere dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda, il richiedente abbia agito in malafede, con ciò presupponendo la sussistenza di uno stato d’animo o di un intento disonesto, sebbene contestualizzato nell’ambito di un contesto commerciale.

Pertanto, la causa o il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 40/94 e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima Direttiva 89/104 si applicano tutte le volte in cui possa emergere –a seguito di indizi rilevanti e concordanti- che “il titolare di un marchio ha presentato la domanda di registrazione non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine”.

La Corte ha, pertanto, statuito che il richiedente di un marchio, alla data del deposito o dell’esame dello stesso, non è tenuto ad indicare, né a conoscere l’uso che farà del marchio richiesto, disponendo lo stesso di un termine quinquennale per procedere all’uso effettivo conforme alla funzione essenziale del suddetto marchio.

La Corte al riguardo stabilisce e precisa, pertanto, in termini molto chiari che “la malafede del richiedente un marchio non può quindi essere presunta sulla base della mera constatazione che, al momento del deposito della sua domanda di registrazione, tale richiedente non aveva un’attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati nella suddetta domanda”.

In relazione al quesito sul se a fronte della mancanza di intenzione di utilizzare un marchio conformemente alle sue funzioni essenziali riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della registrazione, la nullità di tale marchio si estenda unicamente a tali prodotti o servizi la Corte ha altresì stabilito che “quando il motivo di nullità riguarda soltanto taluni dei prodotti o servizi designati nella domanda di registrazione, il marchio deve essere dichiarato nullo solo per tali prodotti o servizi”.

Traducendo in termini operativi la decisione della Corte di Giustizia in commento, quest’ultima introduce importanti precisazioni che potranno avere un effetto riflesso sui futuri depositi di marchi.

Questi potranno certamente riguardare tutti i beni e i servizi ritenuti necessari e strategici dal depositante, ma sempre nei limiti del loro effettivo utilizzo quinquennale e sempre che gli stessi non siano effettuati in mala fede, ossia al mero scopo di limitare la registrazione di marchi simili o uguali (relativamente a beni o a servizi non direttamente riconducibili all’attività posta in essere dal richiedente al momento del deposito), onde evitare l’ingresso nel mercato di un potenziale concorrente.

La Commissione Europea chiede agli stakeholder specifici “input” per la redazione di linee guida “tecniche” volte all’implementazione della direttiva 2018/1808/EU (“AVMS”)

Avv. Alessandro La Rosa

Il 14 novembre 2018 è stata approvata la direttiva “recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

Il considerando 5 della direttiva AVMS stabilisce che “sebbene l’obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore”.

L’articolo 1 del corpo normativo sovranazionale definisce il servizio di piattaforma per la condivisione di video come un servizio “quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico”.

La stessa direttiva AVMS attribuisce alla Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, il compito di pubblicare orientamenti relativi all’applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di “servizio di piattaforma per la condivisione di video”. Tali orientamenti, stabilisce il legislatore europeo, dovrebbero essere redatti “nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire mediante le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare e del diritto alla libertà di espressione”.

A tali fini la Commissione ha pubblicato un questionario che fornisce un elenco di “indicatori tecnici” sui quali gli stakeholder sono chiamati a fornire le loro valutazioni al fine di indicare la rispondenza degli stessi alle funzionalità essenziali delle video-sharing-platforms (la consultazione si chiuderà il 13 marzo p.v.).

La Commissione ha identificato tre aree di rilevanza dei detti “indicatori tecnici”.

La prima ha ad oggetto il “Rapporto tra il contenuto audiovisivo e l’attività o le attività economiche principali del servizio” Questo gruppo di indicatori si concentra sulla natura e sul particolare ruolo svolto dai video nel servizio offerto dalla piattaforma. All’interno di tale categoria, vengono identificate alcune caratteristiche “tipiche” dei servizi in questione, tra le quali (i) la natura “stand-alone” dei contenuti audiovisivi: i video dovrebbero essere caricati o condivisi su una piattaforma come elementi “stand-alone”, con l’obiettivo di attrarre gli utenti in virtù del loro intrinseco valore informativo, ludico o educativo; (ii) l’architettura e il layout esterno della piattaforma: la piattaforma dovrebbe essere orientata alla condivisione dei contenuti e consentire agli utenti di caricare, condividere o scaricare video indipendentemente dalla vendita di beni o servizi o dalla pubblicazione di opinioni o opinioni relative a un particolare prodotto o servizio; (iii) funzionalità specifiche del servizio volte a attrarre il pubblico: la piattaforma dovrebbe includere funzionalità volte ad attrarre l’attenzione degli utenti sui video; (iv) il modo in cui il servizio si posiziona sul mercato e il segmento di mercato a cui si rivolge: rileverebbe in sostanza anche il modo con cui il servizio si propone sul mercato nella comunicazione al pubblico.

La seconda ha ad oggetto la “Rilevanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi disponibili sul servizio”.

Questo gruppo di indicatori si concentra sulla quantità dei contenuti audiovisivi inclusi nella piattaforma, da determinarsi sulla base di elementi numerici oggettivamente accertabili. Rileverebbe a questi fini anche l’accertamento del fatto che gli utenti di una piattaforma facciano un uso effettivo dei video disponibili. Un confronto tra l’utilizzo di contenuti audiovisivi e altri tipi di contenuti all’interno della piattaforma dovrebbe dimostrare che i contenuti audiovisivi hanno un particolare “successo” tra gli utenti. Ancora, bisognerebbe tenere conto del pubblico effettivo di utenti “raggiunti”: in altre parole andrebbe esaminata anche la “viralità” dei video.

Infine, la terza area di “indicatori” prende in considerazione gli aspetti economici del servizio. Questo gruppo di indicatori si concentra sulla misura in cui i video sono in grado di generare ricavi sulla base del modello di business della piattaforma. In questa sezione sono incluse sia forme di monetizzazione diretta (tramite ad esempio la vendita di spazi pubblicitari nelle forme del pre, mid o post rolls o la fornitura di servizi pay per view) che indiretta (ad esempio tramite attività di monitoraggio dei comportamenti degli utenti per finalità commerciali o per la condivisione dei dati).

Sembrerebbe che la Commissione abbia ben identificato quanto meno i principali “indicatori tecnici” propri delle video sharing platforms ed è sorprendente la perfetta sintonia di quanto sopra descritto con gli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità. Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7708/2019 (RTI c Yahoo!) con cui sono stati enunciati gli elementi che caratterizzano alcuni servizi della società dell’informazione (in particolare gli hosting provider) “non passivi”: tali elementi, qualificati “indici di interferenza”, sono stati identificati dalla Suprema Corte nelle “attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione”.

Il Tribunale di Milano impone, in via cautelare, obblighi di “stay down” agli Hosting Provider in casi di pirateria online

Avv. Alessandro La Rosa

La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano è tornata a pronunciarsi, in via d’urgenza, sui servizi “IPTV” (Internet Protocol Television) illegali, con due ordinanze (di conferma dei rispettivi decreti già emessi inaudita altera parte, e che non sono state oggetto di reclamo) rese nei confronti di alcuni hosting provider coinvolti nella trasmissione illecita delle partite del Campionato di Serie A di calcio.

Con tali provvedimenti, il Tribunale, nella persona del Pres. Dott. Marangoni, sul presupposto che la posizione degli intermediari di hosting coinvolti assume rilievo “in ragione della consapevolezza della illiceità delle condotte denunciate a seguito delle diffide rispettivamente ad essi trasmesse” dal titolare e dal licenziatario dei diritti audiovisivi violati, ha ordinato ai resistenti di agire “immediatamente” per “cessare la fornitura dei servizi di hosting relativi ai servizi (IPTV; n.d.r.) (…) indipendentemente dal nome a dominio utilizzato (…) o al numero di indirizzo IP (…)”.

La portata delle pronunce è senz’altro innovativa e di grande rilievo pratico. Per la prima volta è stato infatti esteso agli hosting provider, e quindi sostanzialmente ai fornitori dei supporti materiali/server attraverso i quali vengono trasmessi i contenuti, un ordine inibitorio valido anche pro futuro, che quindi fa venire meno la necessità di promuovere nuovi procedimenti in ogni caso di successiva ri-configurazione della struttura dei servizi “IPTV”, relativamente tanto alle possibili variazioni degli indirizzi IP quanto dei nomi a dominio, che potranno essere oggetto di blocco non solo nel caso in cui gli stessi assumano un diverso top level domain, ma persino quando si verifichi una variazione anche del second level domain, purché (in quest’ultimo caso) risulti un collegamento oggettivo e soggettivo con il medesimo servizio illecito offerto dal portale come precedentemente identificato (cc.dd. siti “alias”).

Se da un punto di vista giuridico è lo stesso Tribunale – nelle ordinanze di conferma dei decreti emessi inaudita altera parte – a chiarire che “l’ordine impartito proviene dall’autorità giudiziaria e che il suo contenuto – per definizione, essendo puntualmente riferito a fattispecie concrete e non astratte – impone un obbligo specifico sulla parte cui esso viene indirizzato e non attiene dunque ad una situazione anteriore all’intervento della stessa autorità”, così escludendo espressamente che possa configurarsi “l’attribuzione a carico dell’hosting provider di un obbligo di sorveglianza generale escluso dalle disposizioni di legge vigenti” (e in particolare dall’art. 17, D.Lgs. 70/2003), da un punto di vista pratico occorre evidenziare due aspetti in particolare:

  1. l’ordine prevede a carico dell’hosting provider un obbligo di cessazione tout court della fornitura dei servizi dallo stesso prestati alle piattaforme “IPTV” oggetto del provvedimento, e quindi senza alcuna limitazione temporale né territoriale, ottenendosi così l’effetto di interrompere le trasmissioni illecite a livello globale (ma in forza di un singolo provvedimento emesso da un Giudice nazionale);
  2. il fatto che sottoscrittori dei servizi di hosting oggetto dei provvedimenti siano, in prima persona, i gestori delle piattaforme “IPTV” oggetto di ricorso, permette allo stesso hosting provider di sapere, con certezza, quando un medesimo soggetto tenti di aggirare la cessazione della fornitura attraverso una nuova sottoscrizione dei medesimi servizi, imponendosi così un obbligo di “stay down” immediato a carico dell’hosting provider anche in tal caso.

Disposizioni, queste, che trovano analogie e conferme nella recente sentenza della Corte di Giustizia emessa ad esito del caso Facebook, nella causa C-18/18 del 3 ottobre 2019, dove i Giudici europei hanno per l’appunto evidenziato, tra l’altro, come un provvedimento dell’autorità giudiziaria possa (debba) essere inteso a porre fine a qualsiasi violazione e ad impedire qualsiasi ulteriore danno, senza limitazioni di portata, e come gli articoli 15 e 18 della Direttiva 2000/31/CE non prevedano limiti territoriali delle ingiunzioni agli Internet Service Provider, così ritenendo ammissibili provvedimenti inibitori con effetto potenzialmente mondiale emesse da parte di un Giudice nazionale.