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FAQ Coronavirus – Proprietà Intellettuale

Il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione delle previsioni volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito con decreto, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna istanza, la sospensione di tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020, ad eccezione dei termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi e dei ricorsi. Il decreto prevede che, decorso il periodo di sospensione, i termini ricominceranno a decorrere per la parte residua.

Ultimo aggiornamento il 14 marzo 2020 Continua a leggere

Il labile confine della distribuzione selettiva tra tutela del marchio e intese restrittive della concorrenza

Avv. Alessandro La Rosa

Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2019 il Tribunale di Milano è stato investito di una questione inerente alla distribuzione selettiva e ai presupposti di sua validità ed efficacia, conformemente alla disciplina dettata in materia di intese.

I giudici meneghini hanno difatti stabilito che la distribuzione, commercializzazione, offerta e promozione non autorizzata da parte di una piattaforma di vendita online di alcuni prodotti recanti un marchio di lusso deve essere considerata pregiudizievole dell’immagine commerciale dell’impresa. Ciò in quando il consumatore sarebbe indotto ad equiparare prodotti di lusso con altri posizionati in un segmento di mercato più basso o notevolmente più basso rispetto a questi.

Il Tribunale di Milano si è soffermato preliminarmente sull’operatività del principio di esaurimento nazionale e comunitario così come definito dagli artt. 5 del D. Lgs 10.2.2005, n. 30 e 15 del Regolamento (UE) n. 1001/2017 in funzione del sistema previsto per la distribuzione selettiva.

La distribuzione selettiva si traduce difatti in un accordo di commercializzazione volto ad autorizzare la vendita di prodotti recanti un determinato marchio –generalmente posizionato nel segmento di lusso- esclusivamente da parte di rivenditori autorizzati e previamente selezionati.

Tali accordi, in quanto potenzialmente limitativi della concorrenza, sono stati ritenuti ammissibili solo alla presenza di determinati presupposti. In particolare: (i) i rivenditori selezionati devono essere scelti in funzione di criteri oggettivi; (ii) al prodotto devono essere riconosciute caratteristiche tali da giustificare una tale rete di distribuzione; (iii) le pattuizioni negoziate devono essere sufficientemente equilibrate da non alterare in maniera considerevole la concorrenza. Sussistendo le presenti condizioni, tali accordi di distribuzione selettiva non dovrebbero, pertanto, soggiacere all’applicazione della disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE.

In altri termini, tale accordo è per giurisprudenza costante ammissibile solo nel caso in cui siano state rispettate le condizioni sopra elencate: solo alla sussistenza dei predetti presupposti una rete di distribuzione selettiva potrà godere dell’esenzione di cui all’art. 2 del Reg. CE 330/2010 e dirsi conforme alla regola di divieto di intese restrittive della concorrenza posta dall’art. 101 TFUE.

La società di luxury goods ha previsto, peraltro, una clausola contrattuale sulla base della quale: “Il Rivenditore autorizzato si impegna a vendere i prodotti […] solo nei punti di vendita autorizzati da parte del fornitore, anche quando questo sia proprietario di più punti vendita. E’ vietata la vendita a rivenditori non autorizzati da parte del fornitore, mentre è consentita la rivendita dei prodotti a operatori commerciali facenti parte del sistema di distribuzione selettiva […], come le parti qui espressamente riconoscono”.

Nella fattispecie concreta, il Tribunale di Milano ha stabilito che le condizioni commerciali che la società di luxury goods sottopone ai rivenditori “possono ritenersi conformi ai principi sanciti dal Reg. CE 330/2010 e dalla giurisprudenza comunitaria, stante la natura oggettiva, qualitativa e non discriminatoria dei criteri che le ispirano e la loro congruità e proporzionalità rispetto agli obiettivi di tutela dell’immagine commerciale e dell’aura di lusso del marchio”.

I giudici sono giunti a tale conclusione riprendendo i principi già enucleati dalla Corte di Giustizia che, nella sentenza Coty, ai punti 49 e 50, ha evidenziato che “[…] una vendita online di prodotti di lusso tramite piattaforme che non appartengono ad alcun sistema di distribuzione selettiva di tali prodotti, nell’ambito della quale il fornitore non ha la possibilità di controllare le condizioni di vendita dei suoi prodotti, determina il rischio di uno scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo a nuocere alla loro immagine di lusso e, quindi, alla loro stessa natura”, considerando il fatto che “tali piattaforme costituiscono un canale di vendita per ogni tipo di prodotto”.

A fronte di ciò è stato ritenuto che “se da un lato un impedimento assoluto alla vendita on line costituisce grave restrizione della concorrenza, dall’altra appare lecito imporre al distributore il rispetto di alcuni standard qualitativi del sito”, restando affidato all’interprete il compito di definire le previsioni imposte dal titolare per la vendita negli spazi fisici in relazione alle peculiarità della vendita via web, verificando quali tra queste rientrino tra le deroghe di cui all’art. 101 paragrafo 3 TFUE.

Sulla base dell’esame del sito e delle modalità di offerta in vendita dei prodotti di lusso, nel corso del giudizio è effettivamente emersa la circostanza che i prodotti del marchio venivano mostrati e offerti “mescolati” ad altri articoli appartenenti ad ambiti tra i quali diversi erano quelli di basso profilo, ovvero, di scarso valore economico.

Per queste ragioni il Tribunale di Milano ha stabilito che devono ritenersi lesive del prestigio e dell’immagine del marchiola commercializzazione, l’offerta in vendita, la promozione e la pubblicizzazione di prodotti di quest’ultima accanto a materiale pubblicitario di prodotti di altre marche, anche di segmenti di mercato più bassi, nella stessa pagina internet. Apparendo altresì lesivo anche l’accostamento a prodotti non appartenenti alla sfera del lusso e la presenza di link che indirizzano a siti di prodotti del tutto diversi.

Conseguentemente a tali evidenze e valutazioni il Collegio ha inibito al rivenditore di commercializzare, offrire in vendita, promuovere o pubblicizzare sul territorio italiano i prodotti recanti i marchi della società ricorrente.

Un marchio non può essere considerato nullo per il solo fatto di essere stato registrato in classi in cui sono rivendicati beni o servizi “ampi”

Avv. Alessandro La Rosa

Con decisione emessa nella causa C-371/18 in data 20 gennaio 2020, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla possibilità che un marchio che rivendichi prodotti e servizi ampi, come nel caso di “software per computer” possa o meno essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo.

In particolare, la decisione trae inizialmente origine dalla controversia radicata da Sky per l’asserita contraffazione di quattro suoi marchi da parte della società SkyKick, fornitrice di servizi cloud. Quest’ultima si opponeva alle eccezioni di contraffazione, chiedendo in via riconvenzionale che i marchi di Sky fossero dichiarati in tutto o in parte nulli non soltanto a fronte della mancanza di chiarezza e precisione nelle specificazioni di prodotti e servizi, ma anche in quanto le domande sarebbero state presentate in malafede. Secondo la difesa di SkyKick, infatti, i marchi di titolarità di Sky erano stati registrati in molteplici classi, tra cui rientravano anche prodotti e servizi propriamente estranei all’attività svolta dalla stessa.

In altri termini, sulla base delle argomentazioni di Skykick, Sky avrebbe quindi registrato tali marchi a mero scopo difensivo, ovverosia, al fine di precludere a terzi di registrare marchi uguali o simili, sebbene per beni o servizi diversi rispetto a quelli rientranti nell’attività svolta dalla concorrente, precludendo un eventuale e futuro ingresso nel mercato.

Il Giudice della High Court of Justice (England and Wales) investiva così la Corte di Giustizia delle seguenti questioni:

1. Se un marchio dell’Unione europea o un marchio nazionale registrato in uno Stato membro possa essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto alcuni o tutti i termini nella specificazione dei prodotti e servizi non sono sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base dei predetti termini, la portata della protezione conferita dal marchio.

  1. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un termine come “software per computer” sia troppo generico e designi prodotti troppo vari per essere compatibile con la funzione del marchio quale indicazione di origine, sicché tale termine non è sufficientemente chiaro e preciso per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base di tale termine, la portata della protezione conferita dal marchio.
  2. Se possa costituire malafede il mero fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza l’intenzione di farne uso in relazione ai prodotti o servizi specificati.
  3. In caso di risposta affermativa alla terza questione, se sia possibile concludere che il richiedente abbia presentato la domanda in parte in buona fede ed in parte in malafede se, e nei limiti in cui, esso aveva intenzione di utilizzare il marchio in relazione ad alcuni dei prodotti o servizi specificati, ma non intendeva utilizzare il marchio in relazione ad altri prodotti o servizi specificati […]”.

In relazione al primo quesito la Corte ha stabilito che un marchio nazionale o comunitario, registrato per un complesso di prodotti o servizi, designato con insufficiente chiarezza e precisione può essere protetto, in ogni caso, solo per i prodotti e i servizi per i quali è stato oggetto di un uso effettivo.

Peraltro, sulla base dell’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di marchi, l’articolo 3 della direttiva 89/104 (così come anche le disposizioni del Regolamento 40/49), fornisce un elenco dei motivi di nullità, tra i quali non figura la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione di un marchio nazionale.

Con riferimento, invece, alla questione avente ad oggetto la possibilità che una domanda di registrazione di marchio effettuata senza che il richiedente abbia per il futuro intenzione di utilizzarlo possa o meno essere considerata effettuata in mala fede, la Corte ha chiarito che una domanda di marchio depositata senza che si abbia alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e i servizi oggetto della stessa costituisce un atto di malafede. In altri termini, un marchio potrà essere dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda, il richiedente abbia agito in malafede, con ciò presupponendo la sussistenza di uno stato d’animo o di un intento disonesto, sebbene contestualizzato nell’ambito di un contesto commerciale.

Pertanto, la causa o il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 40/94 e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima Direttiva 89/104 si applicano tutte le volte in cui possa emergere –a seguito di indizi rilevanti e concordanti- che “il titolare di un marchio ha presentato la domanda di registrazione non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine”.

La Corte ha, pertanto, statuito che il richiedente di un marchio, alla data del deposito o dell’esame dello stesso, non è tenuto ad indicare, né a conoscere l’uso che farà del marchio richiesto, disponendo lo stesso di un termine quinquennale per procedere all’uso effettivo conforme alla funzione essenziale del suddetto marchio.

La Corte al riguardo stabilisce e precisa, pertanto, in termini molto chiari che “la malafede del richiedente un marchio non può quindi essere presunta sulla base della mera constatazione che, al momento del deposito della sua domanda di registrazione, tale richiedente non aveva un’attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati nella suddetta domanda”.

In relazione al quesito sul se a fronte della mancanza di intenzione di utilizzare un marchio conformemente alle sue funzioni essenziali riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della registrazione, la nullità di tale marchio si estenda unicamente a tali prodotti o servizi la Corte ha altresì stabilito che “quando il motivo di nullità riguarda soltanto taluni dei prodotti o servizi designati nella domanda di registrazione, il marchio deve essere dichiarato nullo solo per tali prodotti o servizi”.

Traducendo in termini operativi la decisione della Corte di Giustizia in commento, quest’ultima introduce importanti precisazioni che potranno avere un effetto riflesso sui futuri depositi di marchi.

Questi potranno certamente riguardare tutti i beni e i servizi ritenuti necessari e strategici dal depositante, ma sempre nei limiti del loro effettivo utilizzo quinquennale e sempre che gli stessi non siano effettuati in mala fede, ossia al mero scopo di limitare la registrazione di marchi simili o uguali (relativamente a beni o a servizi non direttamente riconducibili all’attività posta in essere dal richiedente al momento del deposito), onde evitare l’ingresso nel mercato di un potenziale concorrente.

La Commissione Europea chiede agli stakeholder specifici “input” per la redazione di linee guida “tecniche” volte all’implementazione della direttiva 2018/1808/EU (“AVMS”)

Avv. Alessandro La Rosa

Il 14 novembre 2018 è stata approvata la direttiva “recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

Il considerando 5 della direttiva AVMS stabilisce che “sebbene l’obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore”.

L’articolo 1 del corpo normativo sovranazionale definisce il servizio di piattaforma per la condivisione di video come un servizio “quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico”.

La stessa direttiva AVMS attribuisce alla Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, il compito di pubblicare orientamenti relativi all’applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di “servizio di piattaforma per la condivisione di video”. Tali orientamenti, stabilisce il legislatore europeo, dovrebbero essere redatti “nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire mediante le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare e del diritto alla libertà di espressione”.

A tali fini la Commissione ha pubblicato un questionario che fornisce un elenco di “indicatori tecnici” sui quali gli stakeholder sono chiamati a fornire le loro valutazioni al fine di indicare la rispondenza degli stessi alle funzionalità essenziali delle video-sharing-platforms (la consultazione si chiuderà il 13 marzo p.v.).

La Commissione ha identificato tre aree di rilevanza dei detti “indicatori tecnici”.

La prima ha ad oggetto il “Rapporto tra il contenuto audiovisivo e l’attività o le attività economiche principali del servizio” Questo gruppo di indicatori si concentra sulla natura e sul particolare ruolo svolto dai video nel servizio offerto dalla piattaforma. All’interno di tale categoria, vengono identificate alcune caratteristiche “tipiche” dei servizi in questione, tra le quali (i) la natura “stand-alone” dei contenuti audiovisivi: i video dovrebbero essere caricati o condivisi su una piattaforma come elementi “stand-alone”, con l’obiettivo di attrarre gli utenti in virtù del loro intrinseco valore informativo, ludico o educativo; (ii) l’architettura e il layout esterno della piattaforma: la piattaforma dovrebbe essere orientata alla condivisione dei contenuti e consentire agli utenti di caricare, condividere o scaricare video indipendentemente dalla vendita di beni o servizi o dalla pubblicazione di opinioni o opinioni relative a un particolare prodotto o servizio; (iii) funzionalità specifiche del servizio volte a attrarre il pubblico: la piattaforma dovrebbe includere funzionalità volte ad attrarre l’attenzione degli utenti sui video; (iv) il modo in cui il servizio si posiziona sul mercato e il segmento di mercato a cui si rivolge: rileverebbe in sostanza anche il modo con cui il servizio si propone sul mercato nella comunicazione al pubblico.

La seconda ha ad oggetto la “Rilevanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi disponibili sul servizio”.

Questo gruppo di indicatori si concentra sulla quantità dei contenuti audiovisivi inclusi nella piattaforma, da determinarsi sulla base di elementi numerici oggettivamente accertabili. Rileverebbe a questi fini anche l’accertamento del fatto che gli utenti di una piattaforma facciano un uso effettivo dei video disponibili. Un confronto tra l’utilizzo di contenuti audiovisivi e altri tipi di contenuti all’interno della piattaforma dovrebbe dimostrare che i contenuti audiovisivi hanno un particolare “successo” tra gli utenti. Ancora, bisognerebbe tenere conto del pubblico effettivo di utenti “raggiunti”: in altre parole andrebbe esaminata anche la “viralità” dei video.

Infine, la terza area di “indicatori” prende in considerazione gli aspetti economici del servizio. Questo gruppo di indicatori si concentra sulla misura in cui i video sono in grado di generare ricavi sulla base del modello di business della piattaforma. In questa sezione sono incluse sia forme di monetizzazione diretta (tramite ad esempio la vendita di spazi pubblicitari nelle forme del pre, mid o post rolls o la fornitura di servizi pay per view) che indiretta (ad esempio tramite attività di monitoraggio dei comportamenti degli utenti per finalità commerciali o per la condivisione dei dati).

Sembrerebbe che la Commissione abbia ben identificato quanto meno i principali “indicatori tecnici” propri delle video sharing platforms ed è sorprendente la perfetta sintonia di quanto sopra descritto con gli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità. Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7708/2019 (RTI c Yahoo!) con cui sono stati enunciati gli elementi che caratterizzano alcuni servizi della società dell’informazione (in particolare gli hosting provider) “non passivi”: tali elementi, qualificati “indici di interferenza”, sono stati identificati dalla Suprema Corte nelle “attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione”.

Il Tribunale di Milano impone, in via cautelare, obblighi di “stay down” agli Hosting Provider in casi di pirateria online

Avv. Alessandro La Rosa

La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano è tornata a pronunciarsi, in via d’urgenza, sui servizi “IPTV” (Internet Protocol Television) illegali, con due ordinanze (di conferma dei rispettivi decreti già emessi inaudita altera parte, e che non sono state oggetto di reclamo) rese nei confronti di alcuni hosting provider coinvolti nella trasmissione illecita delle partite del Campionato di Serie A di calcio.

Con tali provvedimenti, il Tribunale, nella persona del Pres. Dott. Marangoni, sul presupposto che la posizione degli intermediari di hosting coinvolti assume rilievo “in ragione della consapevolezza della illiceità delle condotte denunciate a seguito delle diffide rispettivamente ad essi trasmesse” dal titolare e dal licenziatario dei diritti audiovisivi violati, ha ordinato ai resistenti di agire “immediatamente” per “cessare la fornitura dei servizi di hosting relativi ai servizi (IPTV; n.d.r.) (…) indipendentemente dal nome a dominio utilizzato (…) o al numero di indirizzo IP (…)”.

La portata delle pronunce è senz’altro innovativa e di grande rilievo pratico. Per la prima volta è stato infatti esteso agli hosting provider, e quindi sostanzialmente ai fornitori dei supporti materiali/server attraverso i quali vengono trasmessi i contenuti, un ordine inibitorio valido anche pro futuro, che quindi fa venire meno la necessità di promuovere nuovi procedimenti in ogni caso di successiva ri-configurazione della struttura dei servizi “IPTV”, relativamente tanto alle possibili variazioni degli indirizzi IP quanto dei nomi a dominio, che potranno essere oggetto di blocco non solo nel caso in cui gli stessi assumano un diverso top level domain, ma persino quando si verifichi una variazione anche del second level domain, purché (in quest’ultimo caso) risulti un collegamento oggettivo e soggettivo con il medesimo servizio illecito offerto dal portale come precedentemente identificato (cc.dd. siti “alias”).

Se da un punto di vista giuridico è lo stesso Tribunale – nelle ordinanze di conferma dei decreti emessi inaudita altera parte – a chiarire che “l’ordine impartito proviene dall’autorità giudiziaria e che il suo contenuto – per definizione, essendo puntualmente riferito a fattispecie concrete e non astratte – impone un obbligo specifico sulla parte cui esso viene indirizzato e non attiene dunque ad una situazione anteriore all’intervento della stessa autorità”, così escludendo espressamente che possa configurarsi “l’attribuzione a carico dell’hosting provider di un obbligo di sorveglianza generale escluso dalle disposizioni di legge vigenti” (e in particolare dall’art. 17, D.Lgs. 70/2003), da un punto di vista pratico occorre evidenziare due aspetti in particolare:

  1. l’ordine prevede a carico dell’hosting provider un obbligo di cessazione tout court della fornitura dei servizi dallo stesso prestati alle piattaforme “IPTV” oggetto del provvedimento, e quindi senza alcuna limitazione temporale né territoriale, ottenendosi così l’effetto di interrompere le trasmissioni illecite a livello globale (ma in forza di un singolo provvedimento emesso da un Giudice nazionale);
  2. il fatto che sottoscrittori dei servizi di hosting oggetto dei provvedimenti siano, in prima persona, i gestori delle piattaforme “IPTV” oggetto di ricorso, permette allo stesso hosting provider di sapere, con certezza, quando un medesimo soggetto tenti di aggirare la cessazione della fornitura attraverso una nuova sottoscrizione dei medesimi servizi, imponendosi così un obbligo di “stay down” immediato a carico dell’hosting provider anche in tal caso.

Disposizioni, queste, che trovano analogie e conferme nella recente sentenza della Corte di Giustizia emessa ad esito del caso Facebook, nella causa C-18/18 del 3 ottobre 2019, dove i Giudici europei hanno per l’appunto evidenziato, tra l’altro, come un provvedimento dell’autorità giudiziaria possa (debba) essere inteso a porre fine a qualsiasi violazione e ad impedire qualsiasi ulteriore danno, senza limitazioni di portata, e come gli articoli 15 e 18 della Direttiva 2000/31/CE non prevedano limiti territoriali delle ingiunzioni agli Internet Service Provider, così ritenendo ammissibili provvedimenti inibitori con effetto potenzialmente mondiale emesse da parte di un Giudice nazionale.

Il Tribunale delle Imprese di Roma sul caso RTI contro Vimeo (Sentenza 693/2019 del 10.1.2019)

Avv. Alessandro La Rosa

Nel 2012 RTI (società del Gruppo Mediaset) accertava la presenza di centinaia di brani estratti da notissime trasmissioni delle reti Mediaset ed abusivamente caricati dagli utenti e pubblicati attraverso la piattaforma gestita dalla VIMEO LLC. Nonostante una diffida e la pendenza del giudizio promosso davanti alla Corte romana, i brani abusivamente pubblicati sono diventati, nel tempo, più di due mila.

I principi affermati dal Tribunale delle Imprese di Roma con la sentenza in commento sono in piena sintonia con l’orientamento della Corte di Giustizia UE.

I provider con “ruolo attivo” non possono beneficiare del regime di esenzione di responsabilità previsto dalla Direttiva e-commerce (2000/31).

Questo principio è stato affermato tra gli altri nel caso C-324/09 L’Oréal c. eBay (“Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un’assistenza consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31” punti 116 e 117) e nel caso C-610/15, caso Stichting v. Ziggo dove la Corte di Giustizia UE ha affrontato la questione se la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, configurino un «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 affermando che la detta questione vada risolta avendo riguardo al comportamento concreto dei suoi amministratori il cui comportamento rileva nella misura in cui “detti amministratori, mediante la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero, o potrebbero solo con difficoltà, fruire dell’opera diffusa (punto 26) […]. E’ rilevante a tal fine il fatto che benché “le opere così messe a disposizione degli utenti della piattaforma di condivisione online TPB sono state messe online su tale piattaforma non dagli amministratori di quest’ultima, bensì dai suoi utenti. Tuttavia detti amministratori, mediante la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file torrent” (punto 36). Rileva altresì il fatto che “la piattaforma di condivisione online TPB propone, in aggiunta a un motore di ricerca, un indice che classifica le opere in diverse categorie, a seconda della natura delle opere, del loro genere o della loro popolarità, e che gli amministratori di tale piattaforma verificano che un’opera sia inserita nella categoria adatta” (punto 37).

I Giudici capitolini hanno posto alla base della decisione in commento l’analisi di elementi fattuali, constatando che Vimeo non si è limitata alla fornitura di servizi di stoccaggio di informazioni (che è la figura di hosting provider neutro e passivo prevista dall’articolo 14 della direttiva cit.), proprio in ragione dei complessi servizi aggiuntivi che fornisce ai suoi utenti. Ed hanno chiarito che i concetti di “consapevolezza” o “controllo” presenti nella direttiva e-commerce (cfr. art. 14) non presuppongono “una conoscenza personale e diretta del contenuto illecito, ma è sufficiente che i mezzi tecnologici dallo stesso utilizzati siano comunque idonei a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati”.

Un altro importante principio stabilito dai Giudici romani è che Vimeo ha violato il dovere di diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore del settore, incorrendo in quella specifica forma di responsabilità che il Tribunale qualifica “da contatto sociale” e che Vimeo avrebbe rispettato solo qualora si fosse comportata “secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica”.

Tale principio è pienamente aderente al parere reso dall’Avvocato Generale l’8 febbraio 2017 (Causa C‑610/15, Stichting Brain punti 70.6 e 70.13) secondo il quale sugli intermediari di servizi della rete incombe un “obbligo di cooperazione nella lotta contro le violazioni dei diritti d’autore” In particolare, afferma l’AG, “occorre altresì notare che la normativa relativa ai servizi della società dell’informazione, ossia principalmente Internet, è particolarmente concepita per tale modello di funzionamento il quale prevede, segnatamente, che i prestatori intermediari non sono responsabili per i contenuti, ma impone agli stessi taluni obblighi di cooperazione nella lotta contro i contenuti illeciti”, punto 19) rilevando che “le deroghe in materia di responsabilità dei prestatori intermedi previste dalla direttiva 2000/31 costituiscono uno degli elementi dell’equilibrio tra i vari interessi in gioco che rappresenta tale direttiva, ai sensi del considerando 41 della stessa. Tali deroghe, nell’ambito di tale equilibrio, devono essere controbilanciate non solo dall’assenza di responsabilità dei prestatori intermedi nel violare la legge, ma anche dalla loro cooperazione al fine di evitare o prevenire tali infrazioni. Essi non possono sottrarsi a tale obbligo invocando, in funzione delle circostanze né il carattere troppo restrittivo delle misure, né la loro inefficacia”.

Vimeo quindi è stata giudicata responsabile a titolo di “cooperazione colposa mediante omissione, per la violazione dei diritti d’autore” spettanti a Mediaset e dovrà anche ottemperare ad uno specifico obbligo di “rimozione immediata” in relazione a tutti i brani video che in futuro dovessero essere caricati dagli utenti, a condizione che siano estratti dai medesimi programmi televisivi oggetto della causa. Pena il pagamento di una penale di 1000,00 euro per ogni violazione ed un’altra di 500,00 euro per ogni giorno di ritardo. Oltre alla condanna della società americana al risarcimento di 8,5 milioni di euro.

Anche su questo punto la Corte capitolina ha fatto esatta applicazione sia del dato normativo che della giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia UE che impongono espressamente all’intermediario di agire da operatore diligente anche in ottica di prevenzione rispetto a specifici casi di illecito, impedendone la ripetizione.

Tanto emerge univocamente sia dal considerando 47 della Direttiva 2000/31/CE, ove si legge che il divieto dell’obbligo generale di sorveglianza “non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici”, che dall’articolo 15 della detta direttiva (e dall’art. 17 del decreto leg. 20037/70) che infatti vietano l’imposizione solo di un obbligo “generale” di sorveglianza ed il cui contenuto sarebbe svuotato di ogni significato se si estendesse tale divieto anche ad obblighi di sorveglianza su casi specifici. Tale assunto è recepito anche dalla Corte di Giustizia Ue sia nel caso C-360/10, Netlog secondo cui ad essere vietato è solo “un sistema di filtraggio sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto, (se) illimitata nel tempo, (e se) riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema” che, da ultimo, con la sentenza del 15.9.2016, C-484/14, caso McFadden vs SonyLa Corte ha già dichiarato che le misure adottate dal destinatario di un’ingiunzione, come quella in causa nel procedimento principale, in sede di ottemperanza alla stessa, devono essere abbastanza efficaci da garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire che esse devono avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale (sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, , punto 62) (punto 95).

Corte di Giustizia UE (causa C-572/17): il solo stoccaggio di merci contraffatte è di per sé un atto di contraffazione?

Avv. Alessandro La Rosa

Con provvedimento del 19 dicembre u.s., la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 4, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società̀ dell’informazione) che, come è noto, riconosce in capo agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie delle loro opere.

La decisione muove dalla domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, presentata dalla Corte Suprema svedese nei confronti dell’Imran Syed per contraffazione di marchi e violazione del diritto d’autore relativo alle opere letterarie e artistiche ai sensi della legge 1960:729, che recepisce la richiamata direttiva 2001/29 nel diritto svedese.

In particolare, nel caso di specie, il Sig. Syed gestiva un negozio al dettaglio di vendita di abiti e accessori decorati con motivi richiamanti la musica rock.

Attestato che la vendita di alcune merci violava marchi e diritti d’autore dei denuncianti, dinanzi la Corte Suprema svedese, il PM chiedeva per il titolare dei negozi la condanna per tutte le merci, comprese quelle stoccate nei magazzini. La difesa del Syed lamentava che per una tale violazione fosse indispensabile una condotta pro-attiva nei confronti del pubblico, finalizzata alla vendita di ogni specifico prodotto; circostanza che, nel caso dell’acquisto e immagazzinamento di merci, non poteva ritenersi esistente.

La Corte svedese, rilevato che né la direttiva richiamata né la legge 1960/729 vietano espressamente lo stoccaggio di merci lesive di diritti d’autore ai fini della loro messa in vendita, sospendeva il procedimento e rimetteva tale questione alla CGUE.

Un atto preparatorio alla vendita di un prodotto può costituire una violazione del diritto di distribuzione purché, in ogni caso, sia dimostrato che le merci fossero effettivamente destinate ad essere distribuite al pubblico in uno Stato membro nel quale l’opera è protetta, senza l’autorizzazione dell’autore. Questo il principio espresso dalla Corte europea, la quale ha altresì rilevato che l’identità tra le merci in stock e quelle vendute nel negozio costituisce solo un indizio per dimostrare che le merci stoccate siano anch’esse destinate ad essere vendute. Infatti, una parte o la totalità delle merci stoccate ben potrebbe essere destinata alla vendita in uno Stato membro diverso da quello nel quale l’opera apposta su tali merci è protetta.

Rimettendo al giudice nazionale la valutazione circa la destinazione delle merci stoccate identiche a quelle vendute nel negozio, la Corte UE ha così concluso: “occorre procedere ad una analisi complessiva di diversi fattori, tra cui la distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita, che, sebbene possa costituire un indizio per dimostrare che le merci in questione sono destinate ad essere vendute in tale luogo, detto indizio non può, di per sé, essere determinante”.

Direttiva Copyright: i discussi articoli 11 e 13 nel testo votato al Parlamento Europeo

Avv. Alessandro La Rosa

Il 12 settembre u.s. il Parlamento Europeo ha approvato la discussa Direttiva Copyright con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. La versione attuale prevede diverse modifiche rispetto al testo che era stato rinviato a luglio, non trattandosi in ogni caso del testo finale, che verrà definito solo al termine dei negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione Europea.

Gli articoli 11 e 13, impropriamente ribattezzati in ambito giornalistico “tassa sui link” e “bavaglio al web“, sono stati modificati dal Parlamento Europeo sulla base delle proposte del relatore Axel Voss.

L’art. 11 impone agli Stati Membri di assicurare agli editori una remunerazione «equa e proporzionata» a fronte dello sfruttamento commerciale on line delle proprie opere editoriali da parte dei “prestatori di servizi della società dell’informazione” con ciò permettendo agli editori -e, indirettamente, anche agli autori- di ottenere un adeguato riconoscimento economico per lo sfruttamento commerciale del proprio lavoro e dei propri investimenti, attribuendo loro maggior potere contrattuale nei confronti delle content sharing platforms.

Nella definizione di “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” la direttiva ha voluto escludere le microimprese e le piccole imprese, le quali pertanto non saranno oggetto delle norme citate. Allo stesso modo sono esclusi “Wikipedia”, gli “Open Source” e i meme, come le parodie.

La norma introduce le basi per far sì che la ricchezza creata dagli editori e dagli autori cessi di essere a vantaggio esclusivo delle grandi piattaforme di condivisione, ma venga “proporzionalmente” condivisa con gli editori, senza i quali non esisterebbero gli stessi contenuti.

Il paragrafo 1-bis esclude espressamente dal proprio ambito di operatività l’uso lecito dei contenuti da parte dei privati che non perseguono scopi di lucro, pertanto i diritti previsti dall’art. 11 “non impediscono l’uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti”.

Non è prevista una “tassa sui link” in quanto gli stessi, definiti quali “semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole” si potranno condividere liberamente, mentre le piattaforme dovranno pagare i diritti per i collegamenti contenenti immagini e parti di testo, i cd. snippet.

L’articolo 13, non contiene affatto, nella versione votata il 12 settembre, alcun riferimento all’obbligo di utilizzo di filtri preventivi. Semplicemente la norma prevede che i “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” concludano accordi di licenza “equi e adeguati” con i titolari dei diritti, poiché le piattaforme svolgono un atto di comunicazione al pubblico, in un’ottica di cooperazione tra piattaforme e titolari dei diritti d’autore.

Le content sharing platforms dovranno porre in essere dei meccanismi rapidi di reclamo, gestiti da persone fisiche, non algoritmi, per presentare ricorso contro un’eventuale ingiusta eliminazione di un contenuto.

 

Premier League: esteso l’ordine di blocco in tempo reale di streaming illegali delle partite

La Corte Suprema inglese, con decisione del 18 luglio u.s. ([2018] EWHC 1828 (Ch), The Football Association Premier contro British Telecommunications), ha concesso l’estensione dell’ordine di blocco ai flussi di streaming illegali delle partite della FA Premier League, la massima serie del campionato inglese di calcio, gestita dalla Football Association (“FA”).

Un simile ordine di blocco “in tempo reale” era stato originariamente concesso nel 2017, ([2017] EWHC 480 (Ch), The Football Association Premier League Limited contro British Telecommunications plc & Ors) a norma dell’art.s97A del Copyright, Designs and Patents Act del 1988, il quale autorizza la Corte Suprema “a concedere un’ingiunzione nei confronti di un fornitore di servizi, laddove tale fornitore di servizi abbia effettiva conoscenza del fatto che un soggetto terzo utilizzi il proprio servizio per violare il diritto d’autore”), per l’intera stagione 2017/2018, consentendo di interrompere o bloccare quasi 200.000 streaming illegali, ed è stato il primo del suo genere ad essere concesso dai tribunali del Regno Unito. A seguito della richiesta da parte della FA Premier League, di estendere tale ordine, lo stesso avrà dunque nuova validità per la stagione 2018/19, per tutte le partite di Premier League trasmesse. La FA utilizza un’avanzata tecnologia di monitoraggio video per identificare i flussi illeciti, i quali vengono notificati ai fornitori di servizi Internet, tra cui BT Sport, Sky, Virgin Media, e TalkTalk, i quali saranno obbligati a bloccare gli indirizzi IP di tutti i server che trasmetteranno le partite illecitamente.

Il sapore di un alimento non può essere tutelato dal diritto d’autore

Avv. Alessandro La Rosa

Non può essere invocata la tutela di diritto d’autore per il sapore di un alimento.

A tale conclusione è giunto l’Avvocato Generale nella controversia tra due società operanti nel settore alimentare (C-310/17, Levola Hengelo contro Smilde Foods), avente ad oggetto l’assunta violazione, da parte di una delle due, del diritto d’autore in relazione al sapore di una crema spalmabile.

In particolare, la società ricorrente, definendo l’oggetto del diritto d’autore relativo a un sapore come l’«impressione complessiva sugli organi del gusto prodotta dal consumo di un alimento, compresa la sensazione tattile percepita nella bocca», ha chiesto che il sapore della crema spalmabile fosse qualificabile come opera intellettuale di diritto d’autore.

Il tribunale olandese investito della controversia rigettava le richiesta di tutela autoriale avanzata dalla società attrice per carenza di motivazione: non erano stati esplicati quali elementi o quali combinazioni di sapore dovessero essere presenti al fine di conferire alla crema il carattere originario particolare e l’impronta personale richiesti dal diritto d’autore per la tutela di un’opera.

Contro tale decisione, la società attrice radicava giudizio d’appello finalizzato a ribaltare la decisione e ottenere una pronuncia che, corrispondentemente a quanto avvenuto con il riconoscimento dell’odore di un profumo (sentenza Lancôme, 16 giugno 2006), riconoscesse tutela come opera letteraria, scientifica o artistica protetta dal diritto d’autore anche a un sapore.

Nel giudizio d’appello si costituiva la società convenuta la quale, opponendosi alla tutelabilità del sapore, ribadiva il principio secondo cui il diritto d’autore tutelerebbe esclusivamente le opere visive e sonore, suscettibili di rappresentazione grafica. Di contro, il sapore, allo stato non rappresentabile graficamente, sarebbe caratterizzato esclusivamente dal carattere soggettivo della percezione gustativa che non consentirebbe di attribuire oggettività alla tutela autoriale reclamata.

A fronte delle lacune normative e interpretative, la Corte sospendeva il procedimento chiedendo che l’Avvocato Generale formulasse un parere in relazione a diversi quesiti di diritto tra cui la possibilità che il sapore di un alimento – come creazione intellettuale dell’autore – fosse tutelabile dal diritto d’autore.

L’avvocato Generale investito della questione, ha sviluppato il ragionamento percorrendo tre diversi livelli: il primo, relativo alla necessaria definizione unitaria tra gli Stati membri dell’opera tutelabile; il secondo relativo al carattere di originalità che deve contraddistinguere una creazione intellettuale secondo la disciplina autoriale; il terzo relativo alla qualificazione del sapore come opera non soltanto avente carattere originale, ma anche suscettibile di identificazione.

In particolare, per quanto più attiene a tale ultimo punto, nucleo centrale della questione, l’Avvocato Generale ha rilevato che l’espressione «opere letterarie ed artistiche» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, «comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». Lo stesso articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna contiene inoltre un elenco non esaustivo delle opere «letterarie ed artistiche» protette il quale, pur non facendo alcun riferimento ai sapori, né a opere analoghe ai sapori, quali gli odori o profumi, non li esclude espressamente.

Tuttavia, nonostante ciò, sembrerebbe che l’espressione «opere letterarie ed artistiche» faccia riferimento unicamente ad opere percepibili attraverso mezzi visivi o sonori, suscettibili, pertanto, di una rappresentazione visiva, non contemplando invece le produzioni percepibili attraverso altri sensi, quali il gusto, l’olfatto o il tatto.

Proprio la circostanza che il sapore rimanga confinato all’interno di una percezione meramente soggettiva, non suscettibile di essere rappresentata e, soprattutto, di essere valutata obiettivamente – essendo, quest’ultimo, esclusivamente legato al carattere soggettivo dell’esperienza gustativa – precluderebbe secondo le Conclusioni dell’Avvocato Generale la qualificazione dello stesso non soltanto come opera ai sensi della disciplina dettata in materia di diritto d’autore, ma anche di opera identificabile e distinguibile, non consentendo, pertanto, la sua proteggibilità.