Articoli

Un marchio non può essere considerato nullo per il solo fatto di essere stato registrato in classi in cui sono rivendicati beni o servizi “ampi”

Avv. Alessandro La Rosa

Con decisione emessa nella causa C-371/18 in data 20 gennaio 2020, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla possibilità che un marchio che rivendichi prodotti e servizi ampi, come nel caso di “software per computer” possa o meno essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo.

In particolare, la decisione trae inizialmente origine dalla controversia radicata da Sky per l’asserita contraffazione di quattro suoi marchi da parte della società SkyKick, fornitrice di servizi cloud. Quest’ultima si opponeva alle eccezioni di contraffazione, chiedendo in via riconvenzionale che i marchi di Sky fossero dichiarati in tutto o in parte nulli non soltanto a fronte della mancanza di chiarezza e precisione nelle specificazioni di prodotti e servizi, ma anche in quanto le domande sarebbero state presentate in malafede. Secondo la difesa di SkyKick, infatti, i marchi di titolarità di Sky erano stati registrati in molteplici classi, tra cui rientravano anche prodotti e servizi propriamente estranei all’attività svolta dalla stessa.

In altri termini, sulla base delle argomentazioni di Skykick, Sky avrebbe quindi registrato tali marchi a mero scopo difensivo, ovverosia, al fine di precludere a terzi di registrare marchi uguali o simili, sebbene per beni o servizi diversi rispetto a quelli rientranti nell’attività svolta dalla concorrente, precludendo un eventuale e futuro ingresso nel mercato.

Il Giudice della High Court of Justice (England and Wales) investiva così la Corte di Giustizia delle seguenti questioni:

1. Se un marchio dell’Unione europea o un marchio nazionale registrato in uno Stato membro possa essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto alcuni o tutti i termini nella specificazione dei prodotti e servizi non sono sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base dei predetti termini, la portata della protezione conferita dal marchio.

  1. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un termine come “software per computer” sia troppo generico e designi prodotti troppo vari per essere compatibile con la funzione del marchio quale indicazione di origine, sicché tale termine non è sufficientemente chiaro e preciso per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base di tale termine, la portata della protezione conferita dal marchio.
  2. Se possa costituire malafede il mero fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza l’intenzione di farne uso in relazione ai prodotti o servizi specificati.
  3. In caso di risposta affermativa alla terza questione, se sia possibile concludere che il richiedente abbia presentato la domanda in parte in buona fede ed in parte in malafede se, e nei limiti in cui, esso aveva intenzione di utilizzare il marchio in relazione ad alcuni dei prodotti o servizi specificati, ma non intendeva utilizzare il marchio in relazione ad altri prodotti o servizi specificati […]”.

In relazione al primo quesito la Corte ha stabilito che un marchio nazionale o comunitario, registrato per un complesso di prodotti o servizi, designato con insufficiente chiarezza e precisione può essere protetto, in ogni caso, solo per i prodotti e i servizi per i quali è stato oggetto di un uso effettivo.

Peraltro, sulla base dell’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di marchi, l’articolo 3 della direttiva 89/104 (così come anche le disposizioni del Regolamento 40/49), fornisce un elenco dei motivi di nullità, tra i quali non figura la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione di un marchio nazionale.

Con riferimento, invece, alla questione avente ad oggetto la possibilità che una domanda di registrazione di marchio effettuata senza che il richiedente abbia per il futuro intenzione di utilizzarlo possa o meno essere considerata effettuata in mala fede, la Corte ha chiarito che una domanda di marchio depositata senza che si abbia alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e i servizi oggetto della stessa costituisce un atto di malafede. In altri termini, un marchio potrà essere dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda, il richiedente abbia agito in malafede, con ciò presupponendo la sussistenza di uno stato d’animo o di un intento disonesto, sebbene contestualizzato nell’ambito di un contesto commerciale.

Pertanto, la causa o il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 40/94 e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima Direttiva 89/104 si applicano tutte le volte in cui possa emergere –a seguito di indizi rilevanti e concordanti- che “il titolare di un marchio ha presentato la domanda di registrazione non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine”.

La Corte ha, pertanto, statuito che il richiedente di un marchio, alla data del deposito o dell’esame dello stesso, non è tenuto ad indicare, né a conoscere l’uso che farà del marchio richiesto, disponendo lo stesso di un termine quinquennale per procedere all’uso effettivo conforme alla funzione essenziale del suddetto marchio.

La Corte al riguardo stabilisce e precisa, pertanto, in termini molto chiari che “la malafede del richiedente un marchio non può quindi essere presunta sulla base della mera constatazione che, al momento del deposito della sua domanda di registrazione, tale richiedente non aveva un’attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati nella suddetta domanda”.

In relazione al quesito sul se a fronte della mancanza di intenzione di utilizzare un marchio conformemente alle sue funzioni essenziali riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della registrazione, la nullità di tale marchio si estenda unicamente a tali prodotti o servizi la Corte ha altresì stabilito che “quando il motivo di nullità riguarda soltanto taluni dei prodotti o servizi designati nella domanda di registrazione, il marchio deve essere dichiarato nullo solo per tali prodotti o servizi”.

Traducendo in termini operativi la decisione della Corte di Giustizia in commento, quest’ultima introduce importanti precisazioni che potranno avere un effetto riflesso sui futuri depositi di marchi.

Questi potranno certamente riguardare tutti i beni e i servizi ritenuti necessari e strategici dal depositante, ma sempre nei limiti del loro effettivo utilizzo quinquennale e sempre che gli stessi non siano effettuati in mala fede, ossia al mero scopo di limitare la registrazione di marchi simili o uguali (relativamente a beni o a servizi non direttamente riconducibili all’attività posta in essere dal richiedente al momento del deposito), onde evitare l’ingresso nel mercato di un potenziale concorrente.

La Commissione Europea chiede agli stakeholder specifici “input” per la redazione di linee guida “tecniche” volte all’implementazione della direttiva 2018/1808/EU (“AVMS”)

Avv. Alessandro La Rosa

Il 14 novembre 2018 è stata approvata la direttiva “recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

Il considerando 5 della direttiva AVMS stabilisce che “sebbene l’obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore”.

L’articolo 1 del corpo normativo sovranazionale definisce il servizio di piattaforma per la condivisione di video come un servizio “quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico”.

La stessa direttiva AVMS attribuisce alla Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, il compito di pubblicare orientamenti relativi all’applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di “servizio di piattaforma per la condivisione di video”. Tali orientamenti, stabilisce il legislatore europeo, dovrebbero essere redatti “nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire mediante le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare e del diritto alla libertà di espressione”.

A tali fini la Commissione ha pubblicato un questionario che fornisce un elenco di “indicatori tecnici” sui quali gli stakeholder sono chiamati a fornire le loro valutazioni al fine di indicare la rispondenza degli stessi alle funzionalità essenziali delle video-sharing-platforms (la consultazione si chiuderà il 13 marzo p.v.).

La Commissione ha identificato tre aree di rilevanza dei detti “indicatori tecnici”.

La prima ha ad oggetto il “Rapporto tra il contenuto audiovisivo e l’attività o le attività economiche principali del servizio” Questo gruppo di indicatori si concentra sulla natura e sul particolare ruolo svolto dai video nel servizio offerto dalla piattaforma. All’interno di tale categoria, vengono identificate alcune caratteristiche “tipiche” dei servizi in questione, tra le quali (i) la natura “stand-alone” dei contenuti audiovisivi: i video dovrebbero essere caricati o condivisi su una piattaforma come elementi “stand-alone”, con l’obiettivo di attrarre gli utenti in virtù del loro intrinseco valore informativo, ludico o educativo; (ii) l’architettura e il layout esterno della piattaforma: la piattaforma dovrebbe essere orientata alla condivisione dei contenuti e consentire agli utenti di caricare, condividere o scaricare video indipendentemente dalla vendita di beni o servizi o dalla pubblicazione di opinioni o opinioni relative a un particolare prodotto o servizio; (iii) funzionalità specifiche del servizio volte a attrarre il pubblico: la piattaforma dovrebbe includere funzionalità volte ad attrarre l’attenzione degli utenti sui video; (iv) il modo in cui il servizio si posiziona sul mercato e il segmento di mercato a cui si rivolge: rileverebbe in sostanza anche il modo con cui il servizio si propone sul mercato nella comunicazione al pubblico.

La seconda ha ad oggetto la “Rilevanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi disponibili sul servizio”.

Questo gruppo di indicatori si concentra sulla quantità dei contenuti audiovisivi inclusi nella piattaforma, da determinarsi sulla base di elementi numerici oggettivamente accertabili. Rileverebbe a questi fini anche l’accertamento del fatto che gli utenti di una piattaforma facciano un uso effettivo dei video disponibili. Un confronto tra l’utilizzo di contenuti audiovisivi e altri tipi di contenuti all’interno della piattaforma dovrebbe dimostrare che i contenuti audiovisivi hanno un particolare “successo” tra gli utenti. Ancora, bisognerebbe tenere conto del pubblico effettivo di utenti “raggiunti”: in altre parole andrebbe esaminata anche la “viralità” dei video.

Infine, la terza area di “indicatori” prende in considerazione gli aspetti economici del servizio. Questo gruppo di indicatori si concentra sulla misura in cui i video sono in grado di generare ricavi sulla base del modello di business della piattaforma. In questa sezione sono incluse sia forme di monetizzazione diretta (tramite ad esempio la vendita di spazi pubblicitari nelle forme del pre, mid o post rolls o la fornitura di servizi pay per view) che indiretta (ad esempio tramite attività di monitoraggio dei comportamenti degli utenti per finalità commerciali o per la condivisione dei dati).

Sembrerebbe che la Commissione abbia ben identificato quanto meno i principali “indicatori tecnici” propri delle video sharing platforms ed è sorprendente la perfetta sintonia di quanto sopra descritto con gli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità. Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7708/2019 (RTI c Yahoo!) con cui sono stati enunciati gli elementi che caratterizzano alcuni servizi della società dell’informazione (in particolare gli hosting provider) “non passivi”: tali elementi, qualificati “indici di interferenza”, sono stati identificati dalla Suprema Corte nelle “attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione”.