Articoli

Emergenza Covid-19: Le misure di contenimento adottate dai principali Uffici di Proprietà Industriale nel mondo

Avv. Alessandro La Rosa

  1. Introduzione.

In questa sede saranno illustrate le misure adottate dai principali Uffici mondiali, nonché dall’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19.

  1. Stati Uniti – USPO.

L’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti al fine di fronteggiare l’emergenza Covid 19 ha previsto due importanti misure.

La prima avente ad oggetto la rinuncia alla firma manoscritta per la validità di alcuni documenti e pagamenti effettuati tramite carta di credito e non direttamente veicolati dai sistemi messi a disposizione dell’Ufficio. In tal caso, i titolari saranno autorizzati a fornire la propria firma anche per il tramite di scansione o mediante la c.d. “S-signature” modalità di firma elettronica che include tutti i sistemi di firma elettronici o meccanici.

La seconda misura consente ai richiedenti/titolari di marchi e brevetti di chiedere la rimessione in termini nel caso in cui non fossero stati nella condizione di pagare un rinnovo, ovvero di adempiere a un termine a causa dell’epidemia in atto.

Al fine di beneficiare della previsione il titolare/richiedente di un brevetto dovrà rilasciare una dichiarazione sulla base della quale non è stato possibile rispettare il termine in quanto personalmente interessato dall’epidemia, mentre il titolare/richiedente di un marchio sarà tenuto a spiegare in che modo il mancato adempimento è stato causato dalla suddetta epidemia. In ogni caso, la richiesta di rimessione in termini deve essere presentata entro due mesi dalla data di comunicazione di decadenza o di cancellazione.

  1. Canada – CIPO.

L’Ufficio marchi e brevetti canadese ha previsto l’ulteriore proroga rispetto a quella già prevista al 31.3.2020 del periodo di sospensione per gli adempimenti in materia di marchi e brevetti. In particolare, ha stabilito che tutti gli adempimenti i cui termini sarebbero scaduti tra il 16 marzo e il 30 aprile 2020, salvo diverse e ulteriori previsioni future, riprenderanno a decorrere dal 1 maggio 2020.

  1. Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale – WIPO.

Allo stato l’Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale – WIPO non ha ancora comunicato alcuna modifica a procedure o termini per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo, almeno fino a un contrordine ufficiale, la continuità dell’attività dell’Organizzazione.

Si rammenta, tuttavia, che nonostante non vi sia stata alcuna previsione di sospensione dei termini inerenti alle procedure WIPO, sulla base dell’art. 5, Paragrafi 1, 2, e 3 del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è previsto che la parte onerata della trasmissione di un determinato documento non potrà incorrere in decadenza se dimostri di essere stata impossibilitata alla stessa e provveda alla predetta trasmissione entro 5 giorni da quando avrà avuto accesso ai servizi postali o di trasmissione elettronica. La suddetta comunicazione dovrà comunque pervenire agli uffici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale entro e non oltre sei mesi dalla data in cui è scaduto il termine in questione.

  1. Ufficio brevetti europeo – EPO.

L’Ufficio brevetti europeo ha previsto la proroga fino al 17 aprile 2020 di tutte le scadenze comprese tra il 15 marzo 2020 e il 17 aprile 2020 interessanti i Paesi considerati ad alto rischio Covid quali Austria, Egitto, Francia, Germania, Iran, Italia, Corea(Daegue e la provincia di Gyeongsangbuk-do), Spagna, Svizzera (Vaud, Ginevra e Ticino), Stati Uniti (California, New Jersey, New York e Washington).

Le misure per fronteggiare l’emergenza così come anche i Paesi interessati dalle stesse saranno sottoposti a continuo aggiornamento e comunicati nella pagina EPO al link https://www.epo.org/news-issues/covid-19_fr.html.


Le informazioni contenute nel presente articolo sono soggette a continui aggiornamenti che rendono necessaria la verifica dell’attualità delle stesse all’interno dei siti web degli Uffici marchi e brevetti ivi menzionati.

Emergenza Covid-19: Le misure di contenimento adottate dai principali Uffici di Proprietà Industriale in Europa

Avv. Alessandro La Rosa

  1. Introduzione.

Al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19 i più importanti Uffici di proprietà intellettuale del mondo hanno disposto misure per consentire ai titolari di marchi, design industriali e brevetti di continuare a tutelare i propri diritti, superando, in particolare, le stringenti tempistiche caratterizzanti le diverse procedure.

In questa sede saranno trattate le misure adottate dall’Ufficio Europeo per la protezione della Proprietà Industriale (EUIPO), dai principali Uffici europei.

  1. Ufficio Europeo per la protezione della proprietà industriale – EUIPO.

L’Ufficio europeo per la protezione della Proprietà Intellettuale con decisione n. EX-20-3 ha previsto che tutti i termini gravanti su tutte le parti del procedimento che scadono tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono sospesi fino al 1 maggio (più precisamente fino al 4 maggio, essendo il 1 maggio giorno festivo, seguito da un fine settimana).

L’EUIPO per il tramite di un comunicato esplicativo precisa che la dicitura “tutti i termini” deve essere interpretata letteralmente e comprende tutte le scadenze procedurali, indipendentemente dal fatto che siano state stabilite dall’Ufficio o siano direttamente previste dl Regolamento.

Ha sottolineato altresì che l’espressione “procedimento dinanzi all’Ufficio” si riferisce esclusivamente a questioni relative a marchi e disegni e modelli, il che significa che i termini relativi ad altre questioni non trattate dall’RMUE o dal CDR (come il lavoro o gli appalti) o che riguardano altri aspetti (ad esempio la governance dell’Ufficio) non sono coperte dalla decisione n. EX-20-3.

Le parti del procedimento, al fine di ottenere la sospensione, non saranno tenute a rispettare alcuna formalità, in quanto la sospensione sarà automatica.

Tuttavia, nel caso in cui le parti siano in grado di rispettare la scadenza originaria o prorogata e scegliere di adempiere ai propri obblighi procedurali durante il periodo di sospensione, la procedura continuerà il suo tradizionale iter.

Entrando più nel dettaglio dei termini che potranno beneficiare della sospensione, l’Ufficio stila un elenco che comprende:

  1. Termini stabiliti a seguito di qualsiasi istanza dell’Ufficio, in tutti i procedimenti dinanzi all’EUIPO, comprese le sue Commissioni di Ricorso;
  2. Termini stabiliti direttamente dal:

–    Regolamento (UE) 2017/1001, dal Regolamento delegato sul marchio dell’Unione Europea (UE) 2018/625 e dal Regolamento di esecuzione sul Marchio dell’Unione Europea (UE) 2018/626;

–    Regolamento su disegni e modelli comunitari (CE) n. 6/2002 e dal Regolamento attuativo (CE) n. 2245/2002;

–    Convenzione di Parigi o da qualsiasi altro Trattato internazionale, e indipendentemente dal fatto che siano esclusi dalla restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 5, RMUE e dell’articolo 67, paragrafo 5, RDC.

L’EUIPO precisa tuttavia che il riferimento nella decisione ai “procedimenti dinanzi all’Ufficio” indica che i termini relativi ai procedimenti dinanzi ad altre Autorità non sono coperti dalla proroga, anche se menzionati nei Regolamenti.

  1. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM.

Con decreto legge 17 marzo 2020, l’art. 103, comma 1, ha stabilito la sospensione di tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, compresi i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi ai sensi dell’art. 176 c.p.i., senza che il titolare sia tenuto a presentare alcuna preventiva istanza. Decorso il periodo di sospensione, i termini ricominceranno a decorrere per la parte residua.

Gli unici termini non soggetti alla sospensione sono quelli relativi ai ricorsi contro i provvedimenti emessi dall’UIBM (termine perentorio di 60 giorni decorrente dal momento in cui si sia venuti a conoscenza del provvedimento da impugnare) in quanto riferiti a procedimenti aventi natura giurisdizionale e non amministrativa.

L’art. 103, comma 2 del Decreto prevede altresì che i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Successivamente a tale data, l’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, dovrà attivarsi nelle forme già previste dall’ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo anche attraverso il pagamento dei relativi oneri entro e no oltre il 30 giugno 2020.

Come anticipato, sebbene non sia necessario chiedere formalmente la sospensione dei termini riguardanti i procedimenti di opposizione o la notifica dei ricorsi, il Decreto Direttoriale ha espressamente previsto che al momento del deposito, successivamente al 15 aprile, il depositante sarà tenuto a precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del presente decreto.

  1. Le misure adottate da alcuni Stati europei.
  • Francia – Inpi.

L’Inpi con l’Ordinanza n. 2020-306 del 25 marzo 2020 ha previsto che tutti i termini che scadono nel periodo compreso tra il 12 marzo e un mese dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria siano rinviati al mese successivo rispetto a tale periodo.

A titolo esemplificativo, se la fine dello stato di emergenza è stato dichiarato, ad esempio, il 28 aprile, tutti i termini a carattere mensile che scadono tra il 12 marzo e il 28 maggio sono rinviati al 28 giugno se il periodo di tempo originario era di un mese e al 28 luglio se il periodo di tempo originario era di due o più mesi.

Tale previsione si applica a tutti i termini previsti dal codice della proprietà intellettuale, ad eccezione di quelli derivanti da accordi internazionali o da testi europei.

Come stabilito da numerosi Uffici, anche l’Inpi chiede di provvedere a dare impulso alle procedure e di depositare la documentazione entro i termini previsti dalla legge, se non impossibilitati, al fine di contenere rallentamenti durante il periodo di ripresa. Difatti, anche l’Ufficio per la proprietà industriale francese proseguirà ad elaborare le singole richieste attraverso i sistemi informatici a sua disposizione.

  • Gran Bretagna – IPO.

L’Ufficio per la tutela della Proprietà Industriale della Gran Bretagna ha recentemente adottato una misura simile a quella adottata dall’Ufficio francese, stabilendo, con provvedimento emesso in data 27 marzo 2020, la sospensione dei termini per l’espletamento di tutte le attività inerenti marchi, brevetti, design e modelli fino a un nuovo e diverso contrordine.

L’Ufficio si è riservato alla data del 17 aprile 2020 di intervenire con l’assunzione di provvedimenti di revoca della sospensione o di ulteriore prolungamento della stessa.

  • Germania – DPMA.

L’Ufficio per la tutela della Proprietà Intellettuale tedesco, in linea con le politiche degli altri Uffici europei, ha stabilito che le scadenze riguardanti tutti i procedimenti in corso saranno prorogate fino al 4 maggio 2020, fatta eccezione per quelle direttamente previste dalla legge. L’Ufficio anche in questo caso comunica la prosecuzione per via informatica dell’attività di ricezione degli atti per quanti non intendessero beneficiare della sospensione dei termini.

  • Spagna – OEPM.

Con risoluzione emessa in data 16.3.2020 del Direttore dell’Ufficio marchi e brevetti spagnolo è stata decisa la sospensione e interruzione del computo di tutti i termini inerenti ai diritti di proprietà industriale. L’Ufficio garantisce comunque la fruizione dei servizi telematici per coloro i quali avessero la necessità di proseguire l’attività di gestione dei diritti di proprietà industriale. A tal fine, viene comunicato che sono attualmente in fase di studio ulteriori misure volte a tutelare maggiormente i diritti degli interessati.

  • Svizzera – IPI.

L’Ufficio per la Proprietà Industriale svizzero consente in via ordinaria ai titolari dei diritti di chiedere proroghe per il rispetto di tutti i termini interessanti le procedure di marchi, brevetti e design. A seguito dell’emergenza Covid-19 ha previsto la concessione di un’ulteriore proroga dei suddetti termini pari a due mesi sia per la prima che per la seconda richiesta di proroga. In casi gravi e giustificati è concessa una terza proroga a prescindere dal consenso dell’eventuale controparte.

L’Ufficio ha precisato che le suddette disposizioni interessano anche le proroghe dei termini relativi alle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso del marchio, oltre a tutti i termini di pagamento che non siano definiti legalmente.

Oltre a tali misure, con decisione del 20 marzo 2020 assunta dal Consiglio federale molti dei termini relativi alle procedure dinanzi all’Ufficio sono stati dichiarati sospesi a decorrere dal 21 marzo e sino al 19 aprile 2020. Più nel dettaglio, i termini stabiliti dall’IPI, i termini relativi al pagamento delle tasse di proroga e delle tasse annuali e i termini stabiliti dalla legge con scadenza tra il 21 marzo e il 19 aprile 2020, scadranno il 20 aprile 2020;

Anche i termini per radicare i ricorsi saranno interessati dalla predetta proroga.

Non sono stati interessati da alcuna sospensione i termini:

  1. stabiliti in mesi o in anni (così, ad esempio, i termini di priorità e il termine di opposizione o quello per il pagamento della tassa di opposizione);
  2. in scadenza successivamente al 19 aprile 2020;
  3. relativi alle procedure internazionali (PCT, CBE, sistema di Madrid, sistema dell’Aja).

L’Ufficio ha precisato altresì che la sospensione non incide sulla naturale durata dei titoli di protezione dei diritti di proprietà industriale.


Le informazioni contenute nel presente articolo sono soggette a continui aggiornamenti che rendono necessaria la verifica dell’attualità delle stesse all’interno dei siti web degli Uffici marchi e brevetti ivi menzionati.

Decadenza di marchi e brevetti inutilizzati ma difesi per ostacolare i concorrenti

Avv. Alessandro La Rosa

Un marchio deve essere dotato dei requisiti della novità e capacità distintiva (sicché, nel caso di specie, il segno del noto scooter “Innocenti Lambretta” non potrebbe coesistere con il segno “Lambretta Innocenti”). Ma il ricorso per cassazione è inammissibile tutte le volte in cui il motivo si risolva in un’interpretazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi ammessi in sede d’appello, dunque in una censura di merito (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20717).

In tema di regole sulla descrizione del brevetto e delle caratteristiche di un prodotto, può procedersi all’interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni, poiché esse devono essere interpretate alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dunque anche dai disegni, che sono espressamente richiamati dall’articolo 52, comma 2, c.p.i. (D.Lgs n. 30/2005). Pur in assenza di un danno emergente, l’attività illecita contraffattiva posta in essere dal concorrente sussiste sotto il profilo del lucro cessante essendo sufficiente la prova dell’avvenuta vendita del prodotto contraffatto, non trovando alcun riscontro la tesi secondo cui l’esibizione delle scritture contabili può essere disposta ai soli fini della liquidazione di un danno già provato e non anche ai fini della prova della sussistenza di un danno. Nell’accertata impossibilità di determinare l’ammontare degli utili conseguiti dal contraffattore, può procedersi alla liquidazione del lucro cessante secondo il criterio della royalty, come previsto dall’articolo 125, comma 2, c.p.i. (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20716).

L’intenzione di impedire a un terzo di commercializzare un prodotto, in talune circostanze, può caratterizzare la malafede del richiedente e ciò si verifica in particolare qualora quest’ultimo abbia fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire l’accesso di altri nel mercato (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20715).

Il “rideposito” del brevetto, compiuto al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, di un marchio rimasto inutilizzato per tre anni ex articolo 42 Rd n. 929/1942 ratione temporis, effettuato al solo scopo di impedirne la decadenza, pur esprimendo la volontà di farne prima o poi uso, non è sufficiente a fare superare la sanzione della decadenza del marchio disposta dal legislatore quando il marchio sia già in uso o sia stato registrato da altri nel frattempo, non rilevando, a tale fine, la persistente notorietà del marchio né richiedendosi la perdita completa della sua capacità distintiva (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 marzo 2017 n. 7970).

Nel campo dei brevetti, tutte le volte in cui le sole rivendicazioni che caratterizzano il trovato non siano di per sé sufficienti a descriverlo chiaramente, i limiti della sua protezione possono individuarsi oltre che per mezzo di esse, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, c.p.i. (D.Lgs n. 30/2005), secondo cui nell’interpretazione del brevetto va privilegiata la rivendicazione rispetto alla descrizione, anche attraverso la descrizione dello stesso brevetto (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 luglio 2016 n. 15705).

Sebbene ogni domanda di brevetto debba avere ad oggetto una sola invenzione, potendo peraltro la domanda consistere in un complesso di più elementi inventivi oggetto di rivendicazioni plurime, qualora sia stata concessa la registrazione relativa a rivendicazioni prive dei requisiti di autonoma proteggibilità, è ammessa la nullità parziale del brevetto, che conserva la validità delle rivendicazioni concorrenti dotate dei requisiti di legge per essere brevettate, anche con riferimento a un brevetto di combinazione (articolo 79 Rd n. 1127/1939) (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 marzo 2012 n. 4739).