La contraffazione del marchio che gode di notorietà: il caso Gucci e i presupposti di tutela

Avv. Alessandro La Rosa

La Sezione I della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17 ottobre 2018, n. 26000 è tornata sull’argomento relativo alla tutela di un marchio che gode di rinomanza e ai presupposti necessari perché questa sia riconosciuta.

La Guccio Gucci S.p.a. eccepiva l’avvenuta registrazione e utilizzazione da parte di un terzo di un marchio simile al proprio e ne chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità con contestuale accertamento della contraffazione sia per rischio di confusione che per violazione della disciplina dettata in materia di marchio rinomato.

La Corte d’Appello precedentemente investita della questione aveva escluso la confondibilità tra i marchi oggetto di contestazione in quanto il marchio oggetto del giudizio “pur evocando sfacciatamente il simbolo Gucci, ne richiamava le fattezze impiegando lettere diverse e con un’impronta generale non graficamente sovrapponibile, con varianti che non potevano sfuggire ai clienti della rinomata casa; ha quindi osservato che i prodotti dello S., non comparabili per qualità, non erano intesi a proporsi come Gucci, ma tipo Gucci, sfruttando la celebrità altrui, in tal modo esaltandola e non già svilendola”.

Il noto brand di moda impugnava la decisione della Corte d’Appello sulla base di due diversi motivi.

In particolare, con il primo motivo contestava la motivazione del giudice di secondo grado in quanto, pur avendo rimarcato la forza e la rinomanza del marchio, ha ritenuto che le varianti “anche minime” fossero sufficienti a far escludere la confondibilità, riducendo in tal modo l’ambito di tutela. Con il secondo, invece, denunciava la violazione della disciplina dettata in materia di rinomanza del marchio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi stabilendo che se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti da questo contraddistinti e, quindi, è forte, le “variazioni che lasciano intatta l’identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità”, occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata “appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti” (Cass. n. 18920/2004).

Pertanto, al fine di escludere l’illecito davanti a una similitudine tra un marchio forte ed un altro potenzialmente contraffatto, si dovrà verificare che la somiglianza non riguardi il nucleo che contraddistingue il messaggio veicolato, ma la sussistenza o meno dell’affinità tra i prodotti e, infine, apprezzare il rischio di associazione. Ciò anche in quanto, il titolare del marchio registrato successivamente rispetto a quello rinomato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore, recando pregiudizio allo stesso.

Oltre a ribadire tali principi, la Corte di Cassazione rileggendo le disposizioni del Codice di proprietà industriale e del Regolamento Comunitario, con specifico riferimento all’art. 5 comma 2 della Direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, individua tre specifici profili la cui valutazione è necessaria al fine di verificare la sussistenza o meno della contraffazione di un marchio rinomato.

Il primo riguarda l’oggetto della tutela, con riferimento al marchio registrato caratterizzato dalla “rinomanza” o “notorietà”; il secondo ha ad oggetto i presupposti necessari per accedere alla tutela, posto che l’accertamento dell’identità o della somiglianza dei marchi contrapposti dei quali uno sia riconosciuto come notorio, resta del tutto sganciato dalla sussistenza o meno  di affinità tra prodotti o servizi e dalla sussistenza o meno del rischio di associazione; il terzo riguarda invece i casi in cui la tutela preservi non solo la funzione distintiva del marchio in sé, ma impedisca che terzi possano trarre un indebito pregiudizio dall’utilizzo non autorizzato di un segno simile al marchio precedentemente registrato attraverso il c.d. agganciamento parassitario, ovvero un pregiudizio alla capacità distintiva, rinomanza o notorietà del marchio stesso.

Più precisamente, le violazioni contro le quali è assicurata detta tutela sono il pregiudizio al carattere distintivo, il pregiudizio alla notorietà e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso del marchio anteriore, condotte che possono comportare la diluizione del marchio, sussistente quando viene indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.

La lettura proposta dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento attiene tuttavia alla delimitazione del “vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio”, detto anche “parassitismo”. Difatti quest’ultimo deve essere ricollegato non tanto al pregiudizio subito dal marchio, quanto al vantaggio di cui il terzo beneficerebbe dall’uso del segno identico o simile al marchio.

Tale è il caso in cui, a seguito di un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, venga sfruttata la notorietà del marchio senza che il titolare del marchio contestato abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale posto in essere per crearlo e mantenerne l’immagine.

Ad assumere un particolare valore nonché meritevolezza di tutela sono l’attrazione e l’intrinseco valore aggiunto presenti in alcuni marchi grazie alla diffusa notorietà di cui godono: il fulcro della tutela non sarà più o non sarà solo la distintività del marchio, ma la sua stessa funzione attrattiva con il riconoscimento contestualmente della rilevanza economica della tutela di caratteri quali la carica suggestiva e l’appeal.