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Violazioni di diritti di proprietà intellettuale: risarcimento dei danni punitivi?

Avv. Alessandro La Rosa

Internet e le nuove tecnologie digitali stanno trasformando il mondo in cui viviamo ed in particolare si sta assistendo all’affermarsi di nuovi modelli di business. A tal proposito, la Commissione Europea è nel pieno dell’iter legislativo per la creazione di un mercato unico digitale, le cui principali priorità sono l’ammodernamento della legge sul copyright ed il funzionamento delle piattaforme online. Alcuni studi hanno infatti accertato che il fenomeno della pirateria online ha un notevole impatto negativo –soprattutto in termini di introiti– sull’industria creativa (i.e. industria cinematografica). In tale contesto, è interessante vedere come –da parte loro– i Tribunali nazionali ed europei abbiano affrontato il tema del risarcimento dei danni derivanti da violazioni di diritti d’autore ed in particolare quale criterio sia stato applicato per la relativa quantificazione.

In Italia, è ormai consolidato il criterio di stima che deve necessariamente tenere conto del c.d. “prezzo del consenso” ossia il prezzo normalmente praticato dal titolare dei diritti sull’opera per la concessione in uso dell’opera stessa. Da ultimo, la Corte d’Appello di Roma (sentenza del 29.4.2017, RTI-Break Media) ha proprio confermato tale principio sulla base del dato normativo comunitario: l’art. 13 della Direttiva 2004/48/CE (cd. “enforcement”), al paragrafo 2, stabilisce che: “Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni: […]; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione” (si veda anche Tribunale di Roma, sent. 15.7.2016, RTI-Megavideo).

Nel panorama europeo, la quantificazione del danno è stata anche oggetto di ragionamenti di più creativi volti alla ricerca di criteri di stima alternativi. Per esempio, la Corte d’Appello di Parigi (Pol 5, Ch 13, 7 Giugno 2017, D.M. v APP, Microsoft, Sacem and others), in una sua recente decisione riguardante piattaforme che indicizzano i link verso file pronti per il download, ha sdoganato un nuovo calcolo dei danni attraverso l’utilizzo di una formula matematica che tenga conto del numero di opere oggetto di violazione, di visualizzazioni illecite e delle relative royalties (nel caso di specie 2 euro).

Un ulteriore spunto interessante su possibili risvolti nell’ambito della quantificazione del risarcimento del danno è fornito dalla decisione del caso C-367/15, in cui la Corte di Giustizia Europea (CGUE) ha chiarito la sua posizione in materia di danni punitivi. I c.d. danni punitivi costituiscono uno fra gli istituti più affascinanti e al tempo stesso controversi del diritto privato dei Paesi di common law. I “punitive” o “exemplary damages”, un istituto usato soprattutto nel Nord America, consistono nel riconoscimento al danneggiato, prevalentemente in ipotesi di tort, ossia di responsabilità extracontrattuale, di una somma ulteriore rispetto a quella necessaria a compensare il danno subito (compensatory damages), qualora il danneggiante abbia agito con malice (forma simile al dolo) o gross negligence (colpa grave).

Il caso in commento vede contrapposti un’organizzazione di gestione collettiva dei diritti d’autore autorizzata in Polonia (SFP) e abilitata a gestire e tutelare i diritti d’autore relativi alle opere audiovisive e la società OTK operante nella distribuzione di programmi televisivi tramite una rete via cavo nell’area della città di Oława (Polonia). Successivamente alla risoluzione di un contratto di licenza il quale stabiliva le regole di remunerazione tra le parti, la OTK ha continuato ad utilizzare opere tutelate dal diritto d’autore e ha presentato alla Komisja Prawa Autorskiego (commissione del diritto d’autore, Polonia) una domanda tendente, in sostanza, alla fissazione della remunerazione dovuta per l’uso dei diritti d’autore gestiti dalla SFP. Quest’ultima ha poi ricorso contro la OTK davanti alle autorità giudiziarie polacche. Da ultimo la Corte Suprema polacca sottoponeva alla Corte di Giustizia Europea una questione pregiudiziale.

La pronuncia pregiudiziale in oggetto verte sul possibile conflitto tra l’art. 13 della Direttiva 2004/48 e la legge polacca, in base alla quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, che sia stato oggetto di violazione, può pretendere dall’autore della violazione, senza dover dimostrare il danno effettivo ed il nesso di causalità tra il fatto generatore di tale violazione ed il danno subito, il pagamento di una somma equivalente al doppio (o al triplo) della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera.

La Corte ha chiarito (nuovamente) che la Direttiva 2004/48 sancisce uno standard minimo per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e non impedisce agli Stati membri di prevedere misure di protezione più incisive (vedi anche sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C-481/14, punti 36 e 40). Inoltre, conformemente ai considerando 5 e 6 e all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/48, ai fini dell’interpretazione delle sue disposizioni, devono essere presi in considerazione gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza delle convenzioni internazionali, tra cui il trattato ADPIC (TRIPs), la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma. Orbene, tanto l’articolo 1 dell’accordo sugli ADPIC quanto l’articolo 19 della Convenzione di Berna e l’articolo 2 della Convenzione di Roma, consentono agli Stati contraenti di concedere ai titolari dei diritti interessati una tutela più ampia di quella prevista da tali strumenti rispettivi. Pertanto, l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento, che prevede che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati possa chiedere all’autore della violazione di tali diritti il risarcimento dei danni da esso subiti mediante il versamento di una somma equivalente al doppio di un canone ipotetico. A questo proposito la Corte ha chiarito che la circostanza secondo la quale la direttiva 2004/48 non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento cosiddetto «punitivo», non può essere interpretata come un divieto d’introdurre una misura del genere. In secondo luogo, la Corte ha osservato che il mero versamento, nell’ipotesi di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, del canone ipotetico non è idoneo a garantire un risarcimento dell’integralità del danno effettivamente subito, poiché il pagamento di tale canone, da solo, non garantirebbe il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all’identificazione di possibili atti di contraffazione, menzionati al considerando 26 della direttiva 2004/48, né il risarcimento di un eventuale danno morale (v., a tale ultimo proposito, sentenza del 17 marzo 2016, Liffers, C-99/15, punto 26), né ancora il versamento di interessi sugli importi dovuti. Tuttavia, precisa la Corte, non può essere escluso che, in casi eccezionali, il risarcimento di un danno calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico superi in modo così palese e considerevole il danno effettivamente subito da far sì che una domanda in tal senso possa costituire un abuso di diritto, vietato dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48. Tuttavia, nel caso di specie, ai sensi della normativa polacca, in un’ipotesi del genere, il giudice polacco non sarebbe vincolato dalla domanda del titolare del diritto violato.

Concludendo, questa sentenza, oltre ad aprire le porte –se pur astrattamente– ai c.d. danni punitivi, assume un significato economico-sociale di non poca rilevanza se vista anche alla luce delle sopramenzionate sentenze nazionali. Infatti, sembra porre l’attenzione sulla poca adeguatezza del risarcimento del danno liquidato nell’ambito delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale, aprendo allo stesso tempo a soluzioni che vanno al di là del mero prezzo del consenso.

 

Nuova decisione della CGUE sul criterio di giurisdizione nell’UE

Avv. Alessandro La Rosa

Il conflitto di giurisdizione costituisce senza dubbio un tema delicato per i legislatori nazionali ed europei. La rilevanza economica e sociale assunta dai mercati online ha maggiormente accentuato l’esigenza di promuovere una migliore cooperazione tra gli Stati Membri europei al fine di garantire certezza del diritto e più speditezza nella circolazione delle decisioni nazionali all’interno dell’Unione Europea. Nell’ambito della proprietà intellettuale e del diritto all’immagine, tale esigenza è ancora più sentita data la grande mole di contraffazioni online ed usi lesivi di brand o immagini altrui che Internet ha reso ancor più di facile attuazione.

Come noto, il Regolamento n. 1215/12/CE ha da ultimo modificato la disciplina europea (Reg. n. 44/2001/CE) in materia di giurisdizione ed esecuzione dei provvedimenti nazionali negli altri Stati Membri, recependo, peraltro, molti principi fissati dalla giurisprudenza europea.

Il principio generale stabilisce che la competenza giurisdizionale debba essere esercitata dal paese dell’UE in cui il convenuto è domiciliato, indipendentemente dalla sua nazionalità. Tuttavia, in alcune circostanze, il convenuto potrà essere citato avanti al tribunale di un altro paese dell’UE. Il Regolamento elenca i settori di giurisdizione ove è così: la giurisdizione speciale o esclusiva, nonché la giurisdizione in materia di assicurazioni, contratti di consumo e contratti di lavoro individuali.

Le disposizioni che meritano più attenzione sono quelle relative alla competenza giurisdizionale in materia di illecito extra-contrattuale. Al riguardo, l’art. 7 del Regolamento dispone che nei casi di illeciti la giurisdizione spetterà al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Sul tema, la Corte di Giustizia Europea era già intervenuta più volte per precisare che ai fini della giurisdizione potrà aver rilevanza sia il luogo dove è insorto il danno, sia dove si è verificato il fatto generatore (cfr. CGEU, C-68/93 e C-161/10). Sebbene tale criterio sia alternativo al principio generale del luogo del domicilio del convenuto, esiste una grande differenza con riferimento all’estensione del risarcimento danni che l’attore potrà chiedere nell’uno e nell’altro caso. In linea generale, se l’illecito ha recato danni in più Paesi, l’attore potrà chiedere il risarcimento di tutti i danni occorsi nelle varie giurisdizioni solo qualora abbia adito il giudice dello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Mentre, in tutte le altre giurisdizioni potranno essere risarciti soltanto i danni arrecati nel singolo Paese (approccio a mosaico: C-21/76, C-69/93).

Nei casi di ubiquitous media, ovvero di attività avvenute nel web, il trasgressore potrebbe agire da qualsiasi parte dell’UE (o meglio del Globo) e arrecare danni in un numero potenzialmente illimitato di Paesi. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. per tutte Tribunale di Roma, ordinanza collegiale del 22.1/11.2.2010), se l’attore lamentasse in giudizio la lesione dei propri diritti, in alternativa al criterio generale, l’azione potrà essere proposta anche davanti alla Sezione Specializzata competente per il luogo dove i fatti lesivi siano stati commessi o dove i danni si siano verificati, quando risulti che l’azione del danneggiante sia stata tale da poter essere ragionevolmente considerata diretta anche verso lo Stato in cui, appunto, si sono verificati i danni. Ovviamente, il prerequisito affinchè si possa agire in un determinato Stato, diverso da quello del domicilio del convenuto, è che il diritto di cui si chiede tutela e ristoro sia protetto in quello Stato Membro.

Sul punto, è interessante osservare come tali principi siano stati applicati dalla Corte di Giustizia Europea in materia di diritti della personalità e quali eventuali sviluppi potrebbero portare.

In merito, nella sentenza eDate (C-509/09 e C-161/10) la Corte ha formulato un ulteriore (rispetto a quelli di cui si è già discusso sopra) criterio di competenza in riferimento solamente ai casi di diffamazione: un’azione può essere avviata dinanzi ai giudici del luogo in cui si trova il centro degli interessi dell’attore per il risarcimento totale (e non territoriale/mosaico) dei danni subiti. Tale luogo corrisponderebbe allo Stato membro in cui l’attore risiede abitualmente o ad un altro uno Stato membro rispetto al quale possa essere dimostrata l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto, ad esempio perché l’attore vi esercita un’attività professionale. Sebbene non sia espressamente menzionata, sembrerebbe che nella sentenza eDate l’idea fortemente sottesa alla creazione di un criterio supplementare speciale di competenza sia la tutela di diritti fondamentali.

Gli effetti di tale sentenza sembrerebbero tuttavia limitati soltanto ai casi di diffamazione riguardanti persone fisiche, con esclusione delle persone giuridiche, anche in virtù della decisione resa in Shevill e altri contro Presse Alliance (C-69/93).

Tale limitazione potrebbe essere tuttavia superata se la Corte di Giustizia deciderà di seguire le conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso C-194/16.

Infatti, lo scorso 13 luglio, nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale Bobek ha ritenuto che una società che lamenti la violazione dei propri diritti della personalità a causa della pubblicazione di informazioni lesive su Internet potrà agire in giudizio nello Stato membro in cui si trova il “centro dei suoi interessi” per il risarcimento della totalità del danno subito. Nella motivazione, l’AG ha ricordato che il luogo in cui il danno è avvenuto è presumibilmente quello in cui la reputazione della persona è stata maggiormente lesa: per l’appunto, nei casi di diffamazione tale luogo è presumibilmente quello in cui la persona fisica o giuridica abbia il proprio centro di interessi. Il caso in questione è importante in quanto potrebbe portare i giudici europei a modificare la loro giurisprudenza anche in virtù della natura particolare di Internet e delle informazioni pubblicate su di esso, abbandonando, in particolare, per quanto riguarda il contenuto reso accessibile su Internet, la competenza a mosaico che è stata definita, per esempio, nella sentenza Shevill in specifico riferimento ai danni derivanti dalla diffusione di informazioni diffamatorie attraverso la carta stampata.

Corte di Giustizia Europea: la piattaforma di condivisione di contenuti è responsabile delle violazioni dei suoi utenti

Avv. Alessandro La Rosa

Il 14 giugno c.a., la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-610/15, ha deciso una controversia tra la Stichting Brein, una fondazione che protegge gli interessi dei titolari del diritto d’autore e la Ziggo BV nonché la XS4ALL Internet BV, fornitori di accesso a Internet, relativamente ad alcune domande presentate dalla Stichting Brein e dirette a far ingiungere alle due società di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP della piattaforma di condivisione online «The Pirate Bay» (in prosieguo: la «piattaforma di condivisione online TPB»).

La Corte Suprema olandese aveva sottoposto il caso alla CJEU ponendo la seguente questione: “se si configuri una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], ad opera del gestore di un sito Internet ove sul sito in parola non si trovano opere protette, ma esiste un sistema (…) con il quale vengono indicizzati e categorizzati per gli utenti metadati relativi ad opere protette disponibili sui loro computer, consentendo loro in tal modo di reperire e caricare e scaricare le opere protette“.

La decisione è di particolare rilievo per diversi motivi ma soprattutto perché, in prospettiva comparatistica, alcuni principi fissati dal Giudice Europeo risultano essere in piena sintonia con la più recente giurisprudenza italiana e in particolare, con la recentissima sentenza n. 2833/2017 del 28.4.2017 della Corte d’Appello di Roma sul caso RTI c. Break Media (già commentata qui).

La CJUE, come i giudici di Roma, nel valutare il grado di coinvolgimento della piattaforma di condivisione di contenuti TPB nell’attività di comunicazione al pubblico degli stessi –oltre a valutare se, nella fattispecie, sussistessero le condizioni per poter affermare l’esistenza di un atto giuridicamente rilevante di “comunicazione” e di un “pubblico nuovo”- ha rilevato che nel caso in esame i gestori della piattaforma online in oggetto non si limitavano a una mera attività tecnica e dunque neutra di gestione dei dati immessi dagli utenti. Infatti, la piattaforma provvede a indicizzare i file torrent, di modo che le opere a cui tali file torrent rinviano possono essere facilmente localizzate e scaricate dagli utenti della suddetta piattaforma di condivisione. Inoltre, dalle osservazioni presentate alla Corte emerge che la piattaforma di condivisione online TPB propone, in aggiunta a un motore di ricerca, un indice che classifica le opere in diverse categorie, a seconda della natura delle opere, del loro genere o della loro popolarità, e che gli amministratori di tale piattaforma verificano che un’opera sia inserita nella categoria adatta. Inoltre detti amministratori provvedono ad eliminare i file torrent obsoleti o errati e filtrano in maniera attiva determinati contenuti (cfr. paragrafi 36, 37, 38, 39 della decisione).

Peraltro, specifica la Corte, “non si può contestare che la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, sono realizzate allo scopo di trarne profitto, dal momento che tale piattaforma genera, come risulta dalle osservazioni presentate alla Corte, considerevoli introiti pubblicitari(cfr. paragrafo 46).

Tale attività, continua il Giudice europeo, non realizza una “mera fornitura” di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione, ai sensi del considerando 27 della direttiva 2001/29. Bensì, costituisce una chiara condotta attiva del provider costituente atto di comunicazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

Tale reasoning ricorda molto quello fornito dal giudice d’appello nel già richiamato caso (RTI c. Break Media). Infatti, anche in quell’occasione il giudice italiano aveva ritenuto che l’attività svolta dal provider Break Media non poteva ritenersi limitata alla sola fornitura di un supporto tecnico per consentire agli utenti di accedere alla piattaforma digitale; ma tale attività era “risultata ben più complessa ed articolata di una attività di tipo neutro, automatico e meramente tecnico , tenuto conto delle pluriarticolate attività svolte dal provider nella gestione dei contenuti immessi sulla propria piattaforma digitale”.

Più nel dettaglio, il primo giudice romano, aveva chiarito che tale attività di gestione si concretizzasse proprio nell’attività di indicizzazione e catalogazione dei contenuti, oltre che allo sfruttamento degli stessi a fini economici.

Negli stessi termini si è già espresso lo stesso Tribunale delle Imprese di Roma con sentenza 14279/2016 del 15 luglio 2016 sul caso RTI c. Megavideo (già commentata qui): anche in tale occasione i giudici romani avevano rilevato che detta piattaforma di condivisione non avesse un comportamento agnostico rispetto ai contenuti caricati dagli utenti sulla base di attività di ottimizzazione e catalogazione dei contenuti effettuata direttamente dai gestori della stessa.

Perfettamente allineato a tale reasoning è anche il Tribunale delle Imprese di Milano, con le due note sentenze RTI c. Italiaonline ed RTI c. Yahoo!: in entrambi i casi i giudici milanesi avevano rilevato la presenza di un coinvolgimento diretto delle piattaforme di condivisone dei contenuti nella violazione dei diritti autorali di RTI, tra l’altro, sulla base di attività di catalogazione ed indicizzazione dei video di RTI abusivamente pubblicati nonché per l’esistenza di uno sfruttamento economico degli stessi su base pubblicitaria.

Corte di Giustizia: danni punitivi per chi viola la proprietà intellettuale

Avv. Alessandro La Rosa

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza resa lo scorso 25 gennaio c.a. (causa C-367/15) ha affermato il principio per cui l’uso non autorizzato di un’opera altrui legittima il titolare dei diritti sulla detta opera a chiedere all’autore della violazione il pagamento di una somma equivalente al doppio del prezzo normalmente richiesto a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera, senza dover dimostrare il danno effettivamente subito.

Con tale decisione la CGUE ha chiarito, in particolare, la portata dell’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE (cd. “enforcement”) in riferimento ad un caso di violazione dei diritti autorali connessi su opere televisive.

La CGUE è stata chiamata a rispondere alla seguente questione pregiudiziale: “se l’articolo 13 della direttiva 2004/48 possa essere interpretato nel senso che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere la riparazione dei danni da esso subiti sulla base dei principi generali, oppure se, senza dover dimostrare il danno ed il nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione dei suoi diritti ed il danno, possa esigere il pagamento di una somma di denaro dell’importo equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata, dal momento che l’articolo 13 della direttiva 2004/48 prevede che a decidere in merito ad un risarcimento sia il giudice, tenendo conto delle circostanze elencate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e che solo in via alternativa, in alcuni casi, egli può fissare a titolo di risarcimento una somma forfettaria, tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva”.

La Corte ha risolto la questione dando risposta affermativa al quesito su indicato affermando che tale norma non osta ad un’interpretazione estensiva della misura di calcolo del danno, posto che “Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal fatto, in primo luogo, che un risarcimento calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico non è esattamente proporzionale al danno effettivamente subito dalla parte lesa. Infatti, tale caratteristica è intrinseca ad ogni risarcimento forfettario, come quello espressamente previsto all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48”.

Peraltro, precisa la Corte, non sarebbe nemmeno equo pretendere che l’autore della violazione sia tenuto a pagare esattamente quanto avrebbe pagato in caso di autorizzazione all’uso delle opere perché “il mero versamento, nell’ipotesi di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, del canone ipotetico non è idoneo a garantire un risarcimento dell’integralità del danno effettivamente subito, poiché il pagamento di tale canone, da solo, non garantirebbe il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all’identificazione di possibili atti di contraffazione, menzionati al considerando 26 della direttiva 2004/48, né il risarcimento di un eventuale danno morale (v., a tale ultimo proposito, sentenza del 17 marzo 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, punto 26), né ancora il versamento di interessi sugli importi dovuti”.

Con tale sentenza, in definitiva, viene attribuita agli Stati Membri la possibilità di introdurre, nella materia de qua, forme risarcitorie di tipo punitivo.

Si segnala al riguardo la recente ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha deciso di rimettere alle Sezioni Unite, la decisione sulla ammissibilità, nell’ordinamento italiano, dei c.d. punitive damages, “in quanto implicante la soluzione di una questione di massima di particolare importanza”.

Tanto anche in considerazione del fatto che, proprio le leggi italiane sulla proprietà intellettuale (cfr. art. 158 LDA) ed industriale (art. 123 CPI), “riconoscono al danneggiato un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall’autore del fatto, connotato da una funzione preventiva e deterrente, laddove l’agente abbia lucrato un profitto di maggiore entità rispetto alla perdita subita dal danneggiato” e che la Suprema Corte (Cass. n. 8730 del 2011) ha già chiarito che il citato corpo normativo contempla una “funzione parzialmente sanzionatoria (del risarcimento ndr), in quanto diretta anche ad impedire che l’autore dell’illecito possa farne propri i vantaggi”.