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L’agganciamento al carattere distintivo e alla rinomanza di marchi altrui

La sentenza n. 7940 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa – A, resa il 13.7.2017, ci permette di tornare a trattare il tema della concorrenza sleale e della contraffazione di marchi prestigiosi del settore di lusso.

L’indebito vantaggio dell’agganciamento al carattere distintivo e alla rinomanza dei marchi con palese sfruttamento della scia del marchio notorio e del credito che si giunge a godere sul mercato si configura come appropriazione parassitaria.

Questo è il principio espresso dalla citata sentenza del Tribunale di Milano.

Nel caso di specie le Sig.re “omissis” e “omissis”, titolari di due esercizi attivi nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori hanno convenuto la società “Ferragamo s.p.a.” per sentir accertare che la commercializzazione delle scarpe delle due commercianti oggetto di contestazione non costituiscono contraffazione del marchio comunitario della società italiana “Ferragamo”. Quest’ultima si è costituita contestandone la fondatezza e affermando che le due diverse fibbie utilizzate dalle commercianti cinesi riproducevano in modo pedissequo i marchi “Vara” della Ferragamo, in particolare la placchetta metallica.

Sul punto il giudice –effettuati gli accertamenti e confronti necessari- ha ritenuto che la tutela di cui godono i marchi rinomati “non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio rinomato e il segno tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, essendo sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio rinomato abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio”.

Sotto l’aspetto del risarcimento del danno, invece, il Tribunale di Milano ha affermato la sussistenza in capo alle commercianti cinesi di un danno in termini di svilimento dei marchi “Vara”, derivante dalla presenza sul mercato dei prodotti in oggetto.

Si delinea così la centralità della funzione comunicativa del marchio e il fatto che la sua tutela attiene strettamente alla sua capacità di comunicare un messaggio rilevante nel giudizio del pubblico.

Sono sufficienti gli elementi essenziali dell’opera originale perché possa sussistere il plagio

Avv. Alessandro La Rosa

Come noto, il carattere creativo di un’opera (anche se minimo) e la novità dell’opera costituiscono requisiti necessari perché la stessa formi oggetto di diritto d’autore.

Si deve evidenziare che il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, bensì è inteso quale personale ed individuale espressione di un atto estrinsecato nel mondo esteriore.

La maggior preoccupazione dei titolari di un’opera è la lotta contro il plagio. Infatti, non ogni spunto o parziale riproduzione può essere ritenuto un plagio. In particolare, nei casi di opere molto stereotipate, in cui è difficile distinguere le parti originali da quelle derivanti da consuetudine associata al genere, non sono rare coincidenze creative. Pertanto, per accertare l’assenza di plagio, occorre accertarsi che l’opera non si costituisca di meri elementi ininfluenti e non individualizzanti.

Il plagio-contraffazione dell’opera artistica si configura quando si può cogliere una vera e propria trasposizione della “individualità rappresentativa” dell’opera plagiata.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza resa il 4.7.2017, n. 7480. La contraffazione ricorre quando vengono riprodotti i tratti essenziali dell’opera originale che rendono identificabile lo stile di un determinato artista.

Nel caso di specie, un noto scultore, che con un particolare tipo di acciaio “corten” realizzava opere d’arte, ricorreva innanzi ai giudici milanesi per sentir accertare che la società “omissis” –per la quale, in passato, aveva collaborato e realizzato opere utilizzando lo stesso materiale– installando una scultura in una rotatoria di una strada comunale –con l’autorizzazione del Comune– aveva violato il proprio diritto d’autore.

Sul punto, il giudice –effettuati gli accertamenti necessari- ha ritenuto che l’opera oggetto di causa realizzata dalla società “omissis” costituiva plagio delle precedenti opere dello scultore in quanto caratterizzate dalla stessa individualità rappresentativa tipica delle opere dell’artista. In effetti trattavasi di opere in “corten”, le quali erano esclusivamente riconducibili al medesimo soggetto. Per di più, la collaborazione dello scultore si era prematuramente interrotta e l’opera installata dalla società “omissis” era stata realizzata da questa traendo ispirazione –senza il consenso- proprio dai contributi offerti dallo scultore.

Conseguentemente, il Giudice ha condannato tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno morale subito dallo scultore quantificandolo in “un importo pari alla metà del valore che l’artista aveva attribuito all’opera plagiata, realizzata per altro Comune”, ritenendo, invece, insussistente il danno patrimoniale dato che la realizzazione della stessa non prevedeva nessun corrispettivo in capo ai realizzatori. Accertata così la violazione del diritto d’autore, per meglio distinguere le varie tipologie di condotte di contraffazione, plagio e plagio-contraffazione il Tribunale ha ribadito quanto segue:

  1. si ha contraffazione qualora la violazione consista nello sfruttamento illecito dei soli diritti economici dell’autore –sia quando l’opera originale venga utilizzata abusivamente senza alcuna modifica, sia quando la stessa venga modificata dal contraffattore –ma rispettando il diritto di paternità dell’opera;
  2. si ha plagio quando si verifica l’illegittima appropriazione della paternità dell’opera e dei suoi elementi creativi. In tali ipotesi, sussiste la violazione sia del diritto morale d’autore che del diritto di utilizzazione economica;
  3. si ha invece plagio-contraffazione quando l’opera viene riprodotta illecitamente ed attribuita ad un soggetto diverso dal suo autore.

Nel caso in esame, i giudici nel richiamare il criterio della “medesima individualità rappresentativa” hanno accertato che i tratti essenziali delle opere dello scultore erano ben presenti nel manufatto oggetto di causa, così da renderlo sostanzialmente una copia del repertorio dell’artista.

Cloud computing e copia privata: il parere dell’Avvocato Generale UE

Avv. Alessandro La Rosa

Con l’atteso parere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Torino in merito alla causa promossa da VCAST Limited (Vcast) contro Reti Televisive Italiane s.p.a. (RTI), l’Avvocato Generale della CGUE (Causa C-265/16), ha chiarito quando la videoregistrazione in cloud può considerarsi lecita. Con il nome «cloud computing», ci si riferisce all’accesso, attraverso una rete di telecomunicazione (Internet), on demand, a risorse informatiche condivise dove l’utente non acquista né noleggia attrezzature informatiche concrete, ma utilizza, sotto forma di servizi, le risorse dell’infrastruttura appartenente a un terzo.

Nel caso specifico, la Vcast fornisce un servizio di registrazione online di emissioni televisive, liberamente accessibili per via terrestre nel territorio italiano, mediante captazione “del segnale televisivo diffuso per via terrestre (mediante onde hertziane) e registra la fascia oraria scelta dall’utente sul supporto di memorizzazione su cloud da quest’ultimo indicato”.

In linea di principio, afferma l’AG, “fintantoché è l’utente ad assumere l’iniziativa della riproduzione e a definirne l’oggetto”, l’eccezione per copia privata può ritenersi applicabile anche se effettuata in un’area di memorizzazione sul cloud (punto 28).

Il nodo della questione è però verificare quale sia la modalità di accesso all’oggetto della riproduzione, se cioè tale accesso avvenga in modo lecito o meno: “il beneficio dell’eccezione per copia privata è subordinato alla liceità della fonte della riproduzione” (punto 32); l’oggetto della stessa, quindi, non deve essere contraffatto o piratato (punto32).

Quindi, prima di avere il diritto di effettuare una riproduzione per il proprio uso privato, l’utente deve aver avuto accesso in modo lecito all’opera di cui trattasi (punto 33).

Ebbene, nel caso specifico, afferma l’AG, tale condizione non è soddisfatta in quanto la VCAST mette a disposizione dei propri utenti le emissioni degli organismi televisivi italiani -il che costituisce una forma di comunicazione al pubblico- senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore (punto 41). Quindi, mentre l’atto di riproduzione stesso può, in linea di principio, beneficiare dell’eccezione per copia privata, così non avviene per l’atto preliminare di abusiva messa a disposizione che costituisce la fonte di tale riproduzione: “Affinché l’intera operazione sia lecita, la messa a disposizione deve dunque essere lecita, in quanto la sua illiceità escluderebbe l’applicazione dell’eccezione” (punto 40).

A ragionare diversamente “gli organismi televisivi sarebbero privati della tutela dei propri diritti d’autore a causa della possibilità di accedere liberamente alle loro emissioni” (punto 44) tant’è che la Corte Ue ha ripetutamente stabilito che la comunicazione al pubblico di emissioni televisive, da parte di soggetti diversi dagli operatori iniziali, attraverso diversi strumenti di diffusione e diretta ad un pubblico “nuovo”, necessita della iniziale autorizzazione del titolare dei diritti (punti 46-51, per approfondimenti vd. http://www.diritto.it/docs/38377-la-cgue-sulla-nozione-di-comunicazione-alpubblico).

In conclusione, afferma l’AG, un servizio come quello di Vcast è incompatibile con la ratio dell’eccezione per copia privata e con il “test a tre fasi” previsto dall’articolo 5, para 5, della Direttiva 2001/29: “nel caso di copie di opere provenienti da fonti illegali, la Corte ha dichiarato che l’applicazione dell’eccezione per copia privata arrecherebbe un pregiudizio ingiustificato ai titolari dei diritti d’autore, in quanto sarebbero obbligati a tollerare, oltre all’uso delle opere nella sfera privata degli utenti, atti di pirateria” (punto 64). Inoltre un siffatto servizio sarebbe incompatibile con il diritto al normale sfruttamento delle emissioni da parte dell’organismo televisivo: perché “la registrazione di un’emissione televisiva consente, in primo luogo, di guardare tale emissione al di fuori della fascia oraria nella quale è stata programmata e, in secondo luogo, di conservarne una copia per guardarla una seconda volta o per trasferirla su un apparecchio diverso dal televisore, ad esempio su un apparecchio portatile. Ciò costituisce dunque un servizio aggiuntivo rispetto alla radiodiffusione iniziale. Gli organismi televisivi potrebbero voler fornire essi stessi un simile servizio, così sfruttando le opere di cui detengono i diritti e ricavandone ulteriori introiti. Il fatto che tale servizio sia fornito dalla VCAST senza l’autorizzazione di detti organismi televisivi arreca dunque pregiudizio a tale forma di sfruttamento delle opere” (punto 67).

Non solo, correttamente evidenzia l’AG che un servizio siffatto integra gli estremi della concorrenza sleale: “La VCAST è in concorrenza diretta con tali organismi nel mercato pubblicitario. Dal momento che la VCAST sfrutta senza autorizzazione opere i cui diritti d’autore sono detenuti da detti organismi televisivi, tale concorrenza diviene sleale. Autorizzare una siffatta concorrenza mediante il meccanismo dell’eccezione per copia privata sarebbe necessariamente in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere di cui trattasi” (punto 68).

Contraffazione di marchi nei mercati online: il coinvolgimento dell’hosting provider

Avv. Alessandro La Rosa

Rolex Italia s.p.a. -distributrice in Italia in via esclusiva degli omonimi orologi e cronografi prodotti dalla celebre casa di orologeria Rolex SA- ha richiesto ed ottenuto misure inibitorie ante causam (assistite da penale) per violazione dei diritti di privativa (diversi marchi, per esempio “Rolex”) nei confronti di I.T.M. Sagl Trgovina D.O.O.-società slovena- Innovative Technologie & Materials Sagl in Liquidazione –società svizzera, consorella della prima- ed Aruba s.p.a.-in qualità di hosting provider. La ricorrente lamentava condotte contraffattorie nonché sleali da parte delle resistenti ed in particolare di I.T.M –titolare di due siti visibili in Italia ove venivano promossi in vendita orologi a muro contraffatori a marchio “Rolex”, per di più dotati delle medesime forme di celebri modelli della famosa Casa- e Innovative Technologie, che nella catena contraffattoria si occupava della commercializzazione e della spedizione dei prodotti. Come detto, il contraddittorio è stato altresì esteso ad Aruba s.p.a. –in qualità di hosting provider– per violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 70/2003, chiedendo che nei suoi confronti venisse disposta la disattivazione totale dell’accesso di uno dei due siti (www.rolexdaparete.com) e la rimozione selettiva del materiale illecito caricato sull’altro sito (www.tecmer.it) entrambi ospitati sui server della resistente. Nei confronti dell’hosting provider –pur sempre nei limiti di un procedimento sommario e dunque senza entrare nel merito della responsabilità- il Tribunale ha ritenuto non rilevanti le difese di Aruba s.p.a. la quale aveva sostenuto di essersi immediatamente attivata a seguito delle diffide di controparte, avendo intimato al suo cliente (I.T.M.) di adempiere a quanto richiesto da Rolex Italia e avendo informato tempestivamente la competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 70/2003. L’hosting provider aveva eccepito inoltre la cessazione della materia del contendere, in quanto nel frattempo entrambi i siti erano stati oscurati, sostenendo infine l’impossibilità di procedere all’oscuramento degli indirizzi IP, in quanto allo stato non univoci, dunque assegnati anche a siti web di terzi estranei alla lite e dai contenuti leciti. Con riferimento a tali difese, il giudice milanese si è pronunciato affermando che l’eventuale esonero di responsabilità di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003 non può essere indagato in questa sede ma piuttosto in un giudizio di merito per il risarcimento danni. In questa sede il Tribunale, dopo aver rilevato che i siti ospitati sui server di Aruba pubblicizzavano prodotti contraffattori, ha ritenuto di poter adottare provvedimenti inibitori nei confronti della resistente, legittimata passiva all’azione inibitoria (CG 12 luglio 2011 in C-324/09 Oreal Bay, CG 27.3.2014 C-314/2012 Telekabel) per impedire la reiterazione dell’illecito. Il Giudice milanese ha infatti confermato il principio –costante nella giurisprudenza della Sezione Impresa– che la parziale cessazione del comportamento controverso dopo la notifica del ricorso d’urgenza non è comunque sufficiente ad evitare l’assunzione del comando inibitorio invocato in sede cautelare dal soggetto leso ed ha stabilito che l’ordine inibitorio –assistito da penale- deve consentire una tutela effettiva ed efficace al soggetto leso: deve cioè avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di internet.

Il Tribunale ha quindi ordinato ad Aruba di impedire, attraverso modifica delle chiavi d’accesso, che i siti web www.rolexdaparete.com e www.tecmer.it siano visibili ed accessibili a chiunque e da qualsiasi postazione remota; ed ha altresì ordinato di trasferire i nomi a dominio rolexdaparete.com e tecmer.it a favore di Rolex Italia s.p.a..

Strumenti di controllo della prestazione del lavoratore: inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite

La Corte di Cassazione affronta nuovamente l’annoso tema dei controlli difensivi e delle problematiche sottese agli strumenti di controllo della prestazione lavorativa del dipendente, ribadendo, con la recentissima sentenza n. 13019 del 24 maggio 2017, l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti qualora le modalità di controllo operate dal datore di lavoro siano illegittime.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda la censura proposta dalla società datrice di lavoro, sotto il profilo della violazione di legge e dell’error in procedendo, avverso la statuizione della Corte territoriale in ordine all’inutilizzabilità delle riprese effettuate dall’agenzia investigativa ai fini della prova dell’addebito contestato, riguardante l’appropriazione da parte del lavoratore del corrispettivo incassato per la vendita dei prodotti per i quali non aveva emesso lo scontrino (il ricorrente svolgeva mansioni di banconista a bordo delle navi traghetto in servizio sullo stretto di Messina).

La Suprema Corte ha respinto il motivo di gravame della società che lamentava che i filmati realizzati da una agenzia investigativa, effettuati attraverso l’utilizzo di una telecamera non autorizzata, non erano stati ritenuti una valida prova da parte del giudice, nonostante l’assenza nel codice di rito di una norma che precluda l’uso di prove illegittimamente acquisite alla stregua dell’art. 191 c.p.p.

La sentenza si segnala per aver “sdoganato” anche nel processo civile il principio della inutilizzabilità di una prova illegittimamente acquisita.

La violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori impedisce al Giudice, quindi, di applicare la regola “male captum bene retentum” che fino ad ora era prevalente.

Ne deriva, pertanto, che gli elementi ottenuti a seguito di tali controlli risultano inutilizzabili ai fini probatori perché illegittimamente  acquisiti.

La proprietà Intellettuale insostituibile fattore di crescita e competitività a livello mondiale

Nel corso del World Intellectual Property Day di Londra è stata presentata l’edizione 2017 Rapporto della Camera di commercio internazionale (ICC), “The ICC Intellectual Property Roadmap – Current and emerging issues for business and policymaker”. La guida, risultato della collaborazione di più di ottanta esperti in proprietà intellettuale, affronta i punti chiave che hanno portato, negli ultimi anni, a un rimodellamento della disciplina della proprietà intellettuale. In particolare il rapporto evidenzia che sia per l’industria che per le aziende di piccole e medie imprese la Proprietà Intellettuale è un insostituibile fattore di crescita e competitività a livello mondiale.

Lo studio invita a seguire con urgenza la roadmap indicata per armonizzare legislazioni diverse tra loro e cooperare tra i vari soggetti portatori di diritti, al fine di chiudere i varchi lasciati dal legislatore ove si insinuano contraffazione e pirateria, che ‘bruciano’ investimenti, posti di lavoro, competitività e guadagni. Infatti, sostengono i ricercatori, che la proprietà intellettuale sia un bene prezioso in quanto genera ricavi, migliora bilanci societari e nazionali, aumenta il valore degli asset, produce benessere e migliora la qualità della vita di ogni cittadino.

Marchio Lambretta decaduto per non uso

Con la sentenza dello scorso 28 marzo, n. 7970 la Cassazione civile, ha confermato quanto deciso dalla Corte di Appello di Milano (12 aprile 2013), ovvero dichiarando libero l’uso di nomi relativi a marchi già registrati, ma non più usati da almeno cinque anni dalle imprese titolari. Il caso si riferisce al noto marchio “Lambretta”, non più utilizzato dal 1985 dalla titolare, e altresì impiegato dalla società Scooters of India Limited.

Secondo la Suprema Corte, non è tanto la notorietà di un marchio ad essere tutelata dalla legge, quanto il suo uso. Se dunque il legittimo titolare di un marchio ne avrà interrotto l’uso per più di cinque anni, pur mantenendo la titolarità non potrà impedirne l’utilizzo da parte di terzi.

Corte di Giustizia Europea: è lecito creare link ad opere di terzi?

Avv. Alessandro La Rosa

Attraverso la recente sentenza C-527/15 del 26 aprile 2017, la Corte di Giustizia Europea ha fornito importanti indicazioni in merito alle conseguenze derivanti dal reclamizzare, all’interno della propria pagina web, contenuti di terzi tutelati dal diritto d’autore.

Nel caso di specie postosi all’attenzione dell’organo giudicante europeo, un’azienda titolare di un sito di e–commerce vendeva sulla propria piattaforma un lettore multimediale integrato da delle particolari estensioni (c.d. “add-ons”), mediante le quali, una volta collegato il lettore multimediale ad uno schermo, l’utilizzatore del lettore avrebbe potuto accedere – senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore – ad una serie di siti web contenenti opere protette. Tale fondamentale aspetto veniva ovviamente reclamizzato all’interno della piattaforma di e-commerce, nella quale si sottolineava come il descritto lettore multimediale avrebbe consentito di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su internet senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva.

Alla luce di tali circostanze, la Corte di Giustizia Europea è giunta alla conclusione di ritenere integrata una violazione del diritto d’autore dal momento che, nel caso in analisi, il gestore della piattaforma e-commerce ha coscientemente consentito “ai suoi clienti l’accesso a un’opera protetta” diffusa sul web – in difetto dell’autorizzazione del titolare dei diritti -, ponendo in essere una comunicazione al pubblico illecita (punto 31).

Sotto altro profilo, nella pronuncia in commento, è stato evidenziato che l’operatore che ponga in essere “un atto di riproduzione” è esentato dall’ottenere il consenso del titolare dei diritti, solo qualora “tale atto”: (i) “sia temporaneo”; (ii) “sia transitorio o accessorio”; (iii) “sia parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico”; (iv) “sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera”; (v) “sia privo di rilievo economico proprio” (punto 60), chiarendosi che “tali requisiti hanno carattere cumulativo, nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione” non può avvenire in difetto della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti (punto 61).