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La misura “Marchi +3”

Avv. Alessandro La Rosa

Via libera dal 7 marzo 2018 alla presentazione di domande per marchi europei ed internazionali tramite le nuove agevolazioni del MISE. La misura “Marchi +3”, proposta dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere a sostegno della capacità innovativa e competitiva delle PMI, mira ad un piano di incentivo dell’estensione dei marchi nazionali a livello europeo ed internazionale tramite formule di rimborso a sportello delle spese sostenute dalle imprese nazionali.

Le risorse messe a disposizione dal MISE ammontano complessivamente a € 3.825.000,00 e consentiranno depositi presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) e l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Possono partecipare al bando tutte le imprese micro, piccole o medie aventi sede legale ed operativa in Italia, costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese ed in regola con il versamento del diritto camerale annuale.

Le agevolazioni rivolte al deposito di marchi europei consentono di far recuperare le spese sostenute per la progettazione del nuovo marchio, per le ricerche d’anteriorità, per l’assistenza legale per la tutela del marchio in caso di rifiuto della domanda di registrazione e per le tasse di deposito, purché entro il tetto massimo di 6.000,00 euro per ciascuna domanda di marchio presentata presso l’EUIPO. Per il deposito di marchi internazionali, invece, le spese ammesse vengono rimborsate nel limite dell’80% con un tetto massimo di 6.000,00 euro per ciascuna domanda per singolo Paese e di 7.000,00 euro per la registrazione in due o più Paesi. Un incentivo maggiore viene accordato in caso di depositi nei Paesi più critici per l’internazionalizzazione delle imprese italiane: ovvero la Cina e gli USA; per questi Paesi, la percentuale rimborsabile arriva al 90% delle spese ammissibili. L’agevolazione massima concessa a ciascuna impresa per entrambe le tipologie di estensione, europea o internazionale, è pari a 20.000,00 euro. Maggiori dettagli alla pagina web: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037465-marchi-3 .

Decadenza di marchi e brevetti inutilizzati ma difesi per ostacolare i concorrenti

Avv. Alessandro La Rosa

Un marchio deve essere dotato dei requisiti della novità e capacità distintiva (sicché, nel caso di specie, il segno del noto scooter “Innocenti Lambretta” non potrebbe coesistere con il segno “Lambretta Innocenti”). Ma il ricorso per cassazione è inammissibile tutte le volte in cui il motivo si risolva in un’interpretazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi ammessi in sede d’appello, dunque in una censura di merito (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20717).

In tema di regole sulla descrizione del brevetto e delle caratteristiche di un prodotto, può procedersi all’interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni, poiché esse devono essere interpretate alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dunque anche dai disegni, che sono espressamente richiamati dall’articolo 52, comma 2, c.p.i. (D.Lgs n. 30/2005). Pur in assenza di un danno emergente, l’attività illecita contraffattiva posta in essere dal concorrente sussiste sotto il profilo del lucro cessante essendo sufficiente la prova dell’avvenuta vendita del prodotto contraffatto, non trovando alcun riscontro la tesi secondo cui l’esibizione delle scritture contabili può essere disposta ai soli fini della liquidazione di un danno già provato e non anche ai fini della prova della sussistenza di un danno. Nell’accertata impossibilità di determinare l’ammontare degli utili conseguiti dal contraffattore, può procedersi alla liquidazione del lucro cessante secondo il criterio della royalty, come previsto dall’articolo 125, comma 2, c.p.i. (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20716).

L’intenzione di impedire a un terzo di commercializzare un prodotto, in talune circostanze, può caratterizzare la malafede del richiedente e ciò si verifica in particolare qualora quest’ultimo abbia fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire l’accesso di altri nel mercato (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20715).

Il “rideposito” del brevetto, compiuto al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, di un marchio rimasto inutilizzato per tre anni ex articolo 42 Rd n. 929/1942 ratione temporis, effettuato al solo scopo di impedirne la decadenza, pur esprimendo la volontà di farne prima o poi uso, non è sufficiente a fare superare la sanzione della decadenza del marchio disposta dal legislatore quando il marchio sia già in uso o sia stato registrato da altri nel frattempo, non rilevando, a tale fine, la persistente notorietà del marchio né richiedendosi la perdita completa della sua capacità distintiva (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 marzo 2017 n. 7970).

Nel campo dei brevetti, tutte le volte in cui le sole rivendicazioni che caratterizzano il trovato non siano di per sé sufficienti a descriverlo chiaramente, i limiti della sua protezione possono individuarsi oltre che per mezzo di esse, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, c.p.i. (D.Lgs n. 30/2005), secondo cui nell’interpretazione del brevetto va privilegiata la rivendicazione rispetto alla descrizione, anche attraverso la descrizione dello stesso brevetto (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 luglio 2016 n. 15705).

Sebbene ogni domanda di brevetto debba avere ad oggetto una sola invenzione, potendo peraltro la domanda consistere in un complesso di più elementi inventivi oggetto di rivendicazioni plurime, qualora sia stata concessa la registrazione relativa a rivendicazioni prive dei requisiti di autonoma proteggibilità, è ammessa la nullità parziale del brevetto, che conserva la validità delle rivendicazioni concorrenti dotate dei requisiti di legge per essere brevettate, anche con riferimento a un brevetto di combinazione (articolo 79 Rd n. 1127/1939) (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 marzo 2012 n. 4739).