Contraffazione di marchi nei mercati online: il coinvolgimento dell’hosting provider

Avv. Alessandro La Rosa

Rolex Italia s.p.a. -distributrice in Italia in via esclusiva degli omonimi orologi e cronografi prodotti dalla celebre casa di orologeria Rolex SA- ha richiesto ed ottenuto misure inibitorie ante causam (assistite da penale) per violazione dei diritti di privativa (diversi marchi, per esempio “Rolex”) nei confronti di I.T.M. Sagl Trgovina D.O.O.-società slovena- Innovative Technologie & Materials Sagl in Liquidazione –società svizzera, consorella della prima- ed Aruba s.p.a.-in qualità di hosting provider. La ricorrente lamentava condotte contraffattorie nonché sleali da parte delle resistenti ed in particolare di I.T.M –titolare di due siti visibili in Italia ove venivano promossi in vendita orologi a muro contraffatori a marchio “Rolex”, per di più dotati delle medesime forme di celebri modelli della famosa Casa- e Innovative Technologie, che nella catena contraffattoria si occupava della commercializzazione e della spedizione dei prodotti. Come detto, il contraddittorio è stato altresì esteso ad Aruba s.p.a. –in qualità di hosting provider– per violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 70/2003, chiedendo che nei suoi confronti venisse disposta la disattivazione totale dell’accesso di uno dei due siti (www.rolexdaparete.com) e la rimozione selettiva del materiale illecito caricato sull’altro sito (www.tecmer.it) entrambi ospitati sui server della resistente. Nei confronti dell’hosting provider –pur sempre nei limiti di un procedimento sommario e dunque senza entrare nel merito della responsabilità- il Tribunale ha ritenuto non rilevanti le difese di Aruba s.p.a. la quale aveva sostenuto di essersi immediatamente attivata a seguito delle diffide di controparte, avendo intimato al suo cliente (I.T.M.) di adempiere a quanto richiesto da Rolex Italia e avendo informato tempestivamente la competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 70/2003. L’hosting provider aveva eccepito inoltre la cessazione della materia del contendere, in quanto nel frattempo entrambi i siti erano stati oscurati, sostenendo infine l’impossibilità di procedere all’oscuramento degli indirizzi IP, in quanto allo stato non univoci, dunque assegnati anche a siti web di terzi estranei alla lite e dai contenuti leciti. Con riferimento a tali difese, il giudice milanese si è pronunciato affermando che l’eventuale esonero di responsabilità di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003 non può essere indagato in questa sede ma piuttosto in un giudizio di merito per il risarcimento danni. In questa sede il Tribunale, dopo aver rilevato che i siti ospitati sui server di Aruba pubblicizzavano prodotti contraffattori, ha ritenuto di poter adottare provvedimenti inibitori nei confronti della resistente, legittimata passiva all’azione inibitoria (CG 12 luglio 2011 in C-324/09 Oreal Bay, CG 27.3.2014 C-314/2012 Telekabel) per impedire la reiterazione dell’illecito. Il Giudice milanese ha infatti confermato il principio –costante nella giurisprudenza della Sezione Impresa– che la parziale cessazione del comportamento controverso dopo la notifica del ricorso d’urgenza non è comunque sufficiente ad evitare l’assunzione del comando inibitorio invocato in sede cautelare dal soggetto leso ed ha stabilito che l’ordine inibitorio –assistito da penale- deve consentire una tutela effettiva ed efficace al soggetto leso: deve cioè avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di internet.

Il Tribunale ha quindi ordinato ad Aruba di impedire, attraverso modifica delle chiavi d’accesso, che i siti web www.rolexdaparete.com e www.tecmer.it siano visibili ed accessibili a chiunque e da qualsiasi postazione remota; ed ha altresì ordinato di trasferire i nomi a dominio rolexdaparete.com e tecmer.it a favore di Rolex Italia s.p.a..